첨단기술 어디까지 왔나 - 자동화기술관련발명의 출원 및 기술동향(4)

김원준 한국발명진흥회 1986 發明特許 Vol.11 No.12

넓은 Claim 좁은 Claim 및 그들에 대한 고찰(1) - (미국 특허 Claim 작성실무를 중심으로)

김원준 한국발명진흥회 1994 發明特許 Vol.19 No.2

중국특허청의 최근동향과 특허경쟁력 분석(완)

김원준 한국발명진흥회 1993 發明特許 Vol.18 No.10

제35권3호 발간사

김원준 전남대학교 법학연구소 2015 법학논총 Vol.35 No.3

넓은 Claim 좁은 Claim 및 그들에 대한 고찰(2) - (미국 특허 Claim 작성실무를 중심으로)

김원준 한국발명진흥회 1994 發明特許 Vol.19 No.3

특허무효에 기한 기지급 실시료의 반환에 관한 연구 - 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 -

김원준 전남대학교 법학연구소 2016 법학논총 Vol.36 No.1

The patent holder can sign the license agreement based on the registration of the patent and the license fee can be paid by the patent user. However, in case when the invalidity of the patent is applied retroactively, the validity of the license agreement and the scope of return of the advance payment may constitute a problem. Unless the patented invention that is purposed to be licensed cannot be conducted, the agreement should not be considered to be in the state of impossibility of performance originally from the time of the license agreement, in spite of the retroactive invalidity of the patent, but be considered to be in the state of impossibility of performance from the time when the invalidity of the patent is settled. Therefore, unless the license agreement was originally in the state of impossibility of performance, or if there is any reason of invalidity of the license agreement itself, it should not be considered to obligatory to return the part of the advance payment corresponding to the effectively remaining period of the license agreement as an unjust enrichment from the patent holder to the patent user, even though the patent is settled as invalid after the contract has been made. The relevant judgement justified its ruling regarding whether the patent holder should be under the obligation to return the license fee already paid by the patent user as an unjust enrichment in case when the patent is settled to be invalid after the contract has been made as follows: “Unless the license agreement was originally in the state of impossibility of performance, or if there is any reason of invalidity on the license agreement itself, it should not be considered obligatory to return the part of the advance payment corresponding to the effectively remaining period of the license agreement as an unjust enrichment, even though the patent is settled as invalid after the contract has been made.” It has a significant meaning from the perspective that the relevant judgement justified its ruling regarding the controversy over the obligation to return the advance payment in case when the patent is settled to be invalid after signing the agreement, as the patent holder is under no obligation to return the advance payment to the patent user as an unjust enrichment; simultaneously, it has a significant meaning from the perspective that, for the first time, it clearly describes that the license agreement may not be cancelled in principle due to the mistake other than due to the originality of impossibility of performance. Furthermore, the conclusion of the relevant judgement is considered to be appropriate in that it supports the common view, i.e. the denial of obligation to return of the advance payment and in that it considers the protection of the patent holder. 특허권자는 특허가 등록된 것을 토대로 특허실시계약을 체결하고 이에 기하여 특허실시자로부터 실시료를 지급받을 수 있다. 그러나 특허가 무효로 확정된 경우, 특허실시계약의 효력이 어떻게 되는지, 기지불한 실시료를 부당이득으로 어느 범위까지 반환해야 하는지가 문제된다. 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결(이하 대상판결이라 한다)은 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부에 대하여, 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 없다.고 판시하였다. 대상판결은 특허발명의 실시계약을 체결한 이후 그 대상인 특허가 무효로 확정되는 무효로 확정되는 경우 이에 따른 기지급 실시료의 반환의무에 대한 그 동안의 논란에 대하여, 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 없다고 판시하고, 동시에 원칙적으로 실시계약이 원시적 이행불능이 아니고 착오를 이유로 취소할 수도 없다는 점을 최초로 명시하였다는 점에서 그 의의가 있다고 하겠다. 또한 대상판결은 통설인 기지불 실시료 반환의무 부정설을 지지하는 판결이고, 특허권자의 보호를 고려한 측면이 있기 때문에 대상판결의 결론은 타당하다고 생각한다.

[기술해설]컴퓨터 소프트웨어 발명의 법적 보호

김원준 한국정보과학회 1997 정보과학회지 Vol.15 No.12

Prostaglandin의 약리학적작용

김원준 대한정형외과학회 1983 대한정형외과학회지 Vol.18 No.3

스텝인덱스 단일모드 광섬유의 최소분산 특성에 관한 연구 ( A Study on the Minimum Dispersion Characteristics on Step Index Single Mode Optical Fibers )

김원준,장대석,이상설 한국통신학회 1987 한국통신학회 학술대회논문집 Vol.6 No.1

소프트웨어 특허의 현황과 미국 소프트웨어 판례 동향

김원준 전남대학교 법학연구소 2016 법학논총 Vol.36 No.3

ocessing by the software (SW) should be concretely demonstrated by the use of the hardware. In 1981, the U.S. Supreme Court in Diamond v. Diehr ruling acknowledged for the first time the patentability of the invention method which included the computer program that numerically controlled the rubber forming fixation. In addition, the Supreme Court in 1995 has granted the patent of recording medium type in which a computer program was recorded in the In re Lowry incident. Furthermore, the CAFC in 1998 has acknowledged the patentability of the business method in the State Street Bank case, and it served as a momentum for expanding the patentable ground for SW patents. In the Supreme Court ruling of the Bilski case in June 28, 2010, the risk hedging method appealed by Bilski was ruled as unpatentable as it corresponds to an abstract idea. In the Alice v. CLS bank case in May 2013, the computer processing method invention and the invention of the medium which enables the reading of the command language of the method invention through computer were ruled as unpatentable due to them being deemed as abstract ideas. The experts in the industry are concerned that as a result of the Alice v. CLS bank ruling, many SW patents may turn invalid. In 2006, after the eBay ruling, through rulings such as limitation to the injunction system, limitation of the SW patentability, and denial of the patentability of an amino acid sequence of a protein observed under natural conditions, the Supreme Court ruling has been showing a rather frigid trend towards the patentees. The attitude of the ruling in the past 10 years may signal the decline of Pro-patent policy. Such an attitude in the ruling may have a strong policy dimension which aims to suppress the increasing patent litigations caused by the advent of patent trolls and the abuse of rights by the patentees. In the fourth SW industry development, the environment in which the existing SW was used became networked, and the area of the SW industry has gone beyond the traditional area of the past of being comprised of IT service, package SW, embedded SW, and open SW, to become further expanded. As the patent troll(NPE) prefers the SW patent, the infringement of the patent lawsuits became focused on the IT industry. It is expected that the U.S. will continue to drive its Pro-patent policy which pursues a continuous economic growth by strengthening of the intellectual property while leading in the knowledge-based economic system in order to respond to the age of the fourth revolution in the 21stcentury. The intellectual property strategy of the US aims to recover the innovative potential of the U.S. by creating new jobs, fostering new business and creating new industry. The policy of the PTO focuses on the protection of the intellectual property, firm international enforcement of the patent law and reform of the patent system. 비즈니스 관련 발명(BM 발명)에 해당하려면 컴퓨터상에서 소프트웨어(Software: SW) 에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 1981년 대법원은 Diamond v. Diehr 판결에서 고무 성형 고정을 수치 제어하는 컴퓨터 프로그램을 포함하는 방법 발명에 대하여 최초로 특허적격성을 인정하였다. 또한 대법원은 1995 년 In re Lowry 사건에서 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체 형식의 특허를 허여하였다. 또한 CAFC는 1998년 State Street Bank 사건에서 영업방법 발명에 대한 특허적격성을 인정하였고, SW 특허대상이 확대되는 계기가 마련되었다. 2010년 6월 28일 대법원이 내린 Bilski 판결에서 Bilski가 청구한 위험회피방법(risk hedging method)의 발명은 추상적인 아이디어에 해당되므로 특허받을 수 없다고 판시하였다. 2014년 Alice v. CLS Bank 판결에서 Alice사의 컴퓨터로 처리하는 방법 발명 및이 방법 발명에 관한 명령어를 담은 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 발명이 추상적인 아이디어에 불과하다면서 특허무효로 판결했다. 전문가들은 Alice 판결의 영향으로 SW 특허가 무효가 될 수 있다는 많은 우려가 있다. 2006년 eBay 판결 이후 대법원의 판결은 가처분 제도의 제한, SW 특허적격성의 제한, 자연상태에서 발견되는 단백질의 아미노산 서열의 특허적격성 부인 등으로 특허권자에 대하여 냉랭한 경향을 보이고 있다. 이러한 판결의 태도는 특허괴물의 출현으로인한 특허침해소송의 증가와 특허권자의 권리남용을 억제하려는 정책적 측면이 강하다고 생각한다. SW 산업 발전의 제4기에는 기존의 SW들이 사용되는 환경이 네트워크화되었고, SW 산업의 영역은 IT 서비스, 패키지 SW, 임베디드 SW, 공개 SW로 구성되던 과거의 전통적인 SW 영역을 넘어서서 그 영역이 확대되었다. 특허괴물이 SW 특허를 선호하기 때문에 특허권침해소송은 IT분야에 집중되었다. 미국은 21세기 제4차 산업혁명의 시대에대응하기 위하여 지식기반 경제 체제를 주도하면서 지식재산권 강화를 통하여 지속적경제성장을 추구하는 Pro-patent 정책을 계속 추진할 것으로 보인다. 미국의 지식재산 전략은 새로운 일자리를 창출하고, 새로운 사업을 육성하고, 새로운 산업 창출로 미국의 혁신 잠재력을 되살리는 것을 목표로 한다. PTO의 정책은 지식재산권의 보호 및 특허법에 대한 강한 국제적 이행과 특허제도의 개혁에 중점을 두고 있다.