유럽연합 디자인법에서의 미등록공동체디자인의 보호

차상육(Cha Sang Yook) 한국정보법학회 2011 정보법학 Vol.15 No.1

미등록공동체디자인권(UCD)은 유럽공동체디자인규정(CDR) 아래에서 디자인이 최초로 공동체역내의 공중의 이용에 제공된 날로부터 무방식으로 권리가 발생하고 3년간 보호된다. 보호대상인 디자인의 정의 및 보호요건은 유럽공동체디자인지침과 같 다. 유럽공동체디자인규정에 있어서 미등록공동체디자인권의 디자인의 정의는 등록 공동체디자인권과 동일하다. 보호요건도 등록공동체디자인권(RCD)과 마찬가지이다. 유럽연합 디자인법에서는 신규성과 독특성 2가지 요건을 충족하여야 디자인을 보호한다. 미등록공동체디자인권의 효력은 저작권과 같이, 제3자가 독자 창작한 경우에는 미치지 않는 모방금지권이다. 미등록공동체디자인은 등록공동체디자인과 달리 유럽공동체상표디자인청(Office for Harmonization in the Internet Market; OHIM)에 등록출원절차를 거칠 필요가 없다. 이와 대조적으로, 등록공동체디자인권(RCD)은 유럽공동체상표디자인청(OHIM)에 출원 및 등록한 때부터 발생하고, 공동체전역에 미치는 단일한 권리이다. 보호기간은 출원일로부터 최장 25년간이다. 등록공동체디자인권(RCD)은 제3자가 독자적으로 창작한 경우에도 권리의 효력이 미치는 절대적 독점권이다. 미등록공동체디자인권(UCD)의 침해소송은 공동체디자인법원이 관할을 가진다. 미등록공동체디자인권은 등록공동체디자인권과 달리, 권리의 유효성이 추정되지 않으므로 권리자가 유효성을 입증할 필요가 있고, 피고는 항변이나 반소로 다툴 수 있다. An unregistered Community design right shall come into existence, without formality requirements, on the date when the design was first made available to the public within the Community, and shall be protected for three years from that date under the European Community Design Regulation. The definition of a design to be protected and the requirements for protection are the same as provided under the European Community Design Directive. An unregistered Community design is defined by the CD regulation in the same way as the registered Community design. The requirements for protection are the same as those for protection of a registered Community design. The EU design law grants protection to designs which fulfil the twin criteria of novelty and individual character. Similar to copyright, an unregistered Community design is the right to prohibit imitation, which cannot be exercised in respect of an independent work of creation by a third party. Unlike a registered Community design, We do not have to file an application at the Office for Harmonization in the Internal Market (hereinafter called OHIM) to protect an unregistered design. In contrast, a registered Community design right is a unitary right throughout the Community that comes into existence upon registration based on an application at the OHIM. The term of protection shall be up to 25 years from the filing date. Infringement proceedings shall be subject to the jurisdiction of Community design courts. Unlike a registered Community design, an unregistered Community design is not presumed to be valid, and therefore the right holder should prove its validity whereas the defendant may contest validity by way of a plea or with acounterclaim.

디자인권 출원 키워드 분석을 활용한 디자인 트렌드 예측 가능성에 관한 연구

김누리(Kim, Nu Ri),조재경(Cho, Jae Kyung) 한국디자인문화학회 2016 한국디자인문화학회지 Vol.22 No.1

본 연구에서는 디자인권의 중요성과 역할에 대하여 알아보기 위해 대한민국의 대표 산업군의 소비재 품목인 휴대전화의 디자인권 출원 키워드를 전수조사하여 실제 출시 제품과 비교 분석하였다. 1991년 이후 부터 작성된 디자인권 통계에 따르면 휴대전화는 전체 출원된 디자인권 75만건 중 11.4%를 차지하여 일반 소비재 항목 중 가장 높은 출원 건수를 보였다. 또한 타 소비재 대비 기술의 발전과 디자인의 변화가 단시간에 이루어졌기에 가장 적합한 연구 대상이라고 판단하였다. 본 연구에 활용한 휴대전화 디자인권 출원 서지정보는 총 9,235건이며 대상 기간은 휴대전화의 태동기인 1980년부터 스마트폰 이전 휴대전화의 절정시기인 2009년까지이다. 연구 방법은 문헌조사법과 인터넷조사법을 병행하였으며 분석 방법은 비교분석 방법을 사용하였다. 연구를 위한 기초 자료 수집을 위해 특허청에서 운영하는 디자인맵 사이트와 한국특허정보원에서 운영하는 특허정보넷 키프리스 검색엔진을 활용하였으며 연구 대상기간에 해당되는 모든 휴대전화 관련 디자인권 서지정보를 분석하였다. 분석 정보에는 휴대전화의 디자인의 3대 성립요소인 형상, 모양, 색채를 규정하는 키워드, 제조사, 디자인권 출원년도 등이 포함 되어 있다. 실제 출시된 휴대전화 디자인 정보의 기초 자료는 제조사의 웹사이트와 선행 논문 등을 활용하여 수집하였다. 분석된 정보는 시대별인 1980년대, 1990년대, 2000년대 순으로 그 특징을 분류하였다. 연도별 대표 키워드와 가장 부합하는 디자인 형상을 시대별 대표 형상으로 정의하고 해당 형상이 동 시대의 대표적인 제품과 형태적으로 유사한지 상호 연관성을 비교하였다. 그 결과 디자인권 출원과 실제 제품과의 밀접한 상관관계가 있다는 것을 확인할 수 있었다. 그 예로 시장에 출시된 제품보다 길게는 2~3년, 짧게는 수개월의 앞서 향후 출시될 제품과 유사한 형태의 디자인 출원 비율이 늘어났음을 알 수 있었다. 따라서 디자인권 출원 분석은 새로운 트렌드 또는 변화가 생기기 전에 과거의 흐름을 이해하고 일어날 변화를 예측하기 위한 효율적인 도구로 활용할 수 있음을 확인하였다. 향후 디자인을 필요로 하는 다양한 산업분야에서 크리에이티브와 비즈니스를 자산으로 축적하기 위해서는 디자인권의 가치와 중요성을 더욱 체계적으로 검증해야 할 것이다. 더불어 디자인 지식재산권 데이터의 축적 및 분석 관련 다양한 방법론들이 연구될 것으로 기대한다. In order to investigate the importance and role of design right in this paper, complete enumeration survey has done for design right in mobile phone industry which is one of the most representative industries in Korea. The reason of survey regarding on mobile industry in Korea is that the ratio of mobile phone design right application is the highest in overall design right in general consumer product fields which is 11.4% out of 75,000 entire design right since 1991. Also, technology development speed in mobile industry is far rapid to compare with other industries so that mobile phone design has been changed rapidly in a short period of time. Total 9,235 of design patent bibliographies from 1980 to 2009 are used for this investigation. Both document investigation method, Internet research investigation method and comparison and analysis method are main methodologies for this investigation. Design right keywords and images are all collected from Kipris search engine and Design map website operated by the Korea Institute of Patent Information and Korea Intellectual Property Office. Market released mobile phone product information is collected from various website and papers. Design right keywords which contain three elements of establishment of design -shape, color and pattern- have extracted from patent bibliography. Each extracted keywords categorized by era(1980, 1990, and 2000). The design and shape best meets representatives were defined as age-specific keyword per year to verify that the shape represented stereotype products and morphological similarity to contemporary era. As a result, this study shows that design right and market release product has strongly co-related. For example, if a certain shape of mobile phone design right ratio increased, same or similar shape of mobile phone will be released to market after a certain period of time. Therefore, design patent analysis can be utilized as an efficient tool to predict future trend and understanding future changes.

자동차 대체부품 디자인권 제한과 WTO TRIPs의 양립 가능성

정민정 동아대학교 법학연구소 2022 國際去來와 法 Vol.- No.36

Manufacturers of finished cars currently register design rights for most of their maintenance parts. As a result, the automobile parts market has an exclusive distribution structure centered on OEM parts of finished car manufacturers, and the burden of parts costs on consumers continues to increase. In general, the design of alternative parts has a strong meaning as an indispensable aspect in securing the point of accurately executing the functions of the goods rather than aesthetics. In this situation, a bill has been proposed in the National Assembly that partially restricts the protection of design rights for alternative parts. In order for such restrictions on the effectiveness of design rights to be consistent with international norms, however, they must pass the three-step review of Article 26 (2) of the WTO TRIPs Agreement, an exception to the protection of design rights. Since there have been no WTO dispute settlement cases applying this clause so far, in this article, we have thus reviewed other exceptions that stipulate a three-step review method (Article 13 on copyright, Article 17 on trademarks, and Article 20 on patents) and examined three WTO cases applying each of these three provisions (US—Section 110(5) Copyright Act, EC—Trademarks and Geographical Indications, and Canada—Pharmaceutical Patents). According to the WTO panel’s interpretation of these three cases, restrictions on the design rights of alternative parts for automobiles are likely to fail to pass the three-step review of the WTO TRIPs Article 26 (2). However, the current interpretation of the WTO panel’s three-step review is considered to have undesirable results for society as a whole, and as an alternative, interpretations that compare rights holders, users, and social interests are being proposed. According to this alternative WTO interpretation theory, the limitation of the right to design alternative parts for automobiles can meet the requirements of Article 26 (2) of the WTO TRIPs. Restrictions on design rights for alternative parts of automobiles do not limit the entire design rights of design rights holders for all automobile parts. The limitations mentioned herein are applicable only to those that allow consumers to use automobile repair parts manufactured by small- and medium-sized parts makers other than design rights holders for repair purposes. This can be seen as an essential and appropriate limitation for the automobile industry. All things considered, according to an alternative interpretation that compares the interests of design rights holders and users, restrictions on design rights for alternative parts of automobiles may generally pass through three stages of screening, resulting in exceptions to design rights protection. 현재 완성차 제작사는 대부분의 정비용 부품에 대해 디자인권을 등록하고 있다. 그 결과 자동차 부품시장은 완성차 제작사의 OEM 부품을 중심으로 독점적 유통구조가 형성되어 소비자의 부품 비용 부담이 증가하고 있다. 대체부품의 디자인은 일반적으로 심미성보다는 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이라는 의미가 강하다. 이에 국회에서는 대체부품의 디자인권 보호를 일정 부분 제한하는 내용의 법률안이 제안되고 있다. 하지만 이와 같은 디자인권 효력 제한이 국제규범과 합치하기 위해서는 디자인권 보호의 예외조항인 WTO TRIPs 협정 제26조제2항의 3단계 심사를 통과해야 한다. 그런데 아직 동조항을 적용한 WTO 분쟁해결사건은 없기 때문에 이 글에서는 동조항과 마찬가지로 3단계 심사에 대해 규정하고 있는 다른 예외조항(저작권에 관한 제13조, 상표에 관한 제17조, 특허에 관한 제20조)을 검토하고, 이 세 조항을 각각 적용한 세 개의 WTO 사건(US – Section 110(5) Copyright Act, EC – Trademarks and Geographical Indications, Canada – Pharmaceutical Patents)을 살펴보았다. 이들 세 건에 대한 WTO 패널의 해석론에 따르면 자동차 대체부품 디자인권 제한은 WTO TRIPs 제26조제2항의 3단계 심사를 통과하지 못할 가능성이 높다. 한편 현재 WTO 패널의 3단계 심사에 대한 해석이 사회 전체적으로 바람직하지 않은 결과를 가져온다고 보고 그 대안으로 권리자와 사용자 및 사회 전체적 이익을 비교형량하는 해석론이 제안되고 있다. 이 같은 WTO 대안적 해석론에 따르면 자동차 대체부품 디자인권 제한은 WTO TRIPs 제26조제2항의 요건을 충족할 수 있다. 자동차 대체부품 디자인권 제한은 모든 자동차 부품에 대한 디자인 권리자의 디자인권을 제한하는 것이 아니다. 디자인 권리자가 아닌 다른 중소 부품업체가 수리 부품을 제조하고, 소비자가 이를 수리 목적으로 사용할 수 있도록 하는 데 한정된다. 이는 자동차 산업 분야에 꼭 필요하고 적합한 제한으로 볼 수 있다. 디자인 권리자와 사용자 등의 이익을 비교형량하는 대안적 해석론에 따르면 자동차 대체부품 디자인권 제한은 대체로 3단계 심사를 통과하여 디자인권 보호의 예외가 인정될 수 있다.

사용성관점에서 디자인권 출원 프로세스의 인터페이스 디자인 개선방향에 관한 연구

김유나,정도성 한국인더스트리얼디자인학회 2016 산업디자인학연구 Vol.10 No.4

Worldwide patents, design rights dispute that has emergedlike apple vs Samsung vs HUAWEI. South Korea filed apatent last year's total of 21 million recorded based onpatent application number No. 1 world, but Applicationof design rights in intellectual property filed with the lowestnumber of 14.4%. Demanding access to intellectualproperty rights application procedures, there are difficultiesin obtaining way is emerging. The experiment is possibleto learn the process and application components andestablish the criteria for usability evaluation. In anexperiment of usability, they seemed to evaluate of easeof use for the design rights, and to present the quantitativedata by the verification proceeds. They seemed to formthe factors for improving usability improvements byreviewing process. This study has conducted a usabilitytest with the purpose to establish a foundation that canbe used to develop future application system. This researchas a result identified factors that can cause differences andproblems of sight recognition of experts and beginners. In the future, it is necessary to increase the visibility bychanging the important functions in different colors andconsidering terms frequently used in real life. In addition,the usability will be improved if components are arrangedconsidering not only the visual perception but also the orderof use, circulation, and environment. Based on the result,the direction were proposed. 세계적으로 애플, 삼성, 화웨이 등 글로벌기업의 특허권, 디자인권 분쟁이 대두되며 지식재산권의 중요성이 더욱 주목받고있다. 한국은 지난해 총 21만건을 출원하며 경제, 인구 기준특허 출원 수 세계 1위를 기록하였지만 디자인권의 출원 수는14.4%로 가장 낮은 실정이다. 디자인권 출원 절차에 대한 까다로운 접근, 취득 방식의 어려움으로 인해 등록으로 이어지는 수 또한 감소하였다. 본 연구의 목적은 디자인 출원 증대를목표로 출원 프로세스에서의 사용성 평가를 위한 기준을 마련하기 위함이다. 디자인권 출원 프로세스의 사용성에 관한 평가, 검증을 진행함으로써 정량적인 데이터를 제시하고자 한다. 실험을 통해 사용자의 출원 과정을 살펴봄으로써 중점적으로볼 부분과 사용성 향상을 위한 개선 요인을 알아본다. 이에 본연구에서는 사용성 평가를 실시하여 추후 출원 시스템 개발에활용할 수 있는 기반을 마련하는 목적으로 수행되었다. 이를위하여 문헌 조사와 숙련자와 초보자 그룹을 대상으로 사용자의 출원 과정에 대한 아이트래킹 실험과 심층 인터뷰를 실시하여 디자인권 출원 인터페이스 설계 원칙을 토대로 분석하였다. 초보자 그룹은 숙련자 그룹에 비해 시선 궤적의 변화가 많았으며 최종적으로 원하는 테스크를 수행하지 못한 경우도 있었다. 향후 중요한 기능을 색상과 형태를 다르게 하여 가시성을 높여야 하며, 도면과 출원서 작성에 있어서 실생활에 많이사용하는 프로그램과 용어를 고려하여 구성을 해야 할 필요성이 있다. 또한 단순히 시각인지 뿐만 아니라 사용 순서, 동선,환경을 고려하여 구성요소를 배치한다면 사용성이 향상될 것이다. 본 연구는 향후 디자인권 출원 시스템의 설계 및 평가에활용할 수 있는 기초자료가 될 수 있을 것이다.

디자인-기술인용 특허정보를 활용한 애플社의 디자인권 전략 도출

김대중,류호경,김지은 한국지식재산연구원 2017 지식재산연구 Vol.12 No.1

Samsung and Apple’s patent war has raised the issues about the importance of design patent and its strategic management. Since a design patent has been manifested in drawings, the lack of patent information was tardy in employing the quantitative analysis so far, in comparison to the research of utility patent. The present study describes the various facets of patent index covering both design and utility patents. We investigated the value of design in Apple©’s case through the analysis of citations using their applied patents. The analysis was conducted with three groups: Utility-Utility patent citation, Design-Design patent citation, and Design-Utility patent citation. We collected fifteen patent index which represent five values of patent – Technological Performance, Technology Spillover, Marketability, Quality of Patent and Innovation. Design-Utility patent citation group has relatively higher values in all areas, compared to other groups. Especially, the top ten highly citied patents in Design-Utility group involve user interface (UI) patent, which is well-known as a core competency of Apple© Design. In additions these were not sub-licensed, but invented on their own. This study contributes to the first quantitative approach in design patent as cues of managing design strategy in company. 2011년에 있었던 애플과 삼성의 특허분쟁으로 디자인권(Design patent)이주목받고 있다. 기업의 높아진 관심에도 불구하고 디자인권은 형상에 대한권리보호로 인해 정량적 분석에 어려움이 있어 새로운 분석방법이 요구되고있다. 본 연구에서는 인용정보, 도면 수, Main UPC 등 디자인이 가지고 있는정보를 기반으로 디자인권을 기술특허와 함께 계량적으로 분석하였다. 미국특허청에 등록된 애플社의 특허를 중심으로, 인용 형태에 따라 ‘기술인용그룹’, ‘디자인인용그룹’ 그리고 ‘디자인-기술인용그룹’으로 구분하여 그룹별 특성을 비교분석 하였다. 각 그룹은 인용빈도 수를 포함한 15개 특허 지표로구성된 5개 특성 ―기술성, 권리성, 혁신성, 시장성, 파급성― 을 분석하였다. 연구결과 디자인-기술인용그룹이 기술인용그룹보다 기술성, 파급성, 권리성 혁신성 부분에서 높은 영향력을 보였다. 본 연구를 통해 기업은 디자인권 관리 전략 수립 시 요구되는 디자인권에 대한 계량적 분석 및 전략적 디자인 방향 설정에 대한 시사점을 얻을 것으로 기대한다.

디자인권 정보를 활용한 디자인 정량 분석의 효과성과 효율성 연구

이민주(Min Ju Lee),나건(Ken Nah) 한국디자인문화학회 2012 한국디자인문화학회지 Vol.18 No.2

정보화 시대를 넘어 감성 시대로의 사회적 변화는 소비자의 다양한 욕구를 발생시켰다. 정보화시대와 IT의 발전은 지식의 보편화 현상을 이루었으며, 산업적 측면에서 기업 및 개인이 보유한 특허, 상표, 디자인에 대한 권리확보와 침해의 양상이 더욱더 부각되게 되었다. 특허권과 상표권의 경우 분쟁사례가 활발히 진행되어 산업재산권이 제공하는 독점·배타적 권리의 확보와 유지에 적극적인 양상을 보이고 있다. 그러나, 디자인 업계에서는 아직까지 지식재산권에 대한 인식이 부족한 현상이다. 연구의 목적은 디자인권을 활용한 디자인 정량 분석에 대한 효율성과 효과성을 연구를 통해 디자이너의 창작 권리를 효과적으로 보호하며, 권리확보에 효율적인 분석 방법론을 제시하여, 정량화된 데이터를 통한 권리확보, 분쟁방지를 위한 방향을 제시하고자 한다.연구의 방법은 디자인권을 활용한 정보를 제공한특허청 디자인맵 사이트와 지역지식재산센터에서 수행되었던 디자인맵 작성지원사업의 사례를 중심으로 분석하였다. 연구의 범위는 디자인권 제도와 디자인권 데이터의 속성 그리고 그를 통한 디자인 정량 분석의 사례를 포함한다. 본 연구에서는 디자인권 분석과 그 적용사례의 분석을 통해 향후 효과적이고 효율적인 디자인 정량분석의 가이드라인이 제시하고자 한다. The change of the century to the emotion from the information, is made the various desire of the customer. Information century and development of IT are made for generalization of Intellectual, is magnified to secure and infringe for the right of patent, trademark, and design in industry. The case of patent and trademark are in dispute actively, the to secure and to maintain for the exclusive right that is supported by the law of industrial property. But, the industry of design is too sick recognition for Intellectual Property Right. The purpose of this research is the efficiency and effectiveness of the design quantitative analysis by using design right, and the designer`s creative rights are effectively protected, the rights secured by presenting an efficient analysis methodology, the rights secured by quantitative data, and conflict prevention for directions is presented. The method of this research is the case study of KIPO`s Design Map site and Design map Development Support Project. The scope of this research is including institution of design rights, attribution of design rights data and the case of design quantitative analysis. In this research, to purpose the guideline of effective and efficient design quantitative analysis through the case studies of design right analysis.

디자인권의 침해와 손해배상책임

김택주(Kim Taeg-Joo) 부산대학교 법학연구소 2008 법학연구 Vol.49 No.1

디자인의 경우 그 모방에 의한 피해의 정도가 크므로, 이를 보호하기 위해서 이를 신속하게 권리화하고 이에 대한 침해행위를 배제하는 방안의 마련이 중요하다. 디자인권의 보호라는 관점에서 볼 때 이에 대한 규제도 필요하지만 그 침해에 대한 엄격한 책임을 인정하고 그 배상을 보장하는 것이 보다 현실적인 방안이 된다. 디자인권 침해의 경우에 손해배상책임을 묻는데 있어서 가장 큰 문제점은 디자인권이 무체의 권리로서 그 침해의 가능성이 큰데 비해서 손해배상청구를 함에 있어서 과실이나 손해액 등 그 요건의 증명에 많은 어려움이 있다는 것이다. 이를 반영하여 우리나라 디자인보호법에서는 디자인권자를 보호하고자 과실 및 손해액의 추정에 관한 규정을 두고 있다. 구체적으로 손해액의 산정방식에 대해서 ① 침해자의 양도수량에 의한 산정방법 ② 침해자가 받은 이익에 의한 산정 ③ 실시료상당액에 의한 산정 ④ 법원의 판단에 의한 산정의 방식을 규정하고 있다. 이를 통하여 민사상 손해배상청구를 함에 있어서 발생하는 여러 어려움은 어느 정도 멀어주게 되었다. 그러나 여전히 디자인권침해소송에 있어서 손해배상액이 낮다는 문제가 있다. 앞으로 지적재산권에 관한 국민적 의식을 함양하기 위한 노력을 계속하면서, 권리침해를 발생을 억지하기 위한 규제의 강화, 그리고 권리침해가 발생한 경우에 이에 대한 적절한 배상의 실현을 위해 분쟁처리체제의 확립에 노력하는 것이 필요하다. This paper purposes to investigate the regal system of the remedy when design rights are infringed by the third party. To strengthening the competitive power of the national industry it is needed to protect the intellectual property right. The design right is also among the intellectual property right. The designs are among the creation and related the appearances of the goods, so they are easy to imitate and the damages are big when they are infringed. To the design righter it is important to regulate infringing act, but also it is more important to guarantee the remedy when they bring the lawsuit of the civil claim for damage. The design protection act regulate several devices to relieve the proof liability of the plaintiff. among them there are the provision about the assumption of the negligence on the defendant and the assumption of the amount of the damage. But there are still some problem that the amounts of the compensation are low in the damage compensation sue. The righter has some difficulty in proving the loss amount and the a gain of the defender by the infringing act, so generally the plaintiff claims the compensation by the general royalty of the design right operation which is regulated in the design protection act §64. 2. This provision can be compared to the american patent act §284 which regulate "the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty" In the future, in order to realize the reasonable compensation to the infringement of the design right it is important to set up the dispute settlement system when disputes are occurred related to the design right.

디자인권의 간접침해 규정에 대한 검토

김동준 ( Kim Dong-jun ) 한남대학교 과학기술법연구원 2018 과학기술법연구 Vol.24 No.2

디자인권의 간접침해 규정은 직접침해의 예비 또는 방조행위를 일정한 요건하에 권리침해로 봄으로써 장래의 디자인권 침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위한 취지에서 특허법의 간접침해 규정을 참고하여 마련된 것이다. 1973년 개정 의장법에 이 규정이 도입된 후 특허법의 간접침해 규정과 대동소이한 내용을 유지해 오다가, 2011년 개정 디자인보호법에서 간접침해 행위에 ‘수출’이 추가되면서 특허법 규정과는 다르게 되었는데, 이와 같은 개정은 다음과 같은 점에서 문제가 있다고 보인다. 우선 개정의 기초가 된 한ㆍEU FTA 협정문 제10.28조는 ‘등록디자인이 적용된 물품’의 수출을 규율하는 내용으로 디자인권의 직접침해에 관한 내용이므로, 협정문 내용을 반영하는 조치로는 등록디자인의 실시 행위에 ‘수출’을 포함하는 것으로 충분했을 것인데, 협정문 반영에 필요한 범위를 벗어나는 내용(간접침해 행위 등에 ‘수출’을 추가하는 것)에 대한 충분한 검토 없이 개정된 것이 아닌가 생각된다. 또한, 특허권의 간접침해 사안에서 침해물건 해외 생산의 예비적 행위가 간접침해에 해당하지 않음을 분명히 한 대법원 2014다42110 판결에 비추어 보면, 간접침해 행위에 ‘수출’을 추가하는 것에 대해 속지주의 측면에서 충분한 검토가 필요한데 당시 국회 심사보고서에서는 이러한 논의를 아예 찾아볼 수 없어 적절한 개정이었는지 의문이 든다. 속지주의 측면에서 디자인보호법의 간접침해 규정을 특허법과 다르게 정할 이유가 없으므로, 특허법과 같이 디자인보호법도 간접침해 행위에서 ‘수출’을 삭제할 필요가 있다고 생각된다. 한편 주요국의 간접침해 규정을 비교해 보면, 유럽의 경우 간접침해 규정이 없고, 우리나라 일본 미국의 경우 간접침해 규정은 있지만 간접침해가 문제되는 경우는 거의 없는 것으로 보인다. 그렇다면 간접침해 규정을 존치할 필요성이 있는지 의문이 들 수 있지만, 향후 3D 프린팅 활용에 의한 디자인권 침해의 확산에 대응하기 위해서는 간접침해 규정을 존치하되 간접침해 대상물을 확대하는 개정을 검토할 필요가 있다고 생각된다. 즉, 디자인권에 의해 보호되는 물품의 3D 데이터 배포행위가 간접침해에 해당하기 위해서는 3D 데이터가 간접침해 대상물에 해당해야 하는데, 현행 디자인보호법은 간접침해 대상물을 ‘물품’에 한정하고 있기 때문에 간접침해 인정은 곤란할 것이기 때문이다. 따라서 독일 영국 특허법상 간접침해 규정을 참고하여 간접침해 대상물을 ‘물품’에서 ‘수단’으로 확대함으로써 3D 데이터도 간접침해 대상물에 포함될 수 있도록 하고 그러한 수단을 제공하는 행위를 간접침해에 포함하는 방안을 검토해 볼 수 있을 것이다. The indirect infringement provision of the Design Protection Act was enacted by referring to the analogous provision of the Patent Act in order to provide effective measures for threatened infringement by holding a person who assists in preparatory acts of direct infringement liable for infringement under certain circumstances. The indirect infringement provision, after being enacted in 1973, had little difference with that of the Patent Act until the Design Protection Act included ‘export’ in the provision in 2011. This article points out what is wrong with this amendment. First of all, Article 10.28 of the Korea-EU Free Trade Agreement (FTA), which was the basis of the 2011 amendment, is a direct infringement provision regulating the export of ‘products bearing or embodying the protected design.’ Although it may have been sufficient to include ‘export’ in the definition of ‘working’ of a design in Article 2, it seems that the Design Protection Act has been revised more than necessary to reflect the FTA agreement by adding ‘export’ as an indirect infringing act without in-depth analysis. In addition, the Supreme Court of Korea held in a patent infringement case that if a party who exports a product that has an exclusive infringing use but the product is only used abroad, the party is not liable for indirect infringement (Supreme Court Decision 2014Da42110 Decided July 23, 2015.). In view of this decision, adding ‘export’ as an indirect infringing act must be reviewed in-depth from the perspective of the territoriality. It is doubtful whether the revision was appropriate because it was not possible to find such a discussion in the National Assembly Standing Committee examination report at that time. Since there is no reason to differentiate between the Design Protection Act and the Patent Act from the perspective of the territoriality, it is necessary to remove ‘export’ from indirect infringing acts of the Design Protection Act. The indirect infringement regulations of design right are not the same between the countries. While Korea, Japan and the United States have the indirect infringement provision in the relevant Acts, there is no such provision in EU Community Design Regulation. Since relevant cases are rare, it would be doubtful whether to maintain the indirect infringement provision. However, in order to cope with the proliferation of design rights infringement by utilizing 3D printing in the future, it is necessary to figure out whether to expand the scope of object of the indirect infringement while maintaining the indirect infringement provision. Under the current provision, only ‘a product’ exclusively used for producing an article bearing or embodying the protected design is the object of the indirect infringement. Because a CAD file of an article protected by design right is not ‘a product’, the distribution of a CAD file is not an indirect infringement. Under the German and the U.K. Patent Acts, the object of the indirect infringement is not ‘a product’ but ‘a means’ which is interpreted to encompass not only physical products but also digitally processed data. It would be a solution to include ‘supplying a means exclusively used for producing an article bearing or embodying the protected design’ in the indirect infringement provision by referring to the relevant provisions of the German and the U.K. Patent Acts.

특허권⋅디자인권 침해로 인한 손해배상 산정방식 고찰 - 한국과 미국의 법령 및 사례 비교를 중심으로

서원경 서울대학교 기술과법센터 2018 Law & technology Vol.14 No.3

최근 IT 기술의 발전과 다양한 지식재산권의 양산으로 세계 각국에서 자국 또는 자국의 국민이 소유한 지식재산권의 보호를 위한 법령의 확대, 제도의 개선에 대한 관심이 증대되고 있다. 대표적으로 세계 굴지의 IT 기업들이 지식재산권 침해 소송의 당사자가 되어 장기간 동안 법적 절차에 많은 시간과 비용을 투자하게 되거나, 기대했던 소송 결과를 얻어내지 못하게 된다면, 해당 기업에 미치는 부정적인 영향이 장기간 지속되거나 막대한 손해배상액이 발생하게 된다. 그런데 지식재산권의 고유한 특성상 침해행위의 유형, 침해여부, 구체적인 손해배상액 산정방법 등을 밝혀내기 쉽지 않은 사례가 많이 있고, 지식재산권 시장의 변화 속도에 부응하지 못한 법령들을 토대로 손해배상액을 정확히 판단하기 쉽지 않은 경우도 있다. 우리나라 특허법 제128조 제4항에서 적절한 손해액은 피고가 침해행위로 의하여 얻은 이익액으로 추정하고, 특허법 제128조 제5항에 의하여 권리자는 침해자를 상대로 그 특허발명의 실시에 대하여 통상실시료를 자기가 받은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있는데, 이러한 규정만으로는 특허권자의 손해전보에 현실적이지 못하다. 또한 디자인보호법 제115조에서도 특허법에서와 마찬가지로 일실이익, 손해액 추정, 실시료상당액 등으로 손해배상액을 산정하는 방식에 대해서 규정하고 있으나, 해당 규정만으로 디자인권침해에 대한 손해배상액을 합리적으로 산정하기에는 부족한 측면이 있다. 미국 특허법 제284조에서는 미국 특허권 침해로 인한 손해배상 산정방식으로서 특허권 침해로 인하여 특허권자가 상실한 이익인 일실이익, 특허발명에 관한 합리적 실시료 또는 확립된 실시료를 사용하고 있다. 반면에 디자인권 침해로 인한 손해액은 미국 특허법 제284조 또는 제289조에 근거하여 산정 가능하나, 미국 특허법 제289조와 달리 제284조에 따를 경우에는 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정할 수 없게 된다. 그리고 고의침해 등에 따른 징벌적 손해배상제도는 우리나라와 달리 미국 특허법에 존재하는 독특한 규정이다. 이하에서는 현행 특허법 및 디자인보호법상 손해배상 산정방식에 대해 규정한 내용을 검토하고, 미국의 입법례와 구체적인 사례를 비교⋅분석한 후 지식재산권 침해 시 손해배상액 산정방식에 대한 입법론을 살펴본다. 우리나라에서도 미국과 같이 일실이익과 합리적 실시료를 혼합하여 손해배상액을 산정하는 규정을 확립하고, 실시료의 산정기준에 대한 가이드를 제시하거나 징벌적 손해배상제도를 도입하는 등 특허권자 및 디자인권자의 권리증진과 산업발전에 기여할 수 있는 입법적 개선방안을 모색해야 한다. There is a growing interest on the improvement of expansion of laws & regulations and system for the protection of intellectual property rights owned by the nation or national people around the world due to the recent development of IT technology and mass production of various intellectual property rights. Representatively, if the world’s leading IT enterprises spend a lot of time and money in the legal proceedings for a long period of time as a party to the infringement litigation of intellectual property rights, or can not obtain the lawsuit results expected, through which the negative impact on corresponding enterprises will last for a long time or cause a large amount of damages. By the way, there are many cases where the type of infringement, infringement or not and specific damages calculation method are not easy to find out due to the unique nature of intellectual property rights, and also the cases where the amount of compensation for damage is not easy to judge accurately based on the laws & regulations unfulfilled on the change speed of market of intellectual property rights. By the Article 128 Paragraph 4 in the Patent Act of Korea, the appropriate amount of damages shall be calculated from the profits obtained by the defendant through infringement, and the rightful person can claim the damages as the amount of damages received by itself for the general royalty of design right concerning the implementation of patented invention against the infringer by the Article 128 Paragraph 5 in the Patent Act, however, it is not realistic to the complement damage of patentee with these regulations alone. In addition, the calculation method of amount of the compensation for damage is specified with the lost profits, calculation of the amount of damages, equivalent amount of the royalty by the Article 115 of Industrial Design Protection Act as in the Patent Act, however, only by the applicable regulations there is an insufficiency for reasonable calculation of the amount of compensation for damage against the infringement of design right. In the Article 284 of US Patent Act, the lost profits which are the profits lost by patentee, the reasonable royalty on patented invention or the established royalty due to the infringement of patent rights are applied as a damages calculation method due to the infringement of US patent rights. On the other hand, the amount of damages due to the infringement of design right can be calculated based on the Article 284 or 289 of the US Patent Act, however, if it follows the Article 284 unlike the Article 289 of the US Patent Act, the amount of compensation for damage based on the infringer’s profits can not be calculated. And the punitive damage reimbursement according to the willful infringement is a unique regulation that exists in the US Patent Act unlike Korea.

지적재산권법 체제 하에서 디자인의 전략적 보호 방안

김도경 ( Kim¸ Do-kyung ) 경상대학교 법학연구소 2021 法學硏究 Vol.29 No.3

전세계적으로 디자인이 경제 및 기업의 성패에 미치는 영향이 커지고 있으며 대중 및 소비자 사이에서도 핵심적인 부분이 되었기 때문에 관련 산업이 경쟁력을 갖기 위해서는 그 효용성과 기능적 요소뿐 아니라 외관과 장식 디자인까지 고려하는 것이 필수적이다. 혁신적 신기술의 시대에 제품 개발 및 기술 진보는 더욱 빠른 속도로 성장하고 있어 현대 소비문화에서 “디자인이야말로 특정 제품을 다른 제품과 차별화시키는 유일한 것”이라고 해도 과언이 아닐 것이다. 한국디자인진흥원의 ‘2020 디자인산업통계조사 총괄보고서’에 따르면 2019년 디자인의 경제적 가치는 128조원으로 추정되었으나 향후 기술의 발전에 힘입어 디자인의 가치는 더욱 증대될 것이다. 또한 고부가 가치의 디자인일수록 모방은 성행할 것이기 때문에 기업인, 디자이너 등이 기술혁신에 대한 투자를 보호하지 않는 경우, 디자인 등과 같은 성과물의 법적 보호 부재로 인해 적자 및 투자를 적절히 회수하지 못할 위험이 발생할 수 있다. 이러한 이유로 디자인의 전략적 보호를 위해 지적재산권법이 어떻게 활용될 수 있는지 고찰할 필요가 있다. 기존 지적재산권법 체제는 디자인(제품 디자인, 브랜드 디자인, 기술 디자인 등)과 관련하여 디자인보호법, 저작권법 및 상표법의 세 가지 유형이 존재한다. 따라서 디자인의 경우, 지적재산권법에 따라 여러 유형의 보호를 받을 수 있다. 예컨대, 창작적 디자인의 경우 별도의 등록 없이도 저작권이 발생하고, 추후 상품으로 개발하여 디자인보호법상 공업상 이용가능성, 신규성, 창작성의 요건을 충족한다면 디자인권 등록도 가능하다. 물론 개인이 창작한 디자인이라면 대부분 저작권법상 보호만으로 충분할 것이지만 제품 디자인, 산업 디자인 등이라면 법적 권리를 명확히 하기 위해 특허청에 디자인권으로 등록해서 보호받는 것이 필요하다. 또한 저작권은 무방식주의에 따라 창작성의 요건만 갖추면 권리가 발생하지만, 디자인권으로도 등록되어 있다면 저작권 분쟁에서도 증명책임이 전환된다는 이점이 있다. 나아가 유명 및 저명한 정도에 이르러 식별력을 갖추게 되면 상표권으로 등록되어 보호받을 수 있게 된다. 디자인보호법상 보호기간이 20년이라는 점을 고려하여 디자인 개발 초기 단계에는 디자인권으로 등록하고, 어느 정도 식별력을 갖추게 되면 10년마다 갱신에 의해 반영구적 독점권인 상표로 등록하는 방안도 유용하게 활용될 수 있다. 그러나 이와 같이 디자인에 대하여 중첩적인 지적재산권법에 의한 보호가 발생하는 경우, 특정 유형의 법에 의한 보호기간이 만료되었을 때 별도의 또 다른 유형의 법에 의한 독점권이 존속되는 것에 대한 우려가 존재할 수 있다. 예컨대, 디자권의 보호기간이 만료되는 즉시 누구나 디자인보호법상 보호의 객체였던 디자인을 자유롭게 이용할 수 있으나, 디자인권 보호가 만료 시점에 입체적 형상의 상표나 트레이드 드레스로도 보호되었다면, 경쟁사의 해당 디자인 사용은 상표법상 입체상표 또는 부정경쟁방지법상 트레이드 드레스 침해가 성립될 것이다. 실제로 디자인에 대한 이러한 중접적인 법적 보호는 동시에 또는 순차적으로 발생하게 된다. 실제로 지적재산권의 권리자는 디자인이 식별력을 갖춘 경우, 디자인의 법적 보호를 위해 세 가지 유형의 각기 다른 별개의 지적재산권법 모두를 유용하게 활용할 수 있다. 즉, 창작적 디자인의 초기 개발 단계에서는 저작권 또는 디자인권에 의한 법적 보호방식을 취하고, 이후 시간이 지남에 따라 자타상품 식별 및 출처표시로서 2차적 의미를 획득하게 되면 상표권으로 등록하여 반영구적으로 독점권을 획득할 수 있다. 결론적으로 디자인에 대하여 중첩되는 지적재산권법상 보호가 존재한다는 것은 의심의 여지가 없다. 이처럼 고부가가치를 창출할 수 있는 디자인에 대하여 중첩적인 지적재산권에 보호를 활용할 수 있게 된다면 디자인 개발자에게 지적재산권법에 의한 구제수단을 확보하는데 유용한 보다 전략적인 법적 보호 기반을 제공하게 될 것이다. Since design has a growing impact on the success or failure of the economy and companies worldwide, and has become a key part of the public and consumers, it is essential to consider not only its utility and functional factors but also its appearance and decorative design in order to be competitive. In the age of innovative new technologies, product development and technological progress are growing at a faster pace, so it is no exaggeration to say that “design is the only thing that differentiates one product from another” in modern consumer culture. According to the Korea Institute of Design Promotion’s “2020 Korea Design Statistical Data”, the economic value of design in 2019 was estimated at 128 trillion KRW, but the value of design will be further increased thanks to future technology development. In addition, if entrepreneurs, designers, etc. do not protect investment in innovation, the lack of legal protection of designs, may pose a risk of loss and failing to properly recover investments. For this reason, it is necessary to consider how intellectual property laws can be used to protect the strategic protection of designs. In the existing intellectual property law systems, there are three types of design protection laws, copyright laws, and trademark laws in relation to design (product design, brand design, technology design, etc.). Therefore, in the case of design, various types of protection can be obtained under the Intellectual Property Law. For example, in the case of creative design, copyrights arises without registration, and design rights can be registered if they are developed as products and meet the requirements of industrial availability, novelty, and creativity under the Design Protection Act. Of course, most designs created by individuals will be sufficient under copyright law, but product design and industrial design need to be registered with the Korean Intellectual Property Office as design rights to clarify legal rights. In addition, a right arises only if the requirements for creativity are met, but if it is also registered as a design right, it has the advantage that the burden of proof is switched even in a copyright dispute. Furthermore, if it reaches a level of fame and prominence, it can be registered as a trademark and protected. Considering that the protection period under the Design Protection Act is 20 years, it can also be useful to register as a design right in the initial stages of design development, and to register as a semi-permanent monopoly trademark rights by renewal every 10 years. However, if such overlapping intellectual property law protection arises for a design, there may be concerns about the existence of a monopoly under another type of law when the protection period under a particular type of law expires. For example, if design rights were protected by a three-dimensional shape mark or trade dress at the expiration of the design rights protection period, competitors’ use of the design would violate the trade dress law. Indeed, this overlapping legal protection of the design occurs simultaneously or sequentially. Indeed, intellectual property rights holders can use all three different types of separate intellectual property laws to legally protect the design if the design is distinctive. That is, in the early stages of development of creative design, legal protection by copyright or design rights, and after that, secondary meaning as distinctiveness and source indicator of goods can be registered as trademarks and acquired semi-permanently. Consequently, there is no doubt that overlapping intellectual property law protections exist for designs. The use of overlapping intellectual property rights protection for such high value-added designs would provide design developers with a more strategic legal protection basis that would be useful in securing remedies under the Intellectual Property Law.