‘수치한정발명’과‘파라미터 발명’의 특허성 판단을 위한 새로운 접근방법에 관하여- 양 발명의 통합적인 판단기준 제시를 중심으로 -

김병필 서울대학교 기술과법센터 2014 Law & technology Vol.10 No.1

수치한정발명은 공지발명에‘수치’라는 구성 이 개시되어 있지 않거나, 그 구성에 차이가 있음에 도 대부분 그 수치범위에 임계적 의의가 없다거나, 반복 실험에 의해 쉽게 도출할 수 있는 단순한 수치 한정에 불과하다는 이유로 특허성을 인정받지 못 한다. 그런데 최근 수정한정에 따른 임계적 의의가 없음에도 진보성이 인정된 대법원 판결들이 나타 나고 있고, 일본에서도 지적재산고등재판소가 생긴 이후 수치한정발명에서 진보성을 인정하는 사례들 이 많이 생겨나고 있다. 우리나라의 경우는 대부분 기술적 과제 내지 효 과의 이질성으로 인해 특허성이 인정되고 있지만, 일본의 경우는 임계적 의의로 인해 특허성이 인정된 사례도 있고, 또한, 효과의 이질성 내지 임계적 의의 가 없더라도 수치한정의 기술적 의의만으로 인해 특허성이 인정된 사례도 찾아볼 수 있다. 수치한정 을구성의곤란성관점에서바라볼때수치한정자체 에 기술적 의의가 있는 경우에는 해당 수치한정을 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없기 때문에 우리 나라에서도 일본처럼 수치한정 자체에 기술적 의의 를 갖는 경우에도 특허성을 인정할 수 있도록 새로 운 판단기준을 마련해야 할 것이다 한편 수치한정을 수반하는 파라미터 발명의 경우 넓은 의미에서의 수치한정발명에 포함된다. 하지만 우리나라에서는 파라미터 발명에 관한 판 단기준을 수치한정발명의 판단기준과 별도로 제시 하고 있기 때문에 실무적으로 수치한정발명과 파 라미터 발명을 별도로 구분해서 특허성 여부를 판 단하고 있다. 그런데 이러한 이원론적인 접근 방법 은 특허성 판단 이전에 청구항에 기재된 발명이 파 라미터 발명인지 수치한정발명인지를 구분해야 하 기 때문에 심사관이나 심판관에게 부담이 될 수 있 고, 잘못된 판단을 초래할 가능성도 있다. 또한, 수 치를 포함한 발명이 수치를 한정하고 있는 대상(관 용적 파라미터인지 특수한 파라미터인지)에 따라서 그 판단방법이 달라진다는 것은 타당하다고 말하 기 어렵기 때문에 수치를 포함한 모든 발명에 공통 적으로 적용될 수 있는 통합적인 판단기준이 필요 하다고 본다. 이글에서제시된통합적인판단기준은현재의 판단기준을 그대로 따르면서도 수치한정발명이든 파라미터 발명이든 관계없이 하나의 판단기준만으 로 특허성 여부를 판단할 수 있도록 한 것이어서, 수치한정을 포함한 모든 발명의 특허성 여부를 좀 더 일관적이고 효율적으로 판단할 수 있게 될 것으 로 기대된다. The claimed inventions providing numerical limitations are inventions that provide descriptions limiting the inventions numerically by numerical ranges. It is difficult to find so-called numerical limitation inventions that involve inventive step even though a range of the limited numerical value is different from those of the cited invention. However, recently Supreme Court has acknowledged inventive step of the numerical limitation inventions since the claimed invention provide advantageous effects within a range of the limited numerical values, especially different characteristics from those of the cited invention. In Japan, there are some cases related to the numerical limitation inventions involving inventive step because of the technical significance of the element limited by numerical ranges as well as distinctively superior effects to those of the cited invention. We need to prepare some principles to be able to acknowledge patentabilty in such cases like Japan. On the other hand, the parameter inventions having the numerical limitations seem to be included in the broad meaning of the numerical limitation inventions. However the parameter inventions and the numerical limitation inventions have respective criterion for judgment on patentability of the claimed invention. The patent examiners or the patent judges could be embarrassed due to these dualistic criterion for judgment between the numerical limitation inventions and the parameter inventions. It could cause wrong decision. So we need integrated approaches for determining novelty and inventive step of the numerical limitation inventions and the parameter inventions. This integrated approaches follow a single criterion for judgment on patentability regardless of whether the claimed inventions are the numerical limitation inventions or the parameter inventions. In this reason, we can decide novelty and inventive step consistently and effectively in the all claimed inventions involving the numerical limitations.

의료행위의 특허보호에 관한 연구

강헌 아주대학교 법학연구소 2018 아주법학 Vol.12 No.1

인간의 생명과 신체를 대상으로 하는 의료행위는 윤리적 관점에서 그 특허성이 제한될 수밖에 없다. 따라서 각국은 의료행위의 특허성 자체를 부정함으로써 또는 그 특허성은 인정하지만 침해책임을 면하게 함으로써 의료행위에 대한 독점권을 제한하고 있다. 즉 의료행위는 모든 사람들이 제한 없이 수혜를 입어야 한다는 윤리적 측면과 특허제도내에서의 독점적 보호를 통한 의료기술의 연구 및 개발 촉진이라는 두 가지 명제를 조화시키는 방향으로 그 해결을 모색하고 있다. 우리나라의 경우 일본과 마찬가지로 산업상 이용가능성(특허법 제29조 제1항)이 없다는 이유로 의료행위의 특허성을 부정하고 있으며, 나아가 신체를 대상으로 하는 발명은 공서양속규정(특허법 제32조)에 의하여 특허성을 검토하고 있다. 이에 대하여 의료업은 산업에 포함되는 것으로 보아야하므로 의료행위를 산업상 이용가능성의 흠결을 이유로 특허성을 부정하는 것은 설득력이 없으며, 오히려 공서양속 규정에 의하여 의료행위의 불특허성을 명시하는 것이 타당하다는 견해가 다수 있다. 나아가 미국의 입장을 취하여 의료행위의 특허성을 원칙적으로 인정하고 의료행위에 대 한 면책규정을 두는 사후적 규제방식을 도입자하는 주장도 있다. 본 논문에서는 미국, 일본 및 우리나라에서의 의료행위에 대한 특허보호의 현황과 학계에서의 다양한 논의들을 검토하고, 나아가 의료행위의 특허성 여부에 대한 현행법의 해석 기준 및 방향을 제시해 보았다. A controversy over the medical method patents have been a typical problem under the patent system. The medical method patents are needed to be extended for the purpose of its development, but the medical method patents must be restricted from the moral and ethical perspectives. The solution to this problem is the proper balance between the ethical perspectives for maintaining the human life or health and the technical development in the field of the medical method by monopolistic protection under the patent system. Each nations take various legal systems for the medical method patents to balance the two considerations. In this article, I will search for U,S,A,, Japan and Korea patent system for the medical method patents and review the legal issues involved in them in order to recover the human life or health and develop medical method.

전자상거래 관련 발명의 성립성에 관한 Bilski Case의 영향과 과제

정진근(Jeong Jin Keun),유지혜(Yoo Ji hye) 한국정보법학회 2010 정보법학 Vol.14 No.2

전자상거래 관련 발명 그 중에서도 영업방법발명의 특허성에 대해서는 1998년 State Street Bank 사건에 대한 연방순회항소법원의 판결 이후에 지속적으로 논쟁의 대상이 되어 왔다. State Street Bank 판결 이후 영업방법발명의 출원은 급증하였으나, 영업방법발명의 질적인 면은 물론 특허성을 갖는지에 대해서도 지속적인 의문이 제기되어 왔다. 아울러, 대륙법계를 중심으로 영업방법발명은 특허권을 부여하기에 적합하지 않으며, 오히려 특허권을 부여함으로써 특허법이 지향하는 목적을 해할 우려가 있음이 지적되어 왔다. 이와 같은 문제는 미국의 특허법이 독일이나 우리나라와 같은 대륙법계 국가의 특허법에서 정한 발명의 정의보다 더 넓은 의미로 발명의 특허성을 인정하고 있었기 때문인데, 최근 들어 Bilski 사건에서 연방순회항소법원은 Bilski의 특허청구항이 특허성을 갖지 않는다고 판결함으로써 새로운 논란을 불러일으켰다. 연방순회항소법원은 기존에 이용되던 UCT 테스트 대신 새로운 특허성 판단의 기준으로서 machine-or-transformation 테스트를 이용하여 특허성을 부정한 바 있다. 이러한 결정은 미국 내에서 특허성을 제한함으로써 반특허정책이 본격적으로 전개되고 있는 것은 아닌지에 대한 관심을 불러일으키고 있다. 반면 연방대법원은 Bilski의 특허청구항이 특허요건을 만족시키지 못 한다고 판결함으로써 결론적으로는 연방순회항소법원과 동일한 결론에 도달하였으나, 연방대법원은 연방순회항소법원이 설시한 machine-or-transformation 테스트가 특허성 판단의 유일한 기준이 아니라고 하여 연방순회항소법원과는 설명을 달리하고 있다. 아울러 machine-or-transformation 테스트가 유용하고 중요한 테스트의 도구라고 설명하면서 본 판결이 SSB 판결을 비롯하여 연방순회항소법원이 거부하였던 다른 기준을 지지하는 것은 아니라고 하였다. 이와 관련하여 특허청은 임시지침을 통해 장치 또는 변형 요건을 반영한 기존의 심사지침을 이용할 것을 요구하였다. 따라서, 추후에 방법발명의 법정주제를 판단함에 있어서 다른 기준이 나올 때까지는 장치 또는 변형 요건이 유력한 기준으로 작용할 것이고, 이 요건을 충족하지 못한 발명에 대해서는 출원인이 자신의 발명이 추상적인 아이디어에 해당하지 않음을 입증해야 하는 책임을 부담하게 될 것이다. 반면, 우리나라 심사기준은 전자상거래 발명과 관련하여 컴퓨터상에서 구현되는 구성에 한정이 있는 것, 소프트웨어 관련 발명과 관련하여 하드웨어와 결합하여 구동할 것을 요구하고 있으므로 장치 또는 변형 요건은 우리 실무에 큰 영향을 끼칠 것으로 보이지 않는다. Whether patenting e-commerce related inventions, especially business method inventions, has become a controversial issue after CAFC’s State Street Bank decision in 1998. Since rapid increase of business method patents many people started to have doubts about the quality of these patents. Some opinions said that business methods do not deserve patents and it could possibly be occuring patent abuse. In re Bilksi, CAFC hold that Bilski’s claim was unpatentable by using machine-or -transformation test more rigid standard than had been used before, refusing most of the CAFC’s prior tests about patentability including useful, concrete, and tangible test. This decision could be read a limitation of scope of patentability, and starting of Anti-patent policy. Although Supreme court has reached the same conclusion that Bilski’s claim was not patentable, the Court stated that CAFC violated principles of interpretation, machine-or-transformation test is not the sole test, and at least in some circumstances business method is eligible for patenting under section 101. On the other hand, the Court admitted that while machine-or-transformation test cannot exclusively determine whether a claimed process is patentable, it remains useful and important tool, and stated that nothing in the opinion should be read as endorsing the Federal Circuit’s past interpretations of section 101 including state street bank’s decision. Also USPTO sent a memo saying that in examining patent applications, examiners should use the existing guidance concerning the machine-or-transformation test as a tool for determining whether the claimed invention is a process under section 101. Therefore, it is unlikely to use useful, concrete, and tangible test, but machine-or-transformation test is still remain required to satisfy, and the burden will be shifted to the applicant to demonstrate that the claimed invention is not simply drawn to an abstract idea if a machine-or-transformation rejection is given.

특허성을 갖는 UI/UX 융합디자인 개발 방안 연구

송지성,박수조 한국디자인문화학회 2019 한국디자인문화학회지 Vol.25 No.4

In the era of the Fourth Industrial Revolution, design and technology are becoming widely converged. Because UI/UX design is related to the interaction of technology and the way it is expressed, UI/UX design is an essential convergence factor. UI/UX design should be designed to be patentable. In such cases, UI/UX design is at the core of the overall technology and design leads the technology. Therefore, this study analyzed the way that UI/UX design can have patentability. First, we examined how the components of the patent technology system match UI/UX. Here, the UI was matched to what was seen during sensing, input, output, communication and storage, and the UX was matched to the computational process. Next, we discussed how to change the UX to match the patent technology system. At this time, the UX was filtered to remove human behavior and transformed into processes performed by each component of the technology system. Subsequently, the method of increasing patentability by changing the matched UI in the patent technology system was discussed. Here, a method of changing the UI over time and a method of interacting between UIs was derived. Finally, the patentability of the derived UI/UX patent elements was evaluated. In terms of industrial applicability, novelty and unobviousness, and monopoly availability, the UI/UX patent elements are highly patentable. Therefore, UI/UX design including convergence elements derived from this study can be defined as a new UI/UX convergence design. The development method of UI/UX convergence design is expected to increase its utilization in future design or technology development. 4차 산업 혁명 시대에서 디자인과 기술은 광범위하게 융합되고 있다. UI/UX 디자인은 기술의 상호 작용및 기술의 표현 방식과 관련되므로 필수적 융합 사항이다. 이러한 UI/UX 디자인이 전체 기술의 핵심이 되고 기술을 선도하려면 특허성을 가지도록 디자인되어야 한다. 따라서, 본 연구는 UI/UX 디자인이 특허성을 가질 수 있는 방안을 분석하였다. 우선, 특허 기술 시스템을 구성하는 각 구성과 UI 및 UX가 어떻게 매칭되는지 고찰하였는데, UI는 센싱, 입력, 출력, 통신 및 저장 과정에서 보여지는 것으로 매칭하였고, UX는 연산 과정으로 매칭하였다. 다음으로 UX를 기술 시스템에 매칭시키기 위해 변화시키는 방안을 고찰하였는데, UX를 필터링하여 사람의행위를 제거하고, 기술 시스템의 각 구성이 수행하는프로세스로 변환하였다. 이어서 기술 시스템에서 매칭된 UI에 변화를 부여하여 특허성을 높이는 방안에 대하여 고찰하였는데, UI를 시계열적으로 변화시키는방안 및 UI간 상호작용하는 방안을 도출하였다. 마지막으로 도출된 UI/UX 특허요소의 특허성을 평가하였는데, 산업상 이용 가능성의 관점, 신규성⋅진보성의 관점 및 독점가능성의 관점에서 UI/UX 특허요소의 특허성이 높다는 것을 알 수 있었다. 따라서, 본 연구에서 도출된 융합 요소를 포함하는 UI/UX 디자인은 새로운 UI/UX 융합디자인으로 정의될 수 있고 향후 디자인 또는 기술 개발 시 그 활용도가 커질것으로 기대한다.

컴퓨터프로그램의 法定主題 特許性과 效果的 保護方案(II)

丘大煥 법무부 2003 선진상사법률연구 Vol.- No.17

이 연구의 주된 관심은 소프트웨어관련 발명의 효과적 보호에 있다. 이것은 전자상거래관련 기술의 급속한 발전과 그에 따른 특허출원의 급증을 배경으로 하고 있다. 이 연구는 컴퓨터프로그램, 특히 비즈니스방법을 보호하는데 있어서 기존 제도의 문제점을 조명한다. 주요 문제점 중 하나는 소프트웨어 기술혁신의 경제학에 관한 것이다. 기술혁신의 장려와 관련하여 소프트웨어관련 발명의 적절한 보호수준에 관하여 많은 논쟁이 있었다. 소프트웨어 특허 옹호론자들은 특허보호가 소프트웨어 산업에 기술혁신을 장려할 것이고 장려했었을 것이라고 주장한다. 반대론자들은, 소프트웨어의 특성이 기계공학이나 토목공학 등의 과거 산업사회의 발명의 특성과 근본적으로 다르기 때문에, 소프트웨어 특허가 기술혁신을 억제할 것이라고 주장한다. 또 다른 문제점은 소프트웨어 특허성의 기준에 관계되어 있다. 특허성 기준은 전 세계의 각국 특허청마다 다르다. 어떤 발명이 미국에서는 특허 되는데 유럽특허청에서는 거절되기도 한다. 미국은 소프트웨어관련 발명, 특히 비즈니스방법 발명(business method inventions)에 대해 특허를 부여하는데 유럽특허청과 일본보다 더 관대해 보인다. 이러한 추세는 미국이 컴퓨터관련 특허를 독점하게 하고 국가간의 논쟁과 복잡한 법적 문제들을 야기할 수 있다. 만약 모든 국가제도의 특허성이 조화되지 않는다면 이런 문제들은 악화될 수 있다. 이러한 문제를 인식하고 이 연구는 소프트웨어를 기존 법률체제 (즉, 특허, 저작권 그리고 영업비밀)로 보호하는 것이 경제적 시각에서 최적이며 적절한 것인지에 관한 근본적인 문제를 검토한다. 이러한 토의를 통해 이 논문은 기존법률체제의 많은 단점들을 발견하고 컴퓨터프로그램을 적절하게 보호하기 위한 가능한 대안들('시장지향법률체제', '보상책임체제', '실용신안', '기술혁신의 직접보호', 그리고 '자기보호체제')을 찾아 이들의 구조와 특징들을 조사한다. 대안들을 현대 소프트웨어 발전의 특징에 기초하여 경제적 시각으로 평가해 본 결과 킹스톤과 크론츠가 제안한 '기술혁신의 직접보호제도'가 컴퓨터프로그램의 보호에 가장 적절한 것으로 나타났다. 그 이유는 이 제안이 기존체제의 가장 심각한 문제를 해결하고 친밀성과 실행가능성과 같은 많은 장점을 갖고 있기 때문이다. "기술혁신의 직접보호"라는 대안은 기존의 특허청이 업무를 맡아 관장하는 것이 제도의 친숙과 업무의 유사성에서 가장 바람직한 것으로 나타났다. 대안들을 더욱 정확하게 평가하기 위해서 소프트웨어의 발전을 연구하였다. 이 연구는 또한 소프트웨어 보호에 '직접보호'를 도입하는데 고려해야 할 주요 사항들을 추적하였다. 이 연구에는 5가지 목적이 있다. 첫째는 유럽특허청과 미국에서 소프트웨어관련 발명의 특허성을 비교하는 것이다. 이 비교는 두 영역마다 특허성에 차이를 나타내고, 각 영역 내에서도 일관성이 없음을 나타낸다. 둘째는 소프트웨어 특허, 특히 비즈니스방법 특허가경제적 시각에서 바람직한지에 관한 질문에 답하는 것이다. 셋째는, 현대 소프트웨어 발전과 소프트웨어 및 그 시장 특성의 견지에서 대안들을 평가함으로써 소프트웨어 보호의 최적 모델을 발견하는 것이다. 넷째는, 대안들이 보호하려는 법정주제를 정의하는 것이다. 다섯째는, 새로운 체제를 국제적인 수준으로 도입하기 위해서 고려해야 할 사항들을 제안하는 것이다. 이 연구는 킹스톤과 크론츠가 제안한 "기술혁신의 직접보호"에 기초하여, 컴퓨터프로그램과 비즈니스방법을 보호하는 문제에 새로운 접근방법을 제시하였다. 그래서 이 연구의 진정한 신규성은 기존의 체제에 의해 생겨난 소프트웨어 보호의 문제에 "기술혁신의 직접보호"를 적용한 데 있다고 볼 수 있다. 이 연구의 또 다른 새로운 측면은 대안들의 '법정주제'를 정의하고 소프트웨어 발전과 앞에서 정의된 법정주제의 견지에서 대안들을 평가하려는 시도에도 있다.

의약용도발명의 특허성 - 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약용도발명을 중심으로 -

서울대학교 기술과법센터 서울대학교 기술과법센터 2017 Law & technology Vol.13 No.2

우리나라의 특허실무는 의료행위에 관한 발명 에 대해서 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특 허를 부여하지 않는데, 이와 관련하여 기존 의약 물질의 투여용법⋅용량에만 특징이 있는 발명이 의료행위에 관한 발명으로서 특허를 부여받을 수 없는 것인지, 아니면 의약용도발명의 일종으로서 이에 대해 특허성이 인정될 것인지에 관해 논란이 있었고, 최근 대법원 2014후768 전원합의체판결 은 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약발명이 의 약용도발명의 일종으로서 신규성과 진보성의 특 허요건을 충족하는 경우 특허를 부여받을 수 있다 고 판시하였다. 이 논문은 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약 발명의 특허성을 인정하는 것이 타당한지의 문제와 그 논의의 전제로서 위 발명의 본질이 대상 질병에 특징이 있는 의약용도발명과 동일한 것인지를 연구 하였고, 이에 부수하여 의약용도발명과 의료행위에 관한 발명과의 관계를 검토하였다. 나아가 투여용 법⋅용량에 특징이 있는 의약발명에 대한 신규성과 진보성의 심사기준에 대해 연구하고, 위 발명의 보 호범위 및 특허권의 효력 문제로서 의사의 의료행 위와의 충돌의 조화 방안을 연구하였다. 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약발명도 특 정 질병의 효과적인 예방 또는 치료라는 의약의 쓰임새에 특징이 있는 발명이라는 점에서 기존의 의약용도발명과 달리 취급할 합리적인 이유가 없 으므로, 위 발명이 신규성과 진보성의 특허요건을 충족하는 경우에는 특허를 부여함이 옳다. 의사가 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약용도발명과 동일한 성분의 의약물질을 특허받은 투여용법⋅ 용량대로 환자에게 사용하는 경우 특허발명을 업 으로 실시하는 것에 해당하여 특허권을 침해하는 결과가 초래될 수 있으나, 의사의 의료행위는 인 간의 생명권과 건강권을 보호하기 위한 수단이므 로 특허권에 의해 제한되는 것을 방지할 필요가 있다. 따라서 특허법에 의사의 의료행위에 대하여 는 특허권의 효력범위를 제한하거나 특허침해책임 에서 면책시키는 명문의 규정을 둘 것을 제안한다. According to the practice of the Korean Intellectual Property Office, medical procedures for human beings are not patentable for the reason that the requirement of industrial application is not met. Meanwhile, a recent Supreme Court case in Korea, en banc Decision 2014Hu768 has ruled that in cases where the administration and dosage is added on top of the target disease or efficacy of a pharmaceutical medicine as an invention of a product, the administration and dosage constitutes an element of invention, and a patent may be newly granted to a pharmaceutical medicine meeting the patentability requirements including novelty and nonobviousness by adding a new pharmaceutical use, namely, administration and dosage. This thesis discusses the nature and the patentability of the medicinal use invention which is characterized by a new administration and dosage of a pharmaceutical medicine, comparing it with the medicinal use invention which is characterized by a new target disease. It also discusses the relationship between this type of invention and the invention of a medical procedure for human beings, the standard of novelty and nonobviousness of this invention, and means for harmonizing with the conflicting doctors’ medical practices. Administration and dosage can be said to intrinsically share the features of the use of medicine concerning the target disease or efficacy. In this regard, medicinal use inventions which are based on discovering a new dosage and administration can be patented when meet the patentability requirements including novelty and nonobviousness. In order to harmonize with doctors’ medical practices, this thesis suggests to amend the patent law by adding new provisions that limit the scope of the patent right against doctors’ medical practices, or that give immunity to doctors for their medical practices against liability for patent infringement.

의약용도발명의 특허성 - 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약용도발명을 중심으로 -

이진희 서울대학교 기술과법센터 2017 Law & technology Vol.13 No.2

우리나라의 특허실무는 의료행위에 관한 발명 에 대해서 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특 허를 부여하지 않는데, 이와 관련하여 기존 의약 물질의 투여용법⋅용량에만 특징이 있는 발명이 의료행위에 관한 발명으로서 특허를 부여받을 수 없는 것인지, 아니면 의약용도발명의 일종으로서 이에 대해 특허성이 인정될 것인지에 관해 논란이 있었고, 최근 대법원 2014후768 전원합의체판결 은 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약발명이 의 약용도발명의 일종으로서 신규성과 진보성의 특 허요건을 충족하는 경우 특허를 부여받을 수 있다 고 판시하였다. 이 논문은 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약 발명의 특허성을 인정하는 것이 타당한지의 문제와 그 논의의 전제로서 위 발명의 본질이 대상 질병에 특징이 있는 의약용도발명과 동일한 것인지를 연구 하였고, 이에 부수하여 의약용도발명과 의료행위에 관한 발명과의 관계를 검토하였다. 나아가 투여용 법⋅용량에 특징이 있는 의약발명에 대한 신규성과 진보성의 심사기준에 대해 연구하고, 위 발명의 보 호범위 및 특허권의 효력 문제로서 의사의 의료행 위와의 충돌의 조화 방안을 연구하였다. 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약발명도 특 정 질병의 효과적인 예방 또는 치료라는 의약의 쓰임새에 특징이 있는 발명이라는 점에서 기존의 의약용도발명과 달리 취급할 합리적인 이유가 없 으므로, 위 발명이 신규성과 진보성의 특허요건을 충족하는 경우에는 특허를 부여함이 옳다. 의사가 투여용법⋅용량에 특징이 있는 의약용도발명과 동일한 성분의 의약물질을 특허받은 투여용법⋅ 용량대로 환자에게 사용하는 경우 특허발명을 업 으로 실시하는 것에 해당하여 특허권을 침해하는 결과가 초래될 수 있으나, 의사의 의료행위는 인 간의 생명권과 건강권을 보호하기 위한 수단이므 로 특허권에 의해 제한되는 것을 방지할 필요가 있다. 따라서 특허법에 의사의 의료행위에 대하여 는 특허권의 효력범위를 제한하거나 특허침해책임 에서 면책시키는 명문의 규정을 둘 것을 제안한다. According to the practice of the Korean Intellectual Property Office, medical procedures for human beings are not patentable for the reason that the requirement of industrial application is not met. Meanwhile, a recent Supreme Court case in Korea, en banc Decision 2014Hu768 has ruled that in cases where the administration and dosage is added on top of the target disease or efficacy of a pharmaceutical medicine as an invention of a product, the administration and dosage constitutes an element of invention, and a patent may be newly granted to a pharmaceutical medicine meeting the patentability requirements including novelty and nonobviousness by adding a new pharmaceutical use, namely, administration and dosage. This thesis discusses the nature and the patentability of the medicinal use invention which is characterized by a new administration and dosage of a pharmaceutical medicine, comparing it with the medicinal use invention which is characterized by a new target disease. It also discusses the relationship between this type of invention and the invention of a medical procedure for human beings, the standard of novelty and nonobviousness of this invention, and means for harmonizing with the conflicting doctors’ medical practices. Administration and dosage can be said to intrinsically share the features of the use of medicine concerning the target disease or efficacy. In this regard, medicinal use inventions which are based on discovering a new dosage and administration can be patented when meet the patentability requirements including novelty and nonobviousness. In order to harmonize with doctors’ medical practices, this thesis suggests to amend the patent law by adding new provisions that limit the scope of the patent right against doctors’ medical practices, or that give immunity to doctors for their medical practices against liability for patent infringement.

분리된 유전자의 특허적격에 대한 연구

윤여강 아주대학교 법학연구소 2017 아주법학 Vol.11 No.1

분리된 유전자에 대하여 미국의 연방대법원은 자연의 산물로부터 분리되어져 있다하여도 ‘자연의 산물’로부터 “보다 유의미한(significantly more)” 것이 아니기 때문에 ‘자연의 산물’이며 미국 특허법 제101조에서 요구하는 “새로운... 물질의 조성”이 될 수 없어 특허적격이 없다고 보았다. 그러나 cDNA에 대해서는 보다 자연의 산물과 상당히 다른 것으로 보아 특허적격을 인정하였다. BRCA 유전자에 대한 미국연방대법원의 판결의 영향으로 현재 미국 심사기준에 따른 자연으로부터 분리된 미생물, 효소, 항체도 모두 특허대상이 아니다. 다만, 자연물로부터 ‘보다 유의미한’ 변화가 있으면 특허대상이 될 수 있다. 호주 연방대법원은 BRCA 유전자의 본질을 유전 “정보”로 파악했고, 자연계에 이미 존재하고 있는 정보와 구별되어지지 않는 것으로 파악하여 특허적격을 부정하였다. 같은 방식으로 cDNA도 본질은 “정보”에 있다고 판단하였고, 자연계에 이미 존재하고 있는 정보와 구별되어지지 않는 것으로 특허적격이 없다고 하였다. 미생물, 효소, 항체 등에 대해서는 별다른 심사기준이 제시되고 있지 않아 명확하지는 않으나 호주특허청에서는 호주 연방대법원의 판결이 분리된 자연적 생산물 또는 이의 유도체에 대해서 특허성이 없다고 한 것은 아니다라고 밝히고 있고, 분리 정제된 미생물에 대해서는 특허적격이 있다고 하여서 유전자 이외의 다른 생물공학적 특허에 대한 변화는 크지 않을 것으로 보인다. 인체의 진단 및 치료 방법에 대해서 특허성을 인정하고 있는 미국과 호주에서 분리된 유전자의 특허적격이 인정되지 않았다. 미국과 호주에서의 분리된 유전자의 무효 소송이 제기된 이유가 BRCA 유전자에 대한 특허를 보유하고 있던 Myriad 사의 강력한 특허권 행사 때문에 시작되었다는 점을 고려해 보면 인간의 치료 및 진단 방법에 대해서 특허성을 인정하고 있는 미국과 호주에서 인체의 진단 치료에 큰 부담을 주고 있는 분리된 유전자의 특허적격을 부정하도록 연방대법원의 판결에 영향을 주었을 것으로 보인다. 미국과 호주의 태도는 이제까지 분리된 유전자에 대해 특허적격을 인정해 오고 있으며 명문의 규정으로 또는 법의 해석으로 특허대상임을 명시적으로 밝히고 있는 국제 특허심사실무에도 맞지 않는다. 이에 더하여 현재의 호주와 미국의 판단에 따르면 최초로 유전자의 기능을 밝힌 사람은 특허권을 가질 수 없는데, 이를 조금 변형한 사람은 특허권을 가질 수 있다. 이는 원천 특허에는 권리가 인정되지 않는 반면에 개량특허에는 특허가 인정되어서 원천 기술 개발자의 시장이 개량발명자에게 빼앗기는 문제가 생긴다. 이런 문제를 차단하기 위해서 원천 기술 개발자는 자신의 기술을 공개하지 않을 가능성이 있다. 이는 기술 공개를 통하여 산업발달을 목적으로 하는 특허제도의 목적과는 다른 결과가 발생한다. 따라서 미국과 호주 연방대법원에서의 판결과 같이 분리된 유전자의 특허성을 부정하는 것보다는 특허권의 효력을 인체의 진단 및 치료적 사용에는 미치지 않도록 하는 기타 국가들의 보호 방안이 더 합리적이라 생각된다. 분리된 유전자에 대한 미국 및 호주 연방대법원의 판결은 분리된 유전자에 대한 특허적격에 혼란을 일으키고 있다. 생명공학 발명의 통일적인 보호를 위하여 이에 대한 국제적 합의가 필요해 보인다. According to Supreme Court Decision to BRCA gene in U.S.A, an isolated gene has no patentability because the isolated gene is not significantly more from that of nature. Therefore an isolated gene is not patentable according to Article 101 of U.S. patent law. However, as cDNA is markedly different from that of nature, it is patentable. Following the Supreme Court Decision, U.S. Patent and Trademark office made Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility (IGE). According to the IGE, solely purified microorganism, antibody and enzyme are not patentable. If there is a significantly more variation than that of nature, it is regarded as to be patentable. Australian High Court found that the nature of BRCA gene is information, which is not discernable from the nature’s pre-existed gene. Therefore an isolated BRCA gene is not patentable. In the same way, the nature of cDNA is not discernable from the nature’s pre-existed gene, thus, it also unpatentable. As to microorganism, enzyme and antibody, Australian patent office did not issue special Examination Guideline. However Australian patent office noted that the Australian High Court Decision did not mention that isolated biological materials are not patentable. According to newly issued Australian Examination Guideline, a isolated microorganism is patentable, therefore, it is regarded that there is no big change in the eligibility to the microorganism, enzyme and antibody. In U.S.A and Australia which countries give patent for human diagnostic or treatment method, however, isolated gene is not regarded as patentable. When it is considered that one of the reasons for filing suit for invalidation to the isolated gene in U.S.A and Australia is raised from the Myriad’s strong patent right execution, the big burdens of patent protection in human diagnostic and treatment methods may have effect on the Supreme or High Court decisions to deny the patentability of isolated gene in U.S.A and Australia. The attitudes of U.S.A and Australia to the patentability of isolated gene are not accord with international patent practices which protect isolated gene so far by legal interpretation or substantive enactment. In addition, according to U.S.A and Australia’s positions to isolated gene, the one who first identify the function of a gene could not have patent, but, other one who modify the isolated gene slightly may have patent. This will deprive original-patentee’s rights by improvement-patentee’s rights because original invention is not protected by patent, however, slightly improved invention is protected by patent. For protecting their rights, original inventor may not open their technology to public. This situation is not meet with the purpose of patent system which promotes industrial development by disclosing technology. Therefore, it is more reasonable to protect isolated gene on the contrary to U.S.A and Australia’s Supreme or High Court decisions, however, to restrict patent rights to human diagnostic or treatment methods. Supreme Court Decision in U.S.A and the High Court Decision in Australia give much confusions to the patentability of isolated gene. For the harmonization to the patentability of isolated gene, it is need to make international agreement.

인간 유전체 연구 관련 국제 특허성 연구(I) : 유전자 단편, 유전자 진단, 체세포 유전자 치료를 중심으로

김소윤 ( Kim So-yoon ),김수민 ( Kim Su-min ),김한나 ( Kim Han-nah ) 한국의료법학회 2016 한국의료법학회지 Vol.24 No.2

이 논문의 목적은 인간 유전체 연구의 특허와 관련된 국제 동향을 유전자 단편, 유전자 진단, 체세포 유전자 치료를 중심으로 살펴보고 그 연구 결과를 고찰해 보는 것이다. 최근 생명공학 특허 분야에서 논란이 되었던 것은 유전자 단편에 대한 특허성 인정에 대한 것이다. 이전까지 당연히 인정되었던 유전자 단편의 특허가 기술의 발전에 따라 미국을 선두로 그 특허성이 인정되지 않는 추세로 바뀜에 따라 국제적으로 영향이 나타나고 있다. 이를 살펴보기 위하여, 먼저 이 논문은 우선유전자 단편, 유전자 진단 및 체세포 유전자 치료의 최신 연구 동향을 소개하였다. 또한 저자들은 분야별 각 국가의 특허 제도의 동향에 대해 조사하고 그 분석 결과를 고찰하였다. 연구 결과, 국가별로 인간 유전체 연구의 특허 허여 여부의 기준에 있어 조금씩 차이를 보이고 있었다. 첫째, 유전자 단편의 특허성은 관련 기술의 발전과 미국 연방대법원 등으로 인하여 점차 그 의미가 퇴색될 것으로 보이므로 우리 제도에서도 제고가 필요하다. 둘째, 유전자 진단의 경우, 미국은 의료행위 또한 특허 대상으로 보기 때문에 유전자 진단 방법도 특허 가능할 것으로 보이나, 대부분의 국가에서 체외 진단기기나 비의료행위의 관점에서 특허성을 인정하고 있으며, 우리 특허 제도에서도 큰 문제가 없다고 본다. 셋째, 체세포 유전자 치료는 모든 연구 대상 국가에서 치료제로 구분하여 기존의 의약품과 마찬가지로 특허대상으로 보고 있다. This article aims to examine international trend related patentability of human genome researches focusing on gene segment, genetic diagnosis, and somatic gene therapy, and then review the research results. Recently in biotechnology area the patentability of gene segment arouse controversy. Previously patentability of gene segment was rightly acknowledged but with the development of biotechnology, leading by U.S., the gene segment turned out unpatentable, and it affects internationally. To examine this tendency more in-depth, first of all this article introduce the recent research trend of gene segment, genetic diagnosis, and somatic gene therapy. Then researchers investigate each country’s trend of patent system in human genome researches and review the result of analysis. Consequently, each country has slightly different standards in patentability on human gaenome researches. First, the patentability of gene segment’s meaning will be faded by affected the development of biotechnology and sharing international gene database, so our system’s improvement is needed. Second, in case of genetic diagnosis, in U.S., the medical practice is patentable so as to genetic diagnosis, but most countries accept the patentability of genetic diagnosis in the point of in vitro medical devices or non-medical practices, and it is same as in our patent system. Third, every research subject countries classify somatic gene therapy as medicine, therefore it is patentable like existing medicine.

제조방법이 기재된 물건발명(Product By Process)의 청구항 해석 방법에 관한 이슈

윤정호 서울대학교 기술과법센터 2016 Law & technology Vol.12 No.5

제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)은 물건청구항의 형태를 갖추 고 있으나, 제조방법에 의하여 그 물건을 한정하 는 형식으로 기재된 청구항이다. 제조방법이 기재 된 물건발명 청구항은 특허성 판단시와 보호범위 판단시에 그 해석이 국가별로 다양하고, 한 국가 내에서도 법원에 따라 상이한 경우가 많을 정도로 논란이 되어 왔다. 하지만, 2009년 미국의 CAFC 전원합의체 판결을 시작으로, 2012년 일본 지적 재산고등재판소 판결에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석을 명확히 정리하였다. 한국의 경우 2015년 1월 대법원 전원합의체 판결이 나오면서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단의 기준을 마련하였으며, 2015 년 2월 처음으로 대법원 판결로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 판단기준을 제시하였다. 우리나라의 최근 대법원 판례는 기재요건과 관 련하여 명확설의 입장을 취하였고, 특허성과 보호 범위 판단시에 물적 동일설로 입장을 변경하였다. 다만, 보호범위 판단시에 예외적으로 제법 한정설 을 채택하여, 경우에 따라 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 해석이 문제될 수 있을 뿐만 아 니라, 어떠한 경우에 예외가 적용되는지에 대한 명확한 기준이 없으므로 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 전체적인 법적 안정성을 저해하는 요소가 될 수 있다는 점이 우려된다. 따라서, 보호 범위 판단시에 불명확한 “예외”를 통하여 청구항 의 해석방법을 달리할 것이 아니라, 불합리한 정 도로 넓게 해석되는 경우에는 (동일한 해석방법 에 따르면) 진보성 등의 특허성에 관한 무효사유 가 존재할 가능성이 높으므로, 오히려 무효주장으로 별개로 다투도록 하여 해결하는 것이 효과적일 것이라고 판단된다. This article delves into interpretation method of product by process claim which is a claim directed to a product where the product is defined by its process of preparation, especially in the chemical and pharmaceutical industries. According to the recent korean supreme court decisions, even though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. Also, the scope of protection of the patent is based on the product itself.