模倣商標出願에 관한 法的取扱 : 공서양속규정의 적용을 중심으로

정태호 延世大學校 法務大學院 2002 국내석사

본 논문은 모방상표의 출원에 관한 법적취급에 대해서 다루고 있다. 타인의 인용상표와 단순히 동일, 유사한 상표가 아닌, 타인의 신용등을 이용하여 부당한 이익등을 도모할 목적으로 그 타인의 상표를 모방하여 출원한 상표를 모방상표라 하며, 특히 상표제도 운영상에 있어서 가장 문제가 되는 것이 모방상표에 관한 문제이다. 본 논문에서는 일반적인 모방상표에 관련된 문제에서 좀 더 구체적으로 들어가서 모방상표출원에 관한 모든 사항을 다루는 것이 아니라, 특히 모방상표출원 시 그것을 규제하기 위해 어떤 법규정을 적용하는 것이 타당하고, 그 적용시 해석을 어떻게 해야 하는가가 중요하다고 보고, 그 법규정의 해석과 적용시 논란이 있는 부분을 중점적으로 다루었다. 즉, 타인의 상표가 국내에서 주지, 저명한 경우등에는 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제10호를 그대로 적용하면 가능하나, 국내에서 주지, 저명하지 않은 타인의 인용상표를 모방한 경우에 그 모방상표에 대한 규제를 어떤 법규정을 적용해서 해결하느냐가 문제가 되어왔고, 상표법 제7조 제1항 제4호 및 제11호의 적용을 통해서 주로 해결하려는 움직임과 그것을 반대하는 견해로 나뉘어져 왔다. 특히 국내에서는 주지, 저명하지 않으나, 외국에서만 주지, 저명한 인용상표를 모방하여 국내에서 출원한 경우, 이 모방상표의 등록을 거절하기 위해, 특허청에서는 "공서양속"에 관한 규정인 상표법 제7조 제1항 제4호를 우선적으로 적용하여, 국제상거래질서 위반등의 이유를 들어 모방상표의 등록을 거절하려고 하였고, 이에 반하여 대법원에서는 본 사안에서 상표법 제7조 제1항 제4호를 한정된 범위내에서 해석하여 본호의 확대적용을 반대하는 입장에서 특허청의 결정을 상고심에서 지지해 주지 않았다. 한편, 특허법원에서는 상기 양자간의 입장을 지지하는 각각의 판례가 나왔으며, 이에 대해 구체적인 경우마다 각각 다른 판례가 나와 아직 이에 대해 확립된 이론은 없다고 보겠다. 이것은 98년 3월 1일 시행 개정법이전에 출원된 모방상표에 관해 적용될 수 있는 문제라고 볼 수도 있겠고, 이 이후 개정법의 상표법 제7조 제1항 제12호를 통해 이런 문제는 어느 정도 해결가능하다고 볼 수 있겠으나, 아직까지 특허청의 심사기준등은 종래의 원칙을 규정하고 있어 논란이 되고 있는데, 공서양속규정의 확대해석을 피하고 있는 대법원의 해석대로 법규정을 적용함이 타당하며, 특허청도 상급심인 대법원의 해석에 따라 법해석을 하고, 그에 대한 문제점이 있다면, 공서양속의 해당범위를 법목적에 따라 명확하게 하도록 법개정등을 통해 해결하려고 해야 할 것이다. 그리고, 상표법 제7조 제1항 제11호 역시 "수요자 기만"이라는 포괄적인 개념의 용어를 포함하여 남발되고 있는 듯한 모습이 보이는 바, 이에 대해 다른 조항과의 형평성을 맞추기 위해 한정된 범위내에서 적용되고, 운영되는 것이 타당할 것이다. 본 논문에서는 우선 모방상표의 개념과 그 규제취지등을 살펴 본 후, 모방상표의 출원시 법적취급에 있어, 특허청의 심사실무, 대법원의 각각의 판례, 특허법원의 각각의 판례를 구체적인 경우로 나누어 살펴보아, 그 타당성을 살펴보고자 하며, 그에 대한 해결책으로 도입된 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 대한 적용가능성을 검토하였고, 마지막으로 모방상표의 등록후에 상표법으로 규제할 수 없는 등록된 모방상표에 대해 상표법과 부정경쟁방지법이 저촉되었을 때, 부정경쟁방지법 제15조의 융통성 있는 해석을 통한 권리남용의 원칙을 적용하여 이를 해결한 대법원 판례의 태도가 타당하다고 보며, 이에 따라 등록후의 모방상표의 효력 제한의 결론을 내린 판례가 적절한 것이었다는 견해를 피력하였다. The main issue concerning Trademark Law deals with the protection of trademarks from imitation and that the application of imitating other trademarks must be enforced and regulated. This thesis would like to shed light on how imitation of other trademarks is legally conducted whereby there are no articles within the Trademark Law restricting the application of imitating other trademarks such as individuals imitating famous foreign trademark or trademarks that are not domestically well-known without any legal rights. Therefore, I would like to demonstrate how this matter could be resolved by applying the provisions supported by the Korea Intellectual Property Organization (KIPO) concerning the public order/morality along with the act of deceiving customers of Article 7, clause I,4 and Article 11 of the Trademark Law respectively. However, the Supreme Court has not supported such regulations under KIPO. Furthermore, there have been various interpretation and opinion in the Patent Court. Accordingly, in order to regulate such application of imitation of trademarks, KIPO has revised the law by amending Article 7, clause 1, 12, but contrary to their initial intention, the provisions of public order/morality of Article 7, clause 1,4 is still being regulated. Although there are views that believe such regulations will solve in protecting in both realistic and practical day-to-day business transactions. It is also believed that the provision of public order/morality is being excessively interpreted and discriminated whereby no precise/accurate regulations can be applied, thus, implying that there are more defects to the regulation. It would be reasonable to avoid the excessive interpretation of the provision of public order/morality. It would also be more reasonable to apply in accordance with other articles since the provision of deceiving customers also carries excessive interpretations. Even in the case of registration of the trademark by imitating the trademark of the first-user, the individual imitating the trademark will be restricted with the abuse of ones rights under the Unfair Competition Prevention Law by the Supreme Court whereby the first-users rights are protected. This views to be an ideal and favorable implementation. All in all, pre-established regulations concerning Trademark Law should be accurately applied to the application of imitation of other trademark instead of regulating and resolving problems by using the provision of public order/morality which is excessively interpreted.

현행 특허법에 있어서 미국 특허법상 징벌적 손해배상액제도의 도입 여부에 관한 연구

류은주 경북대학교 대학원 2008 국내석사

The purpose of this study is to discuss the introduction of Punitive damages which has already adapted in 35 United States Code section 284 to Korean Patent Law. Punitive damages of the patent law are assessed in addition to compensatory damages to punish the defendant for willful infringement and to deter him and others from such conduct in the future. The nature of punitive damages are not only civil remedies but also have criminal ones. Therefore, Punitive damages which have generally been accepted by the United States Court for over 200 years are not familiar in Korea which has a strict division between the civil law and the criminal law. However, currently the demand for the introduction of the punitive damages to Korean Patent law has being raised despite of the disharmony from the legal system between Unites States and Korea. This dissertation is for the discussion of this question in Korean patent law study. First of all, a general study on damages system against the patent infringement in the United States would be headed. The compensation by lost profits or reasonable royalty is the basis of the damages against the patent infringement. In addition, if there is a decision by the jury about willful infringement, the damages can be enhanced up to three times the amount of the compensatory damages by the court. This enhanced damages are the question in this study. Secondly, the damages against the patent infringement of the Korean Patent Law should be followed. The reality about the damages system in the Korea is not enough to protect the patentee because of the unreal amount of damages. The patent litigation need a lot of time and money but the damages could be assessed by the court is under lost profits. This problem cause the discussion about the introduction of the punitive damages in the patent law in Korea. Finally, this study give a careful consideration to the question whether the punitive damages could be introduced in the Korea Patent Law. Opinions which has been suggested about the question are examined throughly. In the view of the negative attitude of the introduction of the punitive damages to the Korea Patent Law, the problems that could be anticipated are presented and the alternative means of the punitive damages are suggested on this study. The purpose of this study is to discuss the introduction of Punitive damages which has already adapted in 35 United States Code section 284 to Korean Patent Law. Punitive damages of the patent law are assessed in addition to compensatory damages to punish the defendant for willful infringement and to deter him and others from such conduct in the future. The nature of punitive damages are not only civil remedies but also have criminal ones. Therefore, Punitive damages which have generally been accepted by the United States Court for over 200 years are not familiar in Korea which has a strict division between the civil law and the criminal law. However, currently the demand for the introduction of the punitive damages to Korean Patent law has being raised despite of the disharmony from the legal system between Unites States and Korea. This dissertation is for the discussion of this question in Korean patent law study. First of all, a general study on damages system against the patent infringement in the United States would be headed. The compensation by lost profits or reasonable royalty is the basis of the damages against the patent infringement. In addition, if there is a decision by the jury about willful infringement, the damages can be enhanced up to three times the amount of the compensatory damages by the court. This enhanced damages are the question in this study. Secondly, the damages against the patent infringement of the Korean Patent Law should be followed. The reality about the damages system in the Korea is not enough to protect the patentee because of the unreal amount of damages. The patent litigation need a lot of time and money but the damages could be assessed by the court is under lost profits. This problem cause the discussion about the introduction of the punitive damages in the patent law in Korea. Finally, this study give a careful consideration to the question whether the punitive damages could be introduced in the Korea Patent Law. Opinions which has been suggested about the question are examined throughly. In the view of the negative attitude of the introduction of the punitive damages to the Korea Patent Law, the problems that could be anticipated are presented and the alternative means of the punitive damages are suggested on this study.

立體商標의 機能性의 原理에 관한 硏究 : 特許와의 關係를 中心으로

박기철 延世大學校 法務大學院 2003 국내석사

전통적으로 상표란 사람의 감각 중 시각을 이용한 2차원적인 평면 표장의 구별이 주요한 기능이었다. 하지만, 다양한 판매기법 및 상품의 다양화로 인하여 전통적 상표의 것 이외에도 입체적인 형상, 소리, 색깔, 독특한 판매기법등이 상표로서의 기능을 수행하는 추세이다. 이 중 2차원적인 형상 뿐만 아니라 3차원적인 형상 자체도 상표로서 인정이 되고 있는 것이 국제적인 추세이다. 이에 우리나라도 1998년 입체상표를 상표로서 등록이 가능하게 하여 국제적인 추세에 부합하며, 상표를 등록하고자 하는 자에게 다양한 상표를 만들 기회를 주게 되었다. 상표는 선택의 표장이며, 소위 '기능성'이 있는 상표는 등록되어 질 수 없다. '기능성'이 있는 상표란 상표의 상품식별력의 기능 이외에 상품이나 포장 자체에 다른 기능이 있는 경우를 말한다. '기능성'을 가지는 대상에 대한 유일한 권리는 특허이며, 이러한 기능성의 원리는 상표로서 등록이 되어질 대상과 특허로서 보호가 되어질 대상을 구분할 수 있게 해주는 유력한 논리중의 하나이다. 이러한 기능성의 원리는 미국의 판례법에 의하여 Trade Dress의 보호에 있어, 그 이론적인 기초가 만들어져 왔으며, 이는 우리나라의 심사상에서도 중요한 기준으로서 작용하고 있다. 하지만, 특허법상에서의 기능성과 상표법상에서의 기능성은 그 의미가 다소 상이하므로 , 해석상에 있어서 주의를 요한다. 특허와 상표의 경계의 차이가 없다면, 두 법의 체계는 흔들릴 수 있으며, 이는 자칫 유한한 기간의 권리인 특허가 반영구적인 권리인 상표로 오인되어, 특정인에게 불합리한 권리를 영구적으로 줄 수 있어, 산업재산권법 체계의 중요한 목적인 산업발전을 해 할 수 있다. 두 권리의 보호의 대상을 구분하는 주요한 원리인 '기능성의 원리'를 논하는 이유가 위에 서술한 모순을 방지하는데 있다고 할 수 있다. 우리나라의 상표법 53조와 57조의 2는 각각 상표권과 타 권리간의 저촉과 법정사용권의 발생을 규정하고 있다. 보호의 대상이 상이한 두 권리간의 저촉과 법정사용권의 문제가 발생할 수 있을까라는 의문이 제기 되어 질 수 있다. 하지만, 그 경계가 명확히 이분법적으로 그어 질 수 없는 바, 겹치어 질 수 있는 보호의 태양이 나타 날 수 있는 가능성이 존재한다. 이에 기능성의 원리를 체계적으로 고찰하고, 그 심사상의 적용에 있어서 각각의 두가지 법상에서의 의의와 판단의 방법을 논하는 것은 앞으로 있을 다자간의 권리를 조정하는데 있어 조그마한 초석이 되어 질 수 있을 것이다. Traditionally, the main function of Trademark is to distingush 2-dimensional marks bewteen themsleves using eyesight among men's senses. But, according to various sales-techniques and the diversity of goods, in addition to the traditional one, 3-dimensional body , sound, color and pecular sales techniques can be done as Trademark, as is trend internationally. So, not only 2-dimensional mark but also 3-dimensional one can be Trademark recently. Also 3-dimensional Trademark can be resistered to Right since 1998 in Korea, which is coincidence with international trend and may give one who wants to resister Trademark the opportunity of making various types of Trademark. Trademark means the emblem of selection. as it is called, the mark with funtionality can never be resistered. That kind of Trademark has another funtion in goods or packaging itself in addition to the power of discernment. The unique right of 'functionality' is patent, so 'the doctrine of functionality' may distinguish between Trademark and patent in the field of protecting object, and could be influential theory among hundreds of ones. This has been developed by the Supreme Court in U.S.A for protecting Trade Dress, and is being operated as the major basis of inspection of Trademark in KIPO. However, the meaning of funtionality in Trademark is different a little from the meaning in patent field. so, We have to pay attention to translate that. If there was no boundary between patent and trademark, these systems could be distorted, also could give harmful influence to industry development by patent's - this is finite term right- being misunderstood as Trademark-that is semi-permanent term right-and by giving irrationally infinite right to some specific person. The significance of debating 'doctrine of funtionality' is to prevent the contradiction as told till now. In Korean trademark law,§53 and §57 2 is each to provide conflict among different systems of law and legal right of use. It could be thought whether it might happen or not because of the different object of protection in each area of laws, but the boundary between them can not be divided into two lines, so there's some possibility that somethins may be put one upon another in these two laws. Therefore to debate 'doctrine of funtionality' systematically and to discuss the meaning and method of judgement of two laws-trademark and patent- in the application of examination can be a small foundation stone to mediate brawl among peoples of different right.

디지털콘텐츠의 특허법적 보호에 관한 연구

송대종 충남대학교 대학원 2007 국내석사

본 논문은 디지털콘텐츠 그 자체에 대해서도 특허대상이 될 수 있는지 여부를 검토하는 것을 주된 목적으로 한다. 디지털콘텐츠 그 자체가 특허대상이 되기 위해서는 특허법상의 발명의 정의에 부합되거나, 특허발명의 실시양태의 하나인 물건에 해당하여야만 한다. 따라서 디지털콘텐츠가 물건으로서 해당하는지 여부를 살피기 위해 민법상 물건의 개념과, 부가가치세법 등의 상품에 대한 법률적인 검토를 통하여 궁극적으로 디지털콘텐츠가 특허법상 물건으로서 적용가능성을 검토하는 것에 집중된다. 한편 디지털콘텐츠가 저작권으로서 보호하는 데는 한계가 있듯이 특허로서 보호하는 데도 역시 고유의 한계가 있다. 디지털콘텐츠가 특허로서 보호된다면 발생하게 될 문제점에 대한 고찰도 필요하다 하겠다. The appropriate and effective protection of digital contents is essential for the development of digital contents. In Korea as well as around world, copyright is the main legal system of protecting digital contents. In addition, the Online Digital Contents Development Act(ODCDA) may protect also protect digital contents. While copyright protects digital contents by awarding copyright owner exclusive rights, the ODCDA does from the perspective of unfair competition. This research argues that there are serious limits in protecting digital contents through copyright or the ODCDA, and therefore, patent protection of digital contents is inevitable. Copyright and the ODCDA cannot protect some elements of idea inherent in the digital content itself. This research is focused on the subject matter of the digital contents itself. In order to meet with the subject matter of the KIPO's patent law, the digital contents itself must be the product as the sort of the category of patent invention. Accordingly, this thesis investigates the definition of the product and goods in the civil law and the value add tax law. In the end, this thesis study the applicable possibility for the digital contents to conform to the subject matter of the patent law. This research aims to provide a means for the digital contents to be efficiently protected by the KIPO's patent law. For this purpose, this research analyzes the meaning and classification of digital contents, what is going on the protection of digital contents around the world and Korea, what are problems in protecting digital contents through copyright and the ODCDA, what industry needs, and what the ripple effect would be when digital content is protected by patent.

植物特許制度의 改善方案 硏究

이호조 忠南大學校 特許法務大學院 2004 국내석사

In the Korean patent law, Article 31 is the only provision in the field of plant patent. This provision refers that a person who invents a variety of plants that reproduces itself asexually may obtain a plant patent. The meaning of this provision has been controversial continuously. The most important thing among the controversies is whether the provision, Article 31, is dependent or independent form other provisions. When the first action in lawmaking for protecting plant varieties was taken place in 1946, the plant patent system in the US code 35 was almost perfectly introduced into the Korean patent law as it was. In US code 35, plant patent is said as a kind of patent for protecting only plant varieties. However, all the provisions introduced from US code 35 in 1946 were deleted in 1961 except for the provision describing the subject of protection. The remained provision is same to the present Article 31 with the exception of the provisory clause. There are difficulties in finding out the reason why the only provision, Article 31, was remained. In the first place, we can merely infer the meaning of this provision by making an observation in the worldwide trends in the protection system for plant varieties at that time. After the rediscovery for Mendel's law at 1900, the plant breeding was started in a scientific way and thereby the new problems in protecting the new varieties bred by scientific methods such as crossing, selection was followed. However, the new plant varieties were not protected by patent law because they were not satisfactory to the requirements in description, repeatability, or inventive step as an invention. Because of these reasons, many countries introduced a new suigeneris system that is different form the general patent. Plant Patent Act was established in USA at 1930 and UPOV convention, a model for plant varieties' protection law, was concluded by European countries at 1961. The protection for plant varieties by the general patent was started in the 1980s since when biotechnology has become a tool in plant breeding. Plant improved by genetic engineering such as gene recombination, cell fusion and transformation was satisfactory to the said requirements. Considering the history of plant protection, the provision restricting the subject in the plant patent law (1961) was not necessary since, in that law, no plant varieties was able to be a protectable subject meeting the requirements of the general patent at that time. Therefore, the existing Article 31 can be concluded to be nothing but a provision to declare the fact that the new varieties can be protected. As the result, we can either introduce either the plant patent system with complementation the Article 31 or delete the article 31. But if the plant patent system is introduced, there will be two protection systems for asexually reproducing plant varieties, the plant patent act and plant varieties protection law. Considering the problem of double protection system, it would be desirable to deleting the existing Article 31. Consequently, plant inventions by new biotechnology can be applied to the general patent for the protection and plant varieties by the conventional breeding method can be legitimate to the plant variety protection system.

特許法院의 管轄과 審理範園에 관한 硏究

조윤주 延世大學校 法務大學院 1998 국내석사

WTO체제하에서 국가경쟁력을 좌우하는 대표적인 것이 지적재산권이다. 각 국간의 경쟁이 치열해지고 기술이 더욱 복잡하고 다양화되어 감에 따라 지적재산권을 제대로 보호하기 위해서는 나라마다 다른 소송제도에 대한 연구가 절실하며, 최근 설립된 특허법원의 전속관할사건인 심결취소소송을 비롯한 산업재산권소송제도 전반을 살펴봄으로써 결과적으로 국내에서 산업재산권등을 경쟁력있게 보호할 수 있는 대처방안을 모색할 필요성이 크다 할 것이다. 각 사건에 대한 전문적 지식과 정확한 이해능력, 신속·정확한 처리의 필요성이 어느 때보다도 크다 할 지금, 특허법원이 산업재산권 전문법원으로서 제 몫을 다하기 위해서는 특허심판원과의 역할분담과 협력관계, 기술 심리관제도의 정립, 관할 및 심리범위 등에 대한 연구가 특히 필요하다 할 것인데, 이 연구에는 특허심판제도도 함께 고려하여 산업재산권분야의 전문성과 특수성을 살릴 수 있는 길을 모색해야 한다. 이러한 일련의 문제는 별개의 문제가 아니라 하나로 연결되어 있다고 할 수 있는데, 그 핵심이 바로 관할과 심리범위에 관한 문제이다. 심리범위의 문제는 각 전문가 사이의 역할분담문제와 관계되고 각 기관의 실질적 역할을 이끌 중요한 문제이다. 따라서 본 논문에서는 각 국의 산업재산권소송의 관할 체계를 주요 선진국을 중심으로 살펴보고, 최근 특허법원의 설립과 함께 도입된 기술심리관제도를 검토한 다음 그 확대적용 여부를 특허법원의 관할집중문제로부터 제기하였고, 외국의 기술판사제도를 살펴보았다. 마지막으로 우리 특허법이 심결전치주의를 규정하고 있으나, 특허심판원과 특허법원은 심급적 연계가 없으므로 심결취소소송이 항소심적 성질을 갖게 됨으로 인하여 사실심에 관한 특허법원에서의 심리 범위에 대한 해석이 문제시 된다. 심리범위에 대한 해석 혼란으로 인해 결과적으로 산업재산권의 일관된 판단을 저해하고 산업재산권 전반의 발전의 장애를 초래한 일본의 경우와 같은 前處를 밟지 않기 위해서 특허심판과 특허심결취소소송의 취지와 성질등 전반적인 것을 폭넓게 검토하여 심리범위에 관하여 우리 제도가 취할 수 있는 입장을 살펴야 하겠다. Intellectual Property Rights is a measure to decide the competitive power of the nation under the WTO structure. Up to the present, nations have made efforts to reduce the difference of the adjective law and the substantial law in the intellectual property rights. Therefore, these rights are similar to each other in the world. However, patent litigation, without international treaty, assumes different institution. Accordingly, we need to study on each national action of the industrial property rights, particularly the jurisdiction and the scope of hearing of an appeal. I studied two points on this. First, now, Patent Court has only a jurisdiction for the revocation of the Industrial Property Tribunal's decisions, and Civil Courts take charge of the actions against infringement and damages. However, It is believed that Patent Court is in charge of all cases, because patents contain technical concepts. Otherwise, the first- level trial cases against infringements should be concentrated to a minor number of courts. Civil Court judges are the ones who majored in general law and have no knowledge in patentability. Therefore, I hereby propose employing a technical examiner system in which the first- level trial cases are examined by technical examiners as well, while the technical contents must be examined by the judges in general along with technical judges, not with the technical examiners, at the Patent Court. Second, the litigation to revoke the Industrial Property Tribunal's decisions is the first- level trial in appearance. However, this litigation system is substantially a system in which decisions by the Industrial Property Tribunal can be appealed. Here, an issue of the scope of hearing arises. There roughly exist two theories. One is a theory of unlimitation and the other is a theory of limitation. The latter is subdivided into three theories. The first one is a theory of applying substantial evidence rules, and the second one is a theory of applying identical provision rules. The third one is a theory of applying identical fact and evidence rules. Currently, the Korean Patent Court stands for the theory of unlimitation. However we need to restudy the scope of hearing with regards to patent litigation in nature.

특허침해로 인한 손해배상액 산정 관련 연구 : 징벌적 손해배상제도의 도입문제를 중심으로

서태용 건국대학교 대학원 2013 국내석사

著作權 侵害로 인한 損害賠償에 關한 硏究 : 損害額 算定을 中心으로

정충원 경희대학교 대학원 2010 국내박사

우리 민법은 제750조에서 타인에게 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 손해를 입게한 자는 그 손해를 배상하도록 불법행위에 대한 원칙적인 손해배상제도를 규정하고 있고 타인의 저작권을 침해함으로써 저작권자로 하여금 손해를 입게 한 행위는 불법행위의 하나에 해당한다. 그러나 민법의 불법행위 일반원칙에 의해서 손해배상을 산정하는 경우에는 그 성립요건 중의 하나인 손해와 손해의 발생에 있어서 인과관계를 입증하여야 하는데 그 입증의 곤란함으로 인하여 실무에서는 잘 활용이 되지 못하고 있다.. 따라서 우리 저작권법에서는 저작권침해에 따른 손해배상액을 산정하는데 있어서 저작권자 등의 입증책임을 완화하는 민법의 특칙으로서 저작권법 제125조와 제126조에서 여러 가지 방법들에 대해 규정하고 있다. 즉 저작권법 제125조 제1항에서는 침해자의 이익을 저작권자의 이익으로 추정하는 규정을 두고 있고 제2항에서는 통상의 사용료를 저작권자의 손해로 청구할 수 있도록 하고 있으며 제3항과 제4항에서는 손해액 한정 금지와 과실추정 규정들을 두고 있다. 또한 제126조에서는 손해액 산정이 어려운 때에는 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 하고 있다. 그러나 현실은 이러한 규정들에 의해서 저작권자가 권리를 구제 받기가 매우 미흡한 실정이다. 특히 저작물이용환경이 급속히 디지털화 되어 가면서 침해사실의 발견도 어려워질 뿐만 아니라 침해액 산정에 있어서도 다운로드 횟수나 클릭횟수 등의 사실이 손해액 산정에 있어서 중요한 자료가 되는 등 기존의 법 규정만으로는 권리자의 손해를 적절히 배상해 주는 것이 더욱 더 어려워지고 있다. 따라서 이러한 문제점들을 해결하고 저작권자 권리보호의 실효성을 이루어내기 위한 개선책으로 한미 FTA협정 타결로 조만간에 우리 저작권법에 도입될 예정인 미국의 법정손해배상제도와 특허법 제128조 제1항의 내용 및 계산서류제출명령제도의 저작권법에의 도입여부를 신중히 검토해볼 필요가 있다. 법정손해배상제도는 미국의 저작권법에 규정된 특징적인 손해배상제도로서 저작권침해시 저작권자가 실손해액을 입증하기가 어려운 경우에 일정액의 범위 내에서 법원이 정한 금액을 손해배상으로 받을 수 있는 제도를 말한다. 이러한 법정손해배상제도는 손해배상액 결정에 대한 저작권자의 입증책임을 대폭 완화하고 법원의 재량범위를 크게 확대함으로써 저작권자가 입은 손해에 대하여 적절한 보상을 보장함과 동시에 침해행위를 억제하고자 하는데 그 목적이 있다. 그러나 미국의 법정손해배상제도는 대륙법 계통의 우리나라 손해배상제도와는 차이가 나는 부분이 많고 또 우리의 경제규모나 저작권문화 현실이 미국과는 여러 가지 다른 부분을 보이고 있기 때문에 향후 구체적 입법에 있어서 세심한 주의가 필요하다 할 수 있겠다. 또한 특허법 제128조 제1항은 침해자가 판매한 수량에 특허권자의 단위수량당 이익을 곱해서 그 액을 특허권자의 손해액으로 청구할 수 있는 규정으로서 2001년 특허법 개정시 도입된 내용인데 일본의 저작권법 제114조 제1항도 동일한 취지의 규정을 두고 있다. 따라서 저작권자의 두터운 권리보호라는 점을 감안하면 우리 저작권법만 특허법 제128조 제1항과 같은 내용을 도입하지 않을 이유가 별로 없다 할 것이다. 한편 계산서류제출명령제도는 2002년에 민사소송법이 전면 개정되면서 문서제출의무를 확대하는 규정을 도입하였으므로 민사소송법의 시행추이를 살펴보고 민사소송법의 부족한 부분을 보완하는 차원에서 저작권법에 그 도입을 검토해 볼 필요가 있다고 생각한다. The article 750 in Korean civil law prescribes damages for unlawful act. And infringement of copyright is one of the illegal act. But compensation of damages in the civil law is not applied frequently, because of difficulties in the proof. So, the article 125 and 126 in the Copyright Act regulate special rule of the civil act in the calculation of damages. The details are as follows. The article 125 (Claim for Damages) (1) Where the owner of author's property rights or other rights (excluding author's and performer's moral rights) protected under this Act (hereinafter referred to as "owner of author's property rights, etc.") claims compensation for damages that he sustained by the act of infringement from a person who has infringed his rights intentionally or by negligence, the amount of profit shall be presumed to be the amount of damages that the owner of author's property rights, etc. sustained , if the infringer has made a profit by his act of infringement. (2) Where the owner of author's property rights, etc., claims compensation for damages that he sustained by the act of infringement from a person who has infringed his rights intentionally or by negligence, the amount which he would normally entitled to receive by exercising his rights may be claimed as the amount of damages sustained by the owner of author's property rights, etc. (3) Notwithstanding the provisions of Paragraph (2), if the amount of damages that the owner of author's property rights, etc. sustained exceeds the amount of money as prescribed in Paragraph (2), he may also claim the amount in excess as compensation for the damages. (4) Any person who infringes upon registered copyrights, publication rights, neighboring rights, or rights of database makers shall be presumed to have been negligent in his act of infringement. The article 126 (Setting of Amount of Damages) In those cases where incurrence of damages is recognized, but it is difficult to estimate the amount of damages as provided in the foregoing Article 125, the court may set a reasonable amount of damages by taking into consideration the gist of arguments and the results of evidentiary investigations. But, Even though Korean government has tried to regulate practical policies to protect copyright works, it is insufficient as terms of protection in the Copyright Law cannot be covered in many cases. Specially, the intangible assets and works are more vulnerable in infringement of rights and financial loss, even occasionally, surpassing the tangible assets. Therefore, in order to solve this question, it seems to be necessary to introduce the Statutory Damages Regime in the United States and the article 128, clause 1 of the Patent law, Regime of command for giving the calculation papers.

특허권의 효력과 국제적 보호에 관한 연구 : 특허법조약(PLT)과 국내도입을 중심으로

강철수 한남대학교 행정복지대학원 2009 국내석사

본 논문은 특허권의 효력과 국제적 보호와 관련하여 특허권의 개요를 살펴보고 특허권의 효력과 특허법조약(PLT)의 주요내용에 대해 검토하였고 특허법조약의 체결이 우리나라의 특허제도에 미치는 영향에 대해서도 연구하였다. 특허법조약(PLT)은 기본적으로 출원인 또는 발명자의 편의를 최대한 배려하고자 하는 취지를 기조로 하고 있다. 전반적으로 절차적인 요건을 최대한 완화함으로써 실체적인 특허성의 흠결이 없음에도 불구하고 종래 출원인 또는 발명자가 감내해야 했던 불이익을 구제하고자 하는 것이다. 특허법조약의 체결로 인하여 출원인 또는 발명자는 특허제도의 활용에 있어서 시간적 및 경제적인 이득을 과거보다 상대적으로 많이 향유하게 될 것으로 기대된다. 이상에서 『특허권의 효력과 국제적 보호에 관한 연구』를 통하여 특허권의 효력범위 즉, 특허권의 보호범위를 판단함에 있어서 본 논문에서는 특허청구범위를 중심으로 하여 특허권의 효력범위를 정하는 기준과 특허권 보호범위의 해석원리와 그 판단기준에 관하여 살펴보고 국내외 특허실무와 특허소송관련 판례 그리고 제반학설이 상당부분 이미 확립된 상태이므로 새로운 시각에서의 접근보다는 기존의 학설과 판례에 근거하여 이를 재정리 하여 살펴보았다. 특허권의 국제적 보호에 관해서는 우리나라는 2000. 6월 특허법조약의 체결에 따라 국내 특허법의 개정이 필요하게 되었다. 특허법조약의 제반 규정에 대해 면밀한 검토와 연구를 통해 향후 국내준비절차 및 법 개정에 관한 효율적인 대응을 통해 특허제도의 전반에 걸쳐 유·무형적 낭비요소를 근절함으로써 발명자의 권익보호 및 국가산업발전에 효율적으로 기여 할 수 있도록 제도적 개선이 이루어져야 할 것이다.

미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점 : 특허권 균형 시대의 도래

이주환 연세대학교 대학원 2015 국내박사

1980년대에 이르러 미국정부는 친특허정책(pro-patent policy)의 일환으로 1982년 연방순회항소법원을 설치하면서, 특허침해를 당한 특허권자의 구제방법을 강화하기 시작하였다. 우선 연방순회항소법원은 1983년 Smith International 판결에서 특허권자가 본안의 승소가능성을 강하게 증명할 경우 회복할 수 없는 손해가 추정된다고 판시하였고, 1985년 Roper 판결에서 소송본안과 마찬가지로 예비적인 금지명령에서도 당해특허의 무효성에 대한 증명책임을 피신청인에게 부담시켰으며, 1985년 Atlas Powder 판결에서 본안의 승소가능성에 대한 증명기준을 이전의 의문이 없는 증명기준에서 명확하고 설득력이 있는 증명기준으로 완화하였다. 즉 연방순회항소법원은 이 세 판결을 통하여 예비적인 금지명령의 인정요건을 대폭적으로 완화하였다. 또한 연방순회항소법원은 1908년 Continental Paper Bag 판결에서 연방대법원이 명시적으로 인정하였던 영구적인 금지명령에 대한 일반적인 원칙(general rule)을 채택함으로써, 특허침해가 판결되는 사건에서는 자동적으로 영구적인 금지명령을 인정하였다. 연방순회항소법원이 그 설립초기에 예비적인 금지명령과 영구적인 금지명령에 대하여 판시하였던 판결들은 미국정부의 친특허정책의 산물로서 특허침해사건에서 금지명령이 인정되는 사건의 수를 상당히 많이 증가시켰다. 다음으로 연방순회항소법원은 손해배상액의 산정방법에 있어서 특허권자에게 유리한 판례이론을 지속적으로 선고하면서, 특허침해사건에서 고액의 손해배상액이 산정될 수 있는 여건을 조성하였다. 첫째, 연방순회항소법원은 일실이익의 산정방법에서 1983년 Lam 판결을 통하여 장래의 일실판매에 의한 일실이익의 산정방법을, 1989년 State Industries 판결을 통하여 시장점유율 원칙에 의한 일실이익의 산정방법을, 1995년 Rite-Hite 판결을 통하여 예견가능성 원칙에 의한 일실이익의 산정방법을 최초로 인정하면서, 다양한 형태의 일실이익을 인정하는 것과 동시에 특허권자의 일실이익에 대한 증명을 용이하게 하였다. 둘째, 연방순회항소법원은 합리적인 실시료의 산정방법에서 1986년 Twm 판결을 통하여 가상적인 협상방법보다 고액의 실시료가 산정되는 분석적인 방법에 의한 실시료의 산정방법을 채택하였다. 셋째, 연방순회항소법원은 증액손해배상에서 1983년 Underwater Devices 판결을 통하여 적극적인 주의의무의 원칙을, 1985년 Shatterproof Glass 판결을 통하여 불리한 추정의 원칙을 채택하면서, 특허권자에게 유리한 증액손해배상에 관한 판례이론을 확립하였다. 결국 연방순회항소법원은 1980년대와 1990년대에 미국 특허법의 역사를 통틀어 특허침해를 당한 특허권자를 이례적으로 강하게 보호하는 정책을 펼치면서, 특허권의 보호에 대한 “황금시대(golden ages)”를 열었다. 그러나 2000년대에 접어들면서 연방순회항소법원이 그 설립초기에 채택하였던 특허권자의 구제방법에 관한 판례이론들은 다양한 문제점을 노출하기 시작하였다. 대표적인 예를 들자면, 연방순회항소법원이 채택하였던 영구적인 금지명령에 대한 일반적인 원칙은 자신이 보유하고 있는 특허발명을 실시하지 않으면서 영구적인 금지명령을 무기로 침해자로부터 고액의 실시료를 획득하려는 의도로 특허소송을 악용하는 특허괴물(patent troll)이라는 집단이 출현하게 하였다. 또한 특허권자에게 유리하게 설정된 손해배상액의 산정방법에 대한 판례이론은 당해특허가 보유하고 있는 경제적 가치에 부합하지 않는 고액의 손해배상액이 산정되도록 함으로써, 특허권자를 과배상(overcompensation)하였다. 결국 특허괴물의 출현과 특허권자에 대한 과배상은 미국 특허법이 목적으로 하는 기술혁신에 대한 장애요소로 작용하여, 미국의 산업발전과 경제적인 이익의 도모에 악영향을 준다고 많은 비판을 받았다. 마침내 미국법원은 특허권자의 구제방법을 강화하여 특허권을 강하게 보호하는 것만이 자국의 산업발전과 이익을 도모하지 않는다는 인식을 가지기 시작하였다. 이러한 인식하에서 연방대법원은 특허괴물이 특허침해소송을 통하여 영구적인 금지명령을 악용하는 것을 막기 위하여, 2006년 eBay 판결에서 영구적인 금지명령에 대한 일반적인 원칙을 폐기하였다. 그리고 연방순회항소법원도 손해배상액의 산정방법에 대하여 침해자에게 유리한 판례이론을 지속적으로 선고하면서, 고액의 손해배상액이 산정되는 현실을 타개하고자 하였다. 우선 연방순회항소법원은 일실이익의 산정방법에서 1999년 Grain Processing 판결을 통하여 특허권자의 수용가능한 비침해 대체품의 증명을 어렵게 하였고, 2001년 Crystal Semiconductor 판결을 통하여 특허권자의 가격침식에 의한 일실이익의 증명을 어렵게 하였다. 둘째, 연방순회항소법원은 합리적인 실시료의 산정방법에서 2009년 Lucent Technology 판결을 통하여 전체시장가치의 원칙이 적용되지 않은 사건에서는 할당원칙이 적용되어야 함을 시사하였고, 2011년 Uniloc 판결에서는 오랜 시간 동안 특허권자에게 유리하게 이용되어 왔었던 25% 실시료율의 원칙을 폐기하였다. 셋째, 연방순회항소법원은 증액손해배상에서 전원합의체로 2004년 Knorr-Bremse 판결에서 불리한 추정의 원칙을, 2007년 In re Seagate 판결에서 적극적인 주의의무의 원칙을 폐기하면서, 침해자에게 유리한 고의침해이론을 채택하였다. 결국 2000년대 이후부터 현재까지 미국법원은 강한 특허권의 보호(strong patent protection)의 시대의 종말을 선언하고, 균형적인 특허권의 보호(balanced patent protection)의 시대를 전개하고 있다. 현재 우리나라에서는 특허침해로 인한 손해배상액이 지나치게 소액으로 산정되고 있어서 많은 비판을 받고 있다. 특허침해사건에서 소액으로 산정되는 손해배상액은 특허침해를 당하여 손해를 입은 특허권자를 적절하게 구제할 수 없고, 발명자의 특허발명에 대한 동기를 약화시키며, 기업들의 특허발명을 위한 투자를 위축시킨다. 또한 소액의 손해배상액은 잠재적인 침해자의 특허침해행위에 대한 억제적인 기능이 효율적으로 이루어지지 못하게 한다. 결국 현재 우리법원이 산정하고 있는 소액의 손해배상액은 우리 특허법이 목적으로 하는 기술혁신을 통한 산업발전을 저해하고 있다. 따라서 우리법원은 미국법원이 역사적으로 손해배상액의 산정방법에서 채택하였던 판례이론들을 우리 특허법으로 적극적으로 수용하여, 지금보다 고액의 손해배상액이 산정될 수 있는 여건을 조성하여야 한다. 우리법원이 지금보다 고액의 손해배상액을 산정한다면 발명자에게 특허발명에 대한 강한 동기를 제공하고, 기업들의 특허발명에 대한 투자를 증가시키며, 잠재적인 침해자의 특허침해행위를 효율적으로 억제할 수 있을 것이다. 결국 이러한 상황은 다양한 기술 분야에서의 기술혁신을 유도하여, 우리나라의 산업발전과 경제발전에 이바지할 것이다. 그리고 현재 우리나라는 미국 연방대법원이 eBay 판결을 선고하기 이전의 상황처럼 특허침해가 판결되면 곧바로 특허권자의 특허침해금지청구를 인용하면서, 특허침해금지청구권을 강하게 보호하고 있다. 그러나 현재 우리법원이 특허침해금지청구권에 대하여 취하고 있는 태도는 빠르게 변화하는 특허분쟁현실에 대응할 수 없는 한계점이 있다. 따라서 우리법원도 특허침해금지청구가 특허권자에게 인용되어야 할 필요성을 검토하기 위하여, 미국법원이 영구적인 금지명령의 인정요건으로 채택하고 있는 형평법적인 요건을 채택하여야 한다. 만일 우리법원이 특허침해금지청구권의 인용요건으로 형평법적인 요건을 채택한다면, 앞으로 당면할 수 있는 다양한 특허분쟁의 상황에서 유연하게 특허침해금지청구의 인용여부를 판단할 수 있을 것이다. 결국 우리법원은 특허권자의 구제방법 중에서 손해배상에서는 지금보다 강한 특허권의 보호정책(strong patent protection policy)을 펼쳐야 하고, 이와 반대로 특허침해금지청구권에서는 약한 특허권의 보호정책(weak patent protection policy)을 펼쳐야 한다. 즉 앞으로 우리법원은 특허침해를 당한 특허권자를 구제하기 위하여 균형적인 특허권의 보호정책(balanced patent protection policy)을 펼쳐야 한다. 앞으로 우리법원이 균형적인 특허권의 보호정책을 추진하여야 하는 가장 중요한 이유는 우리 특허법과 특허제도는 우리나라의 산업발전을 도모하기 위한 산업정책적인 도구(policy-based tool)이기 때문이다. 또한 특허권의 정당성에 관한 실용주의적 시각 혹은 공리주의적 시각(utilitarianism)에 의한다면 우리의 특허법과 특허제도는 우리나라에서의 사회적 효용을 극대화할 수 있도록 설계되어야 하기 때문이다. 결국 우리법원이 특허침해금지청구권에 있어서는 지금보다 특허권의 보호를 약화시키고, 손해배상에 있어서는 지금보다 특허권의 보호를 강화한다면, 즉 특허권을 균형적으로 보호한다면, 우리 특허법이 목적으로 하는 기술혁신을 통한 산업발전을 유도하고, 나아가 우리나라의 경제적인 이익을 증가시킬 것이다. By the early 1980s, the Reagon administration began to practice a pro-patent policy for strengthening patent rights. Under the policy, United States administration had established “the Court of Appeals for the Federal Circuit” by enacting the Federal Courts Improvement Act in 1982 and strengthened patentee’s remedies. First, the Federal Circuit had lowered the standard for obtaining a preliminary injunctive relief in patent cases through Smith International, Roper Corp., and Atlas Powder. Second, the Federal Circuit had formulated the general rule that in suits for patent infringement a permanent injunction would automatically issue upon a finding that the patent was infringed and that it was not invalid. Third, the Federal Circuit had found a lot of prejudication favorable to patent holders for calculating damages in patent cases. For example, the Federal Circuit had adopted future lost profits damages based on lost sales in Lam, the market share rule in State industries, and the foreseeability foreseeability rule in Rite-Hite. And the Federal Circuit had accepted the analytical approach for calculating a reasonable royalty in TWM. Also, the Federal Circuit had established the affirmative duty rule in Underwater Devices and the adverse inference rule in Shatterproof Glass for determining whether infringers’s behavior is willful patent infringement. In 1980s and 1990s, for 20 years, the Federal Circuit had opened the so-called “Golden Ages” of patent law. By the early 2000s, the case law the Federal Circuit adopted in its early days began to expose a variety of drawbacks. For instance, the general rule of a permanent injunction had caused so-called “Patent Trolls” that are companies that own patent rights, do not practice that rights, and is able to charge exorbitant licensing fees due to the threat of a permanent injunction issuing against potential licensees. And many precedents the Federal Circuit had adopted in calculating infringement damages had brought about an overcompensation to patent holders. Therefore, many jurists and scholars had criticised patent trolls and an overcompensation to patentees for deterring innovations and industrial developments in U.S.. Finally, United States courts began to have the insight that only strengthening patent rights would not promote its industrial developments and economic interests. Under the thought, U.S. Supreme Court had eliminated the general rule to deny a permanent injunction to patent trolls through eBay in 2006. And the Federal Circuit had continuously found new cases favorable to infringers for calculating damages in patent infringement lawsuits. For example, the Federal Circuit had made patent holders difficult in proving the panduit test for obtaining lost profits in Grain Processing and price erosion in Crystal Semiconductor. Also the Federal Circuit had suggested that the apportionment rule should be applied to the case which does not meet the requirements of the entire market value rule, and had destroyed the 25 percent rule of thumb. In addition, the Federal Circuit had abandoned the negative inference rule through Knorr-Bremse and the affirmative duty rule through In re Seagate. Eventually, from the early 2000s up to now, U.S. courts has ended an era of a strong patent protection and has opened an era of a balanced patent protection. In the Republic Korea, to undercompensate patent holders in patent cases has recently been criticised. First, an undercompensation does not properly relieve patentees who much damaged by patent infringement. Second, an undercompensation would weaken inventor's incentives and company's investments for creating new technologies in various fields. Third, an undercompensation would abate deterrence and punishment for patent infringement. As a result, to undercompensate patentees in patent infringement suits has substantially impeded industrial developments through technological innovations in Korea. Therefore, Korean courts should accept the case law that historically U.S. courts has established and developed for calculating damages in patent infringement cases. If Korean courts would adopt the case law, that will provide inventors with strong incentives for creating new technologies, and will encourage many companies to increase their investments. Also, that will effectively punish infringers and deter potential infringer's patent infringements. Eventually, all this things will promote innovations in a variety of technological fields and industrial developments in Korea. Now, a permanent injunction would automatically issue upon a finding that the patent was infringed in Korea. Namely, Korean courts strongly would protect a permanent injunction. But in this way the courts could not effectively counteract the environments of fast-changing patent lawsuits. So, Korean courts must choose principles of equity, in other words a four-factor test for determining a necessity that patentee should obtain a permanent injunction. If principles of equity of a permanent injunction will be adopted, the courts would flexibly find whether a permanent injunction should issue or not in a diversity of patent lawsuits. As in more than seen, Korean courts should establish a stronger patent protection policy in calculating patent infringement damages, at the same time a weaker patent protection policy in issuing a permanent injunction than now. That is to say, in the future the courts must carry out a balanced patent protection policy to relieve patent holders damaged because of patent infringement. That is why Korean patent law and patent system is a policy-based tool for promoting technological innovations and industrial developments in Korea. And in terms of utilitarianism, they are designed for maximizing Korean social utilities. Ultimately, If Korean courts will strengthen a patent protection for calculating damages in patent infringement cases and will weaken a patent protection in issuing a permanent injunction, that is to say if the courts will protect balanced patent rights, that will contribute industrial developments and economic benefits by promoting technological innovations in Korea.