상표권 침해 소송에서의 독점권 남용 항변에 대한 검토

이수경(Sugyoung Yi) 충남대학교 법학연구소 2011 法學硏究 Vol.22 No.1

발명과 창작에 대한 독점권을 인정하는 지적재산권법과 독점의 폐해나 경쟁제한행위를 금지하는 독점규제법은 법형식상 서로 충돌할 가능성을 가지고 있으나, 모두 기술혁신의 촉진과 소비자 후생의 증진이라는 공동의 목적을 가지고 있다. 다만, 지적재산권법과 독점규제법이 경쟁촉진을 목적으로 하는 점에서 실질적으로 공통의 기반을 가지고 있으나, 그 목적을 달성하는 수단에 있어서는 지적재산권법이 지적재산의 부당한 모방 내지 편승을 금지하는 방법을 사용하는데 반하여 독점규제법은 지적재산의 부당한 이용에서 야기되는 경쟁제한을 규제하는 방법을 사용하고 있다. 이 글에서는 미국 상표권 침해 소송에서 피고가 원고의 상표권 행사가 독점권 남용에 해당한다는 항변을 한 Carl Zeiss 사건의 사실관계와 법원의 판단을 검토하고, 미국에서 상표권 남용의 법리와 상표권 남용의 유형, 특허권의 남용과 다른 상표권 남용의 법리를 살펴보았다. 독점권 남용 행위 이외에도 상표권 남용이 문제된 사건들에는 미국의 오염된 손의 법리나 우리나라의 권리남용의 항변과 같은 일반법리가 적용된 경우들도 있다. 미국 상표법은 특허ㆍ저작권법과 달리 헌법적인 근거가 없고, 그 보호목적과 취지도 다르므로, 판례를 통하여 발전시켜 온 특허권 남용의 법리를 상표권 남용에까지 확장하기는 어렵다. 우리나라도 독점규제법 제59조와 지적재산권 부당한 행사에 대한 지침이 있으나, 이는 특허법을 위주로 규정되어 있기 때문에 동 지침이 상표권 남용에 있어서도 동일하게 적용될 수 있는지의 문제가 남는다. 상표권의 정당한 행사 여부를 판단하기 위해서는 먼저 상표법의 취지와 목적을 고려하여 상표권의 남용을 인정하고, 이러한 상표권 남용에 해당하는 행위들 중에는 경쟁을 제한하는 정도에 미치지 못하는 행위들도 있을 것이므로 비로소 독점규제법의 경쟁제한성 여부를 판단하는 것이 타당하다. 상표권자의 권리행사가 남용에 해당한다고 하여도 상표법상 등록 취소사유에 해당하지 않는 한, 상표권 남용을 이유로 상표권자의 권리 등록을 취소시킬 수는 없으므로, 양 당사자의 상표가 모두 사용되는 경우 소비자의 입장에서는 오인ㆍ혼동을 일으킬 여지가 있는 것이다. 이처럼 상표권 남용이 인정되는 경우 소비자의 혼동가능성을 초래하지 않고 상표권자의 부당한 권리 행사도 막을 수 있어야 할 것이다. Even though it is possible to conflict formally between intellectual property law and antitrust law, both of them have a common goal of increasing technical renovation and consumer welfare. While antitrust law regulates competition restraints, intellectual property law forbids counterfeits and free-rides. This article reviews facts and decisions in the U.S. Carl Zeiss case, where defendant will deny plaintiff’s exercise in the trademark infringement litigation, and also looks into U.S. jurisprudences regarding to antitrust misuse defense, type of U.S trademark misuse, the differentiations between patent misuse and trademark misuse. Besides antitrust misuse defense, there are some cases in which the federal court applies to the doctrine of unclean hands or the korean court considers abuse of right(civil law section 2). Because U.S. trademark law is absent its legalization by Congress, its purpose is to avoid public confusion that might result from imitation, an antitrust misuse defense in trademark litigation is weaker than that in patent action. Although we have Monopoly Regulation And Fair Trade Act section 59 and Review Guidelines on Undue Exercise of Intellectual Property Rights, they regulate patent, therefore it is difficult to expand its principle in trademark litigations. First, the court shall judge due exercise of trademark considering an intention and a purpose of trademark law, then decide anti-competitive activities, for some cases is not sufficient to establish antitrust violations. Also, trademark misuse shall enable the trademark owner not to exercise unduly, let alone avoid public confusion.

상표권 남용에 관한 판례의 유형별 고찰: 한국과 일본의 판례를 중심으로

정태호 한국지식재산연구원 2014 지식재산연구 Vol.9 No.3

Several types of abuse of trademark rights have appeared unlikecases of abuse of patent rights in the actual infringement cases oftrademark rights, etc., since trademark rights unlike patent rights relatedto the invention have conventionally accumulated credit and are closelyrelated to credit. The assertion of abuse of trademark rights have been made inseveral types of cases by a pre-user of a trademark in trademark disputeand courts have made many positive decision for this assertion. There are many cases that Korean courts determined abuse oftrademark rights for each case in trademark dispute. On the other hand,there have been several decision on abuse of trademark rights intrademark dispute since long time ago under Japan systemssubstantially similar to Korean trademark law systems, so I think thatJapanese legal principle of determination on abuse of trademark rightslike this have been established more variously than Korean legalprinciple about each case of trademark dispute by Japanese courts. Particularly, there have been the most decision Korean courts havedecided that the exercise of trademark rights come under abuse oftrademark rights based on an exercise against principle of good faithand public order, and Korean Supreme Court recently decided that the exercise of trademark rights come under abuse of trademark rights basedon the exercise of trademark rights which trademark registration willcome to invalidation obviously. Therefore, a pre-user of a trademark willbe able to make an assertion of abuse of trademark rights based on anexercise against principle of good faith and public order and the exerciseof trademark rights which trademark registration will come toinvalidation obviously at the same time, when the trademark isregistered after a trademark right holder copy the trademark of a preuserand apply for registration. And the courts will be able to determineon the above all bases of the assertion simultaneously. On the otherhand, I think that the problem on period of limitation as well as reasonsfor invalidation also have to be considered by being referred to Japaneseinterpretation of legal principle in determining abuse of trademark rightsabout the exercise of trademark rights which trademark registration willcome to invalidation obviously. In conclusion, this paper is making comparative study on types ofabuse of trademark rights in Korean trademark dispute, decision ofKorean Supreme court related to the above dispute, types of decision ofcourts on abuse of trademark rights in Japan and an application of abuseof rights for each case in trademark dispute. 상표권은 기술의 발명과 관련된 특허권과 달리 기존에 축적되어 온 신용과 밀접하게 관련된 것이므로, 실제 상표권 침해사건 등에서 특허권의 남용과는 달리여러 가지 유형의 권리남용의 태양이 나타나고 있다. 상표분쟁에서는 선상표사용자 등에 의해 다양한 상황에서의 상표권 남용의 주장이 이루어지고 있고, 이러한주장에 대하여 법원에서도 긍정적인 판단을 내린 것들이 다수 존재하고 있다. 우리나라 법원에서의 상표분쟁에 있어서 유형별로 상표권 남용을 판단한 다양한 사례들이 존재하고 있으나, 실제적으로 우리나라와 가장 비슷한 상표법제를 가지고있는 일본에서는 오래전부터 상표분쟁에 있어서 상표권 남용에 관하여 판단한 다양한 판례들이 다수 축적되어 왔고, 이러한 상표권의 남용에 관하여 상표분쟁의 경우마다 우리나라보다 다양한 유형별로 판단법리가 잘 정비되어 있다고 생각된다. 특히 우리나라의 경우에는 신의칙 내지는 사회질서에 반하는 상표권의 행사라는 것을 근거로 하여 상표권의 남용에 해당된다고 법원에서 판단하는 경우가 가장많았고, 최근에는 무효로 될 것임이 명백한 상표권의 행사라는 것을 근거로 하여상표권의 남용에 해당된다고 판단한 판례가 나오기도 했다. 따라서 상표권자가 선상표사용자의 상표를 모방하여 상표등록을 받은 경우에는 상기와 같은 2가지 근거가 상표권의 남용과 관련해서 동시에 주장되거나 판단될 수도 있을 것이다. 그런데 무효로 될 것임이 명백한 상표권의 행사에 관하여 권리남용을 판단함에 있어서는 일본의 해석을 참조하여 무효사유뿐만 아니라 제척기간과 관련된 문제도 고려하여야 할 것이다. 결국 본 논문에서는 우리나라에서의 상표분쟁에 있어서 상표권 남용의 유형및 이와 관련된 대법원 판례들에 대해서 구체적으로 분석함과 아울러, 일본에서의상표권 남용에 관한 판례의 유형들과 상표분쟁에서의 유형별로 어떻게 권리남용을 적용하고 있는지에 관하여 비교법적으로 고찰하고 있다.

상표권의 이전과 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소제도에 대한 고찰

손천우 사법발전재단 2020 사법 Vol.1 No.54

Article 119(1)2 of the Trademark Act aims to protect the commercial credit and rights of those who use trademarks as well as the interests of traders and consumers by preventing licensees from illegally using them beyond the scope of their rights to use the trademark, thereby ensuring the safety of transactions and preventing them from jumping on the credit or reputation of other trademarks. In determining the reasons for cancellation of such use for unlawful purpose, there is a special reason for cancellation or invalidation of other trademarks in that the actually used mark should be determined whether it is likely to cause confusion with products related to other people’s business by preparing not only the registered trademark but also another person’s mark. In the event of a trademark right transfer, it is difficult to avoid confusion with the goods related to the work simply by using the same trademark or applying a slight modification to it. This problem occurs not only when trademark right is transferred under a legitimate contract, but also when it is transferred through an auction against the will of the trademark holder. In order to ensure freedom of trademark transfer and to make a proper valuation of the trademark right, the effects and rights of the use of the trademark before it is transferred should all be attributed to the trademark, such as its reputation, credit, customer suction, before it is transferred, and it is only natural that it becomes difficult for the former trademark holder to use the transferred trademark. It also relates to the classic theme of distinguishing between the right to use a trademark and the right to request prohibition of the use of a trademark. In this respect, the Supreme Court Decision 2017Hu2178 has huge implication in that it determined that the previous trademark holder or licensee permitted to use the trademark was included in the “other person” set forth in Article 119(1)2 of the Trademark Act upon transfer of a trademark right, presented the judgement criteria for unlawful use of the trademark transfer, and sought a harmonious and reasonable resolution in cases on the merits regarding prohibition of infringement between the parties concerned, cases involving preliminary injunction, and non-use cancellation cases. The subject case is expected to have significant impact on resolving disputes concerning whether a licensee illegal used a trademark in the case of the transfer of a trademark right. 상표법 제119조 제1항 제2호가 규정하는 사용권자의 부정사용에 기한 상표등록취소제도는 사용권자가 등록상표를 부정하게 사용하지 못하도록 하여 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 자의 영업상의 신용과 권익을 보호하고자 하는 것을 목적으로 한다. 이러한 부정사용취소 사유를 판단할 때는 실사용상표를 등록상표뿐만 아니라 타인의 대상상표와도 함께 대비하여 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 할 가능성이 있는지를 판단해야 한다는 점에서 다른 상표권의 무효나 취소사유와 다른 특수성이 있다. 종래에는 사용권자의 실사용상표가 제3자의 대상상표와의 혼동가능성 여부가 주로 문제 되었다. 그런데 상표권이 이전되는 경우에는 종전 상표권자와 이전받은 자가 동일한 상표권을 사용하거나 약간의 변형을 가하는 것만으로는 업무와 관련된 상품과의 혼동을 방지하기 어려운 문제가 발생한다. 이러한 문제는 상표권이 정당한 계약에 의해 이전되는 경우뿐만 아니라 상표권자의 의사에 반하여 경매 등을 통해 이전되는 경우에도 마찬가지로 발생한다. 상표권 이전의 자유를 보장하고, 상표권에 대해 가치평가를 제대로 하기 위해서는 상표권이 이전될 경우 이전되기 전의 상표사용에 의한 명성, 신용, 고객흡인력 등의 효과 및 권리는 모두 그 등록상표에 귀속되는 것으로 보아야 하고, 종전 상표권자가 이전된 상표권을 사용하기 어렵게 되는 것은 당연한 일이다. 그렇다고 하여 상표권을 이전받은 사람이 종전 상표권자가 등록상표와 유사한 범위에 관해서 취득한 명성, 신용, 고객흡인력 등의 효과 및 권리까지 모두 승계받았다고 볼 수는 없다. 이는 상표권의 사용권과 금지청구권의 구별이라는 고전적인 주제와도 관련되어 있기도 하다. 이런 점에서 최근 선고된 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결은 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 상표법 제119조 제1항 제2호가 규정하는 ‘타인’에 포함되고, 상표권의 이전에 관한 부정사용에 관한 판단 기준을 제시하면서 당사자들 사이의 관련 침해금지 본안사건이나 가처분 사건, 불사용취소 사건과의 조화로운 해결을 도모하면서도 합리적인 결론을 도출하였다는 점에서 큰 의의가 있다. 향후 상표권이 이전된 경우 사용권자의 부정사용 여부가 쟁점이 된 분쟁에 많은 시사점을 줄 것으로 생각한다.

지식재산권(IP: Intellectual Property) 담보대출을 위한 상표권 가치평가 모델 개발

박문기(Mun-Gi Park),김준영(Jun-Young Kim),전주언(Joo-Eon Jeon) 대한경영학회 2014 大韓經營學會誌 Vol.27 No.8

부당하게 선점한 상표권의 권리행사 제한에 대한 연구

심미랑 ( Shim Mi-Rang ) 경상대학교 법학연구소 2022 法學硏究 Vol.30 No.1

우리나라 상표법은 등록주의를 취하고 있어 타인이 사용하고 있거나 사용 준비 중인 상표라도 출원ㆍ등록이 되어 있지 않은 경우, 이를 선점하여 상표등록출원을 하고 다른 거절이유가 없는 경우 등록이 가능하며, 이러한 경우 타인의 상표선택의 기회를 부당하게 제한하게 될 우려가 있다. 특히 미디어가 발달한 현대사회에서는 유명방송에 출연한 상호나 캐릭터 명칭, 유명인이 SNS에 게시한 상표, 아이돌 그룹명이나 연예인 성명 등을 타인이 먼저 출원하여 상표권 분쟁이 발생하는 경우가 흔하다. 이에 우리 상표법에서는 상표의 부당한 선점 및 불사용 저장상표의 보유 등을 방지하기 위하여 사용주의적 요소를 가미하여 상표등록거절이유, 부등록사유, 취소사유, 선사용권 등 다양한 규정을 두고 있다. 그러나 상표등록이 무효 또는 취소가 확정되기 전에 상표권자의 침해금지청구권(법제107조) 또는 손해배상청구권(법 제109조) 행사 자체를 상표법상으로 제한하는 규정은 없으며 법원에서 권리남용 법리에 의하여 해결하고 있다. 이에 법적대응력이 부족한 개인이나 소상공인 등은 상표권자의 침해경고장에 대하여 제대로 대응하기 어려운 것이 현실이다. 해외 각국 상표법에서는 구체적인 내용에는 차이가 있지만, 대륙법계 국가와 영미법계 국가 인지 여부, 등록주의 인지 사용주의 인지 여부와 관계없이 부당하게 선점한 상표권의 행사, 불사용 상표에 대한 권리행사 또는 무효사유가 있는 상표권의 행사 등을 제한하기 위하여 침해금지청구 또는 손해배상청구 자체를 제한하는 취지의 규정을 가지고 있다. 일정기간 불사용 기간이 경과된 경우 독일, 중국 등 다수의 국가가 상표권 행사 자체를 제한하고 있으며(독일 상표법 제21조, 제25조; 중국 상표법 제64조), 일본의 경우 무효사유가 있는 상표권에 기초해서는 권리행사를 할 수 없다는 규정을 가지고 있다(일본 상표법 제39조). 사용주의 국가인 미국은 등록상표 불사용행위에 대하여 상표권자가 그 상표를 포기한 것으로 간주하는 규정을 두고 있고(15 U.S.C. §1127(1)), 상표가 포기 간주된 경우에는 취소심판청구 이전이라도 상표권이 존재하지 않는 것이 되어 그러한 상표권에 근거하여 금지청구나 손해배상청구를 할 수 없다. 영국과 호주에는 상표권자의 부당한 위협에 대하여 그러한 위협을 받은 자가 적극적으로 금지명령, 손해배상 등을 청구할 수 있는 규정을 가지고 있는 것이 특징이다(영국 상표법 제21조 내지 제21F조, 호주 상표법 제129조). 우리 상표법에도 이러한 해외 입법례를 참고하여 부당하게 선점한 상표권에 기한 권리행사, 불사용 상표에 기한 권리행사, 무효사유가 있는 상표권에 기한 권리행사 등을 제한할 수 있는 규정의 도입을 검토해 볼 필요가 있으며, 나아가 부당하게 권리행사를 한 상표권자에 대하여 적극적으로 금지청구, 손해배상청구를 할 수 있도록 하는 규정의 도입도 검토해 볼 필요가 있다. Korea's Trademark law adopts the principle of registration, so even if a trademark is being used or is being prepared for use by another person, if an application or registration has not been made, it is possible to preemptively file an application for trademark registration and register it if there is no other reason for refusal. and in this case, the opportunity to select another person's trademark may be unfairly restricted. Accordingly, registered countries have various regulations, including reasons for refusal of trademark registration, reasons for non-registration, reasons for cancellation, and pre-use, to prevent unfair preoccupation and possession of unused storage trademarks. There are differences in details regardless of whether it is a continental and British law country, principle of registration or use, but overseas trademark laws have provisions to limit the exercise of unfairly preoccupied trademark rights or rights to unused trademarks. In countries that adopt the principle of registration principle, the use of a trademark is not premised on acquiring a trademark, but holding a trademark without using it limits the opportunity of others to choose a trademark and goes against the purpose of the trademark law. Therefore, if a certain period of non-use has elapsed, many countries, such as Germany and China, restrict the exercise of trademark rights itself (Articles 21 and 25 of the German Trademark Law; Article 64 of the Chinese Trademark Law). In the case of Japan, the right cannot be exercised on the basis of a trademark right that has grounds for invalidation (Japanese Trademark Law, Article 39). In the United States, which adopts the use-principle, the trademark owner is deemed to have abandoned the trademark if it has not been used for a certain period of time (15 U.S.C. §1127(1)). If the trademark is deemed abandoned, the trademark right ceases to exist even before the request for a trial for revocation, and no claim for injunction or compensation for damages can be made based on the trademark right. In the UK and Australia, it is characteristic that in the case of an unjustified threat from a trademark right holder, a person who has received such a threat can actively claim injunctive relief and damages (Articles 21 to 21F of the British Trademark Act; Article 129 of the Australian Trademark Act). In Korean Trademark Act, it is necessary to review the introduction of regulations that can restrict the exercise of rights based on unfairly preoccupied trademark rights, exercise of rights based on unused trademarks and trademark rights with grounds for invalidation, referring to these overseas legislative examples. Furthermore, it is necessary to review the introduction of a regulation that allows a trademark right holder to actively file an injunction and compensation for damages.

불공정한 상표권 사용료에 관한 상표법상 해결 방안의 검토

정태호 ( Jung¸ Tae Ho ) 홍익대학교 법학연구소 2020 홍익법학 Vol.21 No.3

상표권 사용료의 불공정성에 관한 문제 제기가 최근에 이루어지고 있다. 여기서 주로 이슈가 되는 것은 다른 회사 간의 브랜드 라이선스료가 아니라 동일한 기업집단 내에서 지주회사와 계열사 간의 상표권 사용료에 관한 것이라고 볼 수 있다. 이와 같이 지주회사와 계열사 간의 상표권 사용료를 협의의 상표권 사용료로서 브랜드 실무 및 타법에서는 강조하고 있다. 그리고 이에 대해서는 지주회사가 계열사에게 상표권 사용료를 면제하거나 과다 또는 과소 부과하는 것이 문제로 되고 있다. 이러한 문제는 공정거래법, 세법, 형법 등에 의해서 해결하는 것으로 주로 인식되고 있으며, 상표법상의 해결 방안은 거의 고려되지 않고 있는 상황이다. 따라서 이 논문에서는 지주회사와 계열사 간의 불공정한 상표권 사용료의 산정에 관하여 상표법상 해결 방안으로 어떠한 방법을 강구할 수 있을지에 대해서 검토한다. 원칙적으로 상표법의 성격상 한계때문에 불공정한 상표권 사용료의 산정에 관한 상표법상 해결 방안의 강구는 어려운 일이라고 볼 수 있다. 이에 대해서는 공정거래법 등에서의 해결 방안을 강구하는 것이 기존의 문헌 등에 근거할 때에 더욱 바람직하다고 볼 수 있다. 그러나 사용권 설정의 법적 근거는 상표법 규정에 근거하고 있고 상표권 사용료의 불공정성에 관한 사회적인 비판이 부각되고 있는 만큼 상표법상 해결 방안에 대해서도 논의할 때가 되었다고 생각한다. 상표법상 해결 방안으로는 출원상표의 규제적인 측면에서는 공서양속 위반과 관련된 상표법 제34조 제1항 제4호의 적용을 상표심사기준에서 규정하는 방법을 고려할 수 있다. 그리고 등록상표의 규제적인 측면에서는 구 특허법에서의 규정을 참고하여 상표권의 남용을 상표법 내에 규정하고, 상표권의 남용 시에 상표권의 행사나 사용 등을 제한함과 아울러, 상표법 제119조 제1항에서 이를 상표등록의 취소사유로 규정하여 상표등록을 취소시킬 수 있는 방법까지 검토할 필요가 있을 것이다. 무엇보다도 이러한 상표권 사용료의 불공정성을 객관적으로 판단할 수 있는 가이드라인의 정립이 필요할 것인데, 기존의 법원에서의 통상사용료 상당액의 산정에 관한 판결들을 정리하고 시장의 상황을 고려하여 상표권 사용료에 관한 객관적인 가이드라인을 공정거래위원회나 특허청 등에서 만들 필요가 있다고 생각한다. The question of the unfairness of trademark right royalty has been raised recently. It can be seen that the main issue here is not the brand license royalties between different companies, but trademark right royalties between the holding company and affiliates within the same corporate group. In this way, trademark right royalty between holding company and affiliate is emphasized in brand practice and other laws as trademark right royalty of a narrow sense. In this regard, it is a problem that the holding company claims for overcharge, undercharge or no charge of trademark right royalty to affiliates. This problem is mainly recognized as being solved by the Monopoly Regulation and Fair Trade Act, the Tax Act or the Criminal Act, and solutions under the Trademark Act are rarely considered. Therefore, this paper studies what methods can be devised as a solution under the Trademark Act regarding the calculation of unfair trademark right royalty between the holding company and its affiliate. In principle, due to the limitations in the nature of the Trademark Act, it is difficult to find solutions under the Trademark Act regarding the calculation of unfair trademark right royalty. For this, it can be considered that it is more desirable to devise solutions in the Monopoly Regulation and Fair Trade Act, etc. based on existing literature. However, as the legal basis for the establishment of license rights is based on the provisions of the Trademark Act and social criticism about the unfairness of the trademark right royalty is rising, I think it is time to discuss solutions under the Trademark Act. As solutions under the Trademark Act, in the regulatory aspect of applied trademarks, the method of stipulating the application of Article 34 (1) 4 of the Trademark Act related to violation of public order and morals in the Trademark Examination Standards can be considered. In the regulatory aspect of registered trademarks, it will be necessary to examine that the abuse of trademark rights is stipulated in the Trademark Act by referring to the regulations in the old Patent Act and the exercise or use of trademark rights in the event of abuse of trademark rights is restricted and this is stipulated as the reason for the cancellation of trademark registration in Article 119 (1) of the Trademark Act. Above all, it will be necessary that the Fair Trade Commission or KIPO establish a guideline that can objectively determine the unfairness of trademark right royalty in consideration of market conditions and the calculation of the usual trademark right royalty in the existing court decisions.

국제적 상표권 간접침해의 준거법과 간접침해 성립여부

문선영(Moon, Sun Young) 한국정보법학회 2015 정보법학 Vol.19 No.3

상표권은 전통적으로 상표권이 부여된 나라의 범위 안에서만 효력이 있는 것이 원칙인데 이를 속지주의라 한다. 따라서 상표권의 효력이 미치는 지역적 범위는 속지주의를 근거로 국내에 한정되는 것이라고 보아 왔으며, 상표권은 다른 나라에서의 행위에 의하여 침해되지 않는 것이고, 국내에서의 행위에 의해 다른 나라의 상표권 침해는 성립되지 않는다고 해석되어 왔다. 그런데 최근 글로벌화의 영향으로 상품의 국제적 유통이 증가함에 따라 상표권의 직접침해지 가 아닌 다른 국가에서 상표권의 직접침해에 관여하는 일이 발생되고 있는데, 이러한 행위를 속지주의와의 관계에 있어서 어떻게 법적으로 규율해야 하는지 어려움이 생기고 있다. 국가간 다수의 행위가 상표권 침해에 관여하는 유형은 여러가지가 있을 수 있으나, 특히 일방의 행위가 상표권 직접침해의 예비행위이거나 교사 또는 방조행위에 해당하는 경우는 상표권 간접침해가 성립되는지 문제될 수 있는데, 이러한 행위에 의하여 실질적으로 상표권 침해의 결과가 발생하는 경우에도 법적인 책임을 부과하는 것이 속지주의 원칙에 반하는 것인지에 대하여는 재검토해 볼 필요가 있다. 또한 이 경우 상표권의 침해여부를 검토함에 있어서는 상표권 간접침해는 직접침해를 전제로 하는가의 문제도 중요한 논점이 될 수 있다. 또한 이와 같이 상표권 간접침해 행위가 국경을 넘어서 직접침해와 다른 국가에서 이루어진 경우, 실질법적 판단에 앞서 그 법률관계를 어느 나라의 법에 의하여 규율하여야 하는지에 관한 국제사법적 쟁점도 함께 문제가 된다고 할 것이다. 이러한 각각의 쟁점은 전통적인 속지주의의 원칙과의 관계에서 어떻게 해결하여야 할 것인지에 대하여 쉽지 않은 문제라 할 것이므로, 본고에서는 먼저 속지주의를 기초로 이러한 다수의 국가에 관련된 상표권의 간접침해 행위에 적용할 준거법은 어떻 게 결정하여야 할 것인지에 관한 국제사법적 쟁점에 대하여 살펴 본 후, 실질법적으로 상표권 간접침해가 직접침해를 전제로 하는지를 검토하고 나아가 이러한 행위에 대하여 상표권 간접침해가 성립될 여지는 없는지에 대하여 자세히 살펴보기로 한다. Traditionally, trademark rights have been valid inside the country where the trademark rights had been registered by the territorial principle. Under the territorial principle, it was commonly interpreted that domestic trademark rights couldn’t be infringed by foreign activities and international trademark rights can’t be infringed by domestic activities. In these cases, when determining the infringement of trademark, the issue is raised whether the indirect trademark infringement depends on the assumption that direct trademark infringement had already established. Also, choice of law to regulate the trademark infringement problem between nations could bring argument based on private international law. However, due to the globalization that is increasing the business transaction and international distribution, direct trademark infringements by these international transactions are occurring these days. This issue raises difficulties how to regulate the direct infringement problem legitimately regarding the territorial principle. Mostly, the types of multiple infringing activities related to direct trademark infringement are intimate incitement or conspiracy. However the issue of determining the indirect trademark infringement occurred by one’s preparation of direct infringement or by aid and abet is more frequently rising these days. If the country where indirect trademark infringement occurred is different from the country of direct trademark infringement brings need to reexamine the following issues; the choice of law, possibility of imposing legal responsibility violation of territorial principle on international indirect trademark infringements. Also the question whether the indirect trademark infringements requires direct trademark infringement had been set before the indirect trademark infringements was made could be important issue when determining the trademark infringement. These kind of issues might be difficult to solve by maintaining the balance between territorial principle. Therefore, this essay will explore the private international law to find a standard to choose the law to regulate the international trademark indirect infringement between multiple countries and examine the connection between indirect trademark infringement and direct trademark infringement. Finally this essay will seek the possibility whether the indirect infringement could be established on overall issues.

공유저작물의 상표권 주장에 관한 고찰 : 도서 어린왕자 사례를 중심으로

김기태(Kim, Ki-Tae) 한국출판학회 2009 한국출판학연구 Vol.35 No.1

이 연구는 공유저작물에 대한 상표권을 주장함으로써 출판계에 논란을 불러일으킨 사례를 중심으로 “산업재산권으로서의 상표권과 문화성이 강한 저작권의 차별적 특성을 중심으로, 두 가지 권리가 충돌하였을 때 그 판단기준은 무엇인지” 살피는 데 목적을 두고 진행되었다. 그리고 이러한 연구목적을 달성하기 위해 설정한 연구문제에 대하여 다음과 같은 결론에 이를 수 있었다. 첫째, 저작재산권이 소멸된 저작물로서의 삽화와 제호를 상표로 인정할 수 있는가? 도서의 제목은 그 책의 내용을 표시할 뿐 출판사 등 그 출처를 표시하는 것은 아니어서 원칙적으로 그 상품을 다른 사람의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니므로, 책의 제목으로 사용된 표장에 대하여는 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 않는다는 점을 확인할 수 있었다. 특히 저작재산권이 소멸되어 공유의 상태에 있는 저작물에 대하여 새로운 권리로서의 상표권을 부여하는 것은 타당하지 않다는 결론을 얻을 수 있었다. 둘째, 저작권과 상표권이 충돌하는 경우 어떤 것이 우선하며, 그 판단기준은 무엇인가? 사례를 통하여 살핀 결과 도서 어린왕자의 상표권을 주장하는 쪽에서는 “스토리를 문제 삼는 것이 아니라 상표로 등록된 이미지를 도용하거나 모방했을 경우 법적 조치를 하겠다는 것”임을 주장하면서 “어린왕자의 상표권은 보호받는 것이 당연하다”고 한다. 그러나 연구 결과 상표권 침해는 상표로 사용하였을 경우에만 해당하며 상표로 등록된 그림이라도 특정상품과 구별하기 위한 의도가 아니라면 도서로서의 어린왕자에 수록된 경우에는 상표권 침해로 보기 어렵다는 결론을 얻었다. 나아가 “책에 쓰인 해당 그림과 글자는 상표가 아니라 콘텐츠의 일부인 저작물”이며 따라서 도서 어린왕자에 대한 상표권 주장은 곧 ‘상표권의 남용’에 해당하는 것임을 확인할 수 있었다. Based on actual cases of claims for trademark right of works in public domain, the purpose of this study was to primarily focus upon differentiated characteristics of trademark right (as an industrial property) and copyright (with strong cultural nature), and find out “what could be the judgment criteria for potential conflicts of those two rights.” And follow- up discussions starting from questions set to achieve the above goals hereof could come to the following conclusions: First, is it possible to accept illustration and title - works without validity of copyright and property - as a part of trademark? The title of book indicates its content, but doesn't show any source including publisher. Besides, it is basically not a binding used to discriminate one product from the other. So it could be here found that the binding used for title of a book has no validity of trademark right vested in same or similar registered trademark. Particularly, it was concluded that it would be inappropriate to vest trademark right as a new right to any work in public domain without validity of copyright and property. Secondly, if copyright comes into conflict with trademark right, which one may precede the other? And what are the judgment criteria for this question? As examined with actual cases, a party claiming for trademark right of a book titled ‘the Little Prince’ holds that “they will take reasonable legal actions against plagiarism of certain images as registered trademark, not bring the story of book into question,” and assumes that “their right to trademark of ‘the Little Prince’ must be protected from any unauthorized use.” However, this study could come to a conclusion that only the unauthorized use of a title for the purpose of trademark is construed as the violation of trademark right, and even a certain illustration registered as trademark can be hardly construed as violation of trademark right when it is contained in a book titled ‘the Little Prince’, unless the user has no intention to discriminate it from other certain products. Furthermore, it was concluded that “relevant illustrations and letters contained in book are not trademarks but (copyrighted) works as a part of content,” so the claims for trademark right of a book titled ‘the Little Prince’ are about “misappropriation of trademark right.”

실무연구(實務硏究) : 상표권침해 및 상품주체오인혼동행위 형사사건에 관한 연구

박태일 ( Tae Il Park ) 법조협회 2010 法曹 Vol.59 No.2

상표권침해가 다투어지는 형사사건 실무에서 상표권침해와 상품주체오인혼동행위로 인한 부정경쟁행위가 함께 문제되는 경우를 자주 접할 수 있다. 주지성 있는 상표권을 침해하는 행위는 상표권침해죄와 부정경쟁행위죄에 모두 해당될 수 있으므로 처음부터 함께 기소되기도 하고, 또한 당해 상표의 주지성이 인정되는 한 상표권침해행위의 성립요건보다 상품주체오인혼동행위의 성립요건이 더욱 탄력적으로 적용될 수 있으므로 처음에는 상표법위반으로 공소제기되었다가 공소장변경절차를 통해 부정경쟁방지법위반이 추가되거나 교환적으로 변경되기도 한다. 또한 상표 유사의 판단기준은 원칙적으로 상품표지의 유사성을 판단하는 데에도 적용될 수 있다는 특성도 있다. 상표권침해나 상품주체오인혼동행위로 인하여 형사처벌을 하려면 일반적인 형사범죄와 마찬가지로 구성요건해당성, 위법성 및 책임의 요건이 필요하다. 구성요건해당성의 측면에서는 상표법과 부정경쟁방지법의 입법목적을 고려하여 성립요건에 관한 제반 규정을 해석하고 적용함으로써 권리자의 보호와 사회 공공의 이익의 조화를 도모할 필요가 있다. 다음으로, 일응 상표권침해가 성립한다고 판단되는 경우라 하더라도, 상표법은 상표등록 제도를 마련하면서 한편으로 등록상표권의 효력을 제한하고 있는 특별규정을 두고 있으므로 이러한 규정에 해당하는지 여부를 살펴보아야 하며, 주관적 요소로서 범의와 법률의 착오 문제를 별도로 검토할 필요성이 있다. 나아가, 범죄 행위자를 어느 범위에서 특정할 것인가의 문제, 침해된 상표권의 특정 방법, 간접침해로 인한 상표권침해죄를 인정할 수 있는지의 문제, 죄수 판단, 필요적 몰수와 양벌규정 등 일반 형사범죄와 달리 특별한 고려가 요구되는 사항에 관하여도 검토가 요망된다. 민사사건과 달리 직권주의가 적용되는 형사사건의 특성상 이 모든 사항에 관한 심리가 이루어진 후에야 비로소 유죄판결을 할 수 있다. 또한, 죄형법정주의의 대원칙을 준수해야 하고, 검사에게 높은 수준의 입증책임이 지워져 있으며, 추정 규정에 의한 간이한 입증이 허용되지 않는다는 점 등에서 민사적 권리행사의 요건사실을 인정하는 경우보다 형사범죄사실을 인정할 때에 더욱 신중한 법 적용이 요망된다고 할 것이다. 다만, 침해를 인정하는 성립요건이 공통되는 이상 민사상 침해금지청구사건이나 손해배상청구사건에서 동일한 사안이 문제되었을 경우 내려질 수 있는 판단과 형사사건에서의 판단에 불합리한 괴리가 발생하지 않도록 유의할 필요성도 크다. 제반 사항에 관하여 우리 대법원의 형사 판결을 중심으로 검토해 보면, 침해행위 성립요건의 주요한 쟁점에 관하여 대법원 판결이 누적되어 있고, 다른 권리와의 저촉으로 인한 제한 규정의 적용 범위 및 범의 인정이나 법률의 착오와 관련하여서도 판례의 태도를 가늠할 수 있는 판결들이 내려져 있으나, 다만 간접침해로 인한 상표권침해죄 인정 여부에 관하여는 아직 대법원의 명확한 입장이 정리되었다고 보기 어렵다. 앞으로 상표법 제66조 제1항 제2, 3, 4호 소정의 각 행위만으로 상표권침해죄를 인정하는 것이 죄형법정주의에 비추어 허용되는 것인가의 문제가 정면으로 다루어져 대법원의 판단이 내려지기를 기대해 본다.

상표권 침해소송의 권리남용 법리에 대한 검토

정요진 서울대학교 기술과법센터 2017 Law & technology Vol.13 No.1

상표권은 표장에 내재된 상표권자의 업무상 신 용과 수요자의 이익을 보호한다는 점에서 인간의 지적 창작물 자체를 보호하는 특허권이나 저작권 보다는 권리 남용행위 사례가 많이 발생하는 편이 다. 대법원 2005다67223 판결에서는 상표권 권 리남용의 적용에 있어 주관적 요건이 반드시 필요 한 것은 아니라고 판시하였으며, 대법원 2010다 103000 판결에서는 무효사유가 명백한 상표권에 대하여 그러한 권리에 기초한 침해금지 및 손해배 상 청구가 권리남용에 해당한다고 판시하였다. 이 러한 판결의 타당성에 관하여, 민법상 권리남용금 지의 법리는 특수한 예외적인 상황에서만 적용되 는 보충성의 요건을 필요로 한다는 점에서, 권리 남용의 법리를 적용하지 않고 상표법 내에서 문제 를 해결했었어야 한다는 비판을 제기한다. 결론적 으로 상표제도의 특수성을 반영하여 상표법 내에 구체적인 상표권 남용행위 유형들을 규정하거나, 무효사유가 있는 상표에 대한 효력을 제한하는 조 항을 신설하여 상표권 남용행위에 대하여 민법상 권리남용의 법리를 적용할 필요 없이 상표법 내에 서 문제를 해결하는 입법방안을 제안한다. There are more cases regarding abuse of trademark rights than those of patent rights and copyrights given that trademark right protect goodwill underlying trademark while patent and copyright protect creative work itself of human being. The Supreme Court held that subjective requirement is not necessarily needed for abuse of trademark rights (2005da67223) and a claim for infringement injunction or for damages based on the trademark right which is evident that the registration of a trademark will be invalidated in a trademark invalidation action constitutes an abuse of rights (2010da103000). Considering the principle of abuse of right based on civil law should only be applied exceptional case, this paper criticize the supreme court decision that they should have resolved the issues by using articles in Trademark Act without applying principle of abuse of right. To sum up, this paper recommend amending trademark act by including main examples of abuse of trademark right cases or restricting trademark right which is evident that the registration of a trademark will be invalidated in a trademark invalidation action, so they can resolve the issues within the trademark act without applying principle of abuse of rights based on civil law.