특허와 영업비밀 활용의 상호보완성에 대한 실증분석

최석준(Seok-joon Choi),김상신(Sang-sin Kim) 한국기술혁신학회 2016 기술혁신학회지 Vol.19 No.3

본 연구는 기업의 지식재산 전유방법 중 특허와 영업비밀의 상호관계를 ‘기업혁신조사’ 자료를 활용하여 실증분석하였다. 다수의 선행 이론연구에서는 특허와 영업비밀 활용을 상호대체적인 관계로 가정하여 논의되어 왔다. 그러나 특허와 영업비밀의 활용은 다양한 기업 및 혁신특성에 따라 상호보완적 및 상호대체적으로 활용될 수 있다. 본 연구에서는 기업 · 산업 · 혁신 특성 통제 후 기업의 특허와 영업비밀 선택에 대한 상호관계를 2005, 2008, 2010, 2012, 2014년 횡단면 자료를 활용하여 분석하였다. 분석결과 2010년 이전에는 특허와 영업비밀이 상호보완적으로 활용되는 것으로 나타난 반면, 2014년 자료에서는 특허와 영업비밀이 상호독립적으로 활용되는 것으로 나타났다. 그러나 분석결과가 2012년 이후 조사방식의 변화로 인해 나타났을 가능성을 배제할 수가 없어 추가적인 분석을 하였고, 설문조사 차이점의 영향을 완전히 배제할 수는 없지만, 최근 나타난 특허와 영업비밀 활용 선택의 상호독립적인 결과는 2010년 이후 늘어난 특허출원 건수 및 기업들이 다른 전유방법들 보다 특허활용에 보다 중점을 둔 것이 원인일 수 있음을 보였다. This study analyzes relationship between utilizing patents and trade secrets of firms empirically by using Koran Innovation Survey data. A number of prior theoretical studies have been discussed by assuming the patents and trade secrets used as alternative mutual relations. However, the use of patents and trade secrets can be used as a complementary and alternative methods generally based on a variety of firm and innovation characteristics. In this study, after controlling for nature of businesses, industry and innovation, the relationships between patent and trade secrets were analyzed by using 2005, 2008, 2010, 2012 and 2014 cross-sectional data. Prior to 2010, the relationship of patents and trade secrets was used as a complementary, while the result of 2014 showed that patents and trade secrets were utilized by firms independently. However, because we couldn"t completely rule out the possibility that this result is caused by the difference between surveys, we performed a additional analysis. In conclusion, the independent relationship between patents and trade secrets may be caused by the increased number of patent applications and preference for the patent by firms since 2010.

기술유출 방지를 위한 비밀특허제도의 개선방향에 대한 고찰 — 일본 경제안전보장추진법 및 기타 주요국과의 비교를 중심으로 —

조용순 한양대학교 법학연구소 2022 법학논총 Vol.39 No.3

Only ‘inventions necessary for national defense’ are subject to secret patents in Korea. However, as major countries prohibit the disclosure of technologies that threaten national security, the scope is broader than that of Korea. In particular, Japan re-introduced the secret patent system by enacting the Economic Security Promotion Act in May 2022, expanding the scope to specific important technologies. In the case of Korea, it is necessary to target the scope of national core technologies and strategic technologies such as semiconductors, biotechnology, secondary batteries, and displays. Also, it is necessary to consider a method of classifying technologies invested in national R&D budgets as objects of confidential patents in the first place among technologies corresponding to national security. The designation and cancellation of secret patents should be reviewed at least once a year. In addition, it is necessary to operate flexibly in conjunction with those who frequently designate and release national core and strategic technologies. In order to guarantee the effectiveness of the secret patent system, it is necessary to introduce the principle of first country application to the KIPO. For this to be effective, it is necessary to establish a penalty provision. In addition, In order to facilitate the procedure for the designation of a secret patent and to check in advance whether the patent is subject to a secret patent, it will be necessary to establish a dedicated organization or unify the confirmation window in the KIPO to inquire whether the patent is subject to a secret patent or not. When the secret patent system is introduced, it is necessary to designate an institution that will prepare a compensation system, evaluate the reasonable compensation amount, and calculate the compensation amount accordingly. In addition, it will be necessary to prepare standards for information leakages prevention measures such as confidentiality for applicants and related businesses, prepare penalties for securing their effectiveness, distribute manuals for security management, and support education. 우리나라는 ‘국방상 필요한 발명’에 한하여 비밀특허의 대상으로 하고 있다. 그러나 주요국은 ‘국가안보’에 위협이 되는 기술의 공개를 금지하고 있어 우리나라보다 그 대상이 넓다. 특히 일본은 2022년 5월 경제안전보장추진법의 제정으로 비밀특허제도를 재도입 하면서 그 대상을 ‘특정중요기술’로 확대하였다. 우리나라의 경우에도 반도체, 바이오, 이차전지, 디스플레이 등 국가핵심기술 및 전략기술의 범위까지 그 대상이 될 필요가 있다. 그리고 국가안보에 해당하는 기술 중에서도 국가연구개발 예산이 투입된 기술의 경우 우선적으로 비밀특허의 대상으로 분류하는 방안도 고려할 필요가 있다. 비밀특허의 지정 및 해제에 있어서는 연 1회 이상 검토하되 국가핵심기술, 전략기술의 지정・해제가 수시로 이루어지는 바 이들과 연동하여 탄력적으로 운영될 필요가 있다. 비밀특허제도의 실효성 담보를 위해서는 우리나라 특허청에 먼저 출원하도록 하는 제1국 출원주의를 도입할 필요가 있고, 이의 실효성을 담보하기 위해서는 벌칙규정을 둘 필요가 있다. 그리고 비밀특허의 지정절차의 원활화 및 비밀특허 대상인지 사전에 확인할 수 있도록 특허청에서 비밀특허의 대상인지 관련기관에 조회할 수 있는 전담조직의 신설 또는 확인창구의 일원화가 필요할 것이다. 비밀특허제도가 도입되는 경우 보상체계의 마련이 무엇보다 필요하다고 할 것이며 합리적인 보상액 평가를 수행할 기관을 지정하고 이에 따른 보상규모 산정이 이루어질 필요가 있다. 그리고 출원인 및 관련 사업자 등에게 비밀유지 등 정보유출 방지조치의 기준 마련, 이의 실효성 확보를 위한 벌칙규정 마련, 보안관리를 위한 매뉴얼 배포, 교육지원 등도 필요할 것이다. 아울러 후출원자의 통상실시권, 비밀특허를 기초로 한 국내우선권등과 관련된 규정도 마련할 필요가 있다.

한·미 FTA 관련 개정 특허법에 대한 고찰

조재신 전남대학교 법학연구소 2012 법학논총 Vol.32 No.3

The Korea-U.S. Free Trade Agreement was taken into effect in March 2012, 4years and 9 months after the Agreement was signed in June 2007. As one of the countries, whose trade dependency is the highest in the world, reaching 97% in 2011, Korea signed the FTA with U.S., after Mr. Obama was sworn in as the president of U.S. Korea signed the FTAs with 10 countries, among which 8, as of Oct. 2012, have been taken into effect, 2 signed, while cooperating with 8 other countries as of today. The KORUS Agreement is comprised of 24 Chapters, among which Chapter 18 relates to Intellectual Property Rights(IPRs). This paper covers revision of the Korean Patent Act(KPA) specified in the KORUS Agreement Chapter 18: i) extension of novelty grace period(paragraph 7,Chapter 18.8); ii) patent-term adjustments due to unreasonable delay(subparagraph (a), paragraph 6, Chapter 18.8); iii) abolition of patent revocation provision due to non-usage(paragraph 4, Chapter 18.8); and iv)protective order for trade secrets obtained during patent litigation(subparagraph (b), paragraph 11, Chapter 18.10). First, novelty grace period was extended from 6 months to 12 months due to revision of the KPA under the KORUS Agreement. At Substantive Patent Law Treaty(SPLT) meeting on the Unification of the patent laws(WIPO), U.S. had asserted grace period should be extended to 12 months, and some major countries, such as Korea, the EPO and Japan, whose grace period had been 6 months, had agreed to extend the period to 12 months in September 2006, on the assumption that U.S. would give up its first-to-invent system. Australia, Chile, and Morocco, which signed the FTAs with U.S., agreed to extend grace period to 12 months as well. Second, patent-term extension due to a delay in the issuance of the patent was covered. If the registration of a patent is delayed, not caused by the patent owner, for more than 4 years from the filing date of the application or more than 3 years from the request for examination, whichever is later, the patent term can be extended for a period equivalent to that delay. The revised KPA newly created regulations related to patent-term extension due to a delay in the issuance of the patent, especially stated,its periods, procedures, and the effect on the rights of the patent owner. Third, as with abolition of patent revocation provision due to non-usage, the KPA relates to patent revocation through Article 116(patent revocation) and Article 133(trial for invalidation). Patent revocation provision(Article 116) has now been abolished under the KORUS Agreement, in view of the fact that it was never applied, i.e., no patent has ever been revoked in Korea based on non-practicing after the grant of a compulsory license and as the patent owner may not request to revoke the patent due to several reasons, including immaturity of the market, even though a patent may possibly be revoked in the future. Fourth, the court may order that the parties involved in the lawsuit shall not disclose the trade secrets to others under the code of civil procedure. During proceeding, however, trade secrets may be disclosed to others, so that the parties involved in the lawsuit are unable to be faithful to court proceedings. Therefore,trade secrets and any confidential information of a party, by law, should be protected in patent infringement actions, if trade secrets were disclosed to the other party. This kind of legal system was discussed in Japan as well as U.S. to become a law, and the amended KPA introduced provisions regarding protective orders for trade secrets acquired during a patent infringement action as well. 한미 FTA 협정이 2007.6월 서명된 후 4년 9개월 만인 2012.3월 발효 되었다. 한국은 2011년 무역의존도가 97%에 이르러 세계에서 무역의존도가 가장 높은 나라 중 하나로서, 한미 FTA의 체결이 필요한 가운데 미국 오바마 행정부가 들어서면서 체결하기에 이르렀다. 한국은 2012.10월 현재 8개국과 FTA가 발효 중에 있고, 2개국과 타결, 8개국과 협상중에 있다. 한미 FTA 협정은 총 24장으로 이루어져 있으며, 그 중 지식재산권 관련된 협정은 제18장(지적재산권)이다. 본 논문에서는 한미 FTA 제18장 지식재산권 분야 중 특허법의 개정이 있었던, ⅰ)공지예외 적용기간 연장(제18.8조 7), ⅱ)등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장제도 (제18.8조 6 가.), ⅲ)불실시에 따른 특허권 취소제도 폐지(제18.8조 4), ⅳ)비밀유지명령제도(제18.10조 11 나.)에 관한 내용만을 다루기로 한다. 첫째, 한미 FTA 협정에 의한 특허법 개정으로 공지예외 적용기간을 기존 6개월에서 12개월로 연장하였다. 미국은 세계지식재산권기구(WIPO)의 특허법통일화를 위한 특허실체법조약(SPLT, Substantive Patent Law Treaty) 회의에서 공지예외 적용기간(Grace period)을 12개월로 주장하여 왔고, 공지예외 적용기간이 6개월인 한국, EPO, 일본 등 주요국들은 미국의 선발명주의 포기를 전제로 12개월로 연장하기로 2006.9월에 합의하였다. 미국과 FTA를 체결한 호주, 칠레, 모로코도 모두 12개월로 협정하였다. 둘째, 등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장제도이다. 심사처리기간 지연 등 특허출원인의 귀책사유가 아닌 이유로 특허권이 기준일(출원일 후 4년 또는 심사청구일 후 3년 중 늦은 날)보다 늦게 특허권이 설정등록 되는 경우 그 지연된 기간만큼 특허권 존속기간을 연장한다는 것이다. 이번 개정된 특허법은 등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장 관련 기간, 절차, 권리의 효력 등의 규정을 신설하였다. 셋째, 불실시에 따른 특허권 취소제도 폐지에 있어서, 우리나라의 특허권취소제도와 관련한 특허법 조항은 제116조(특허권의 취소)와 제133조(특허의 무효심판)이다. 특허법 제116조 특허권 취소 규정은 장래 실시 가능성이 높지만 현재의 시장 미성숙등의 여러 가지 이유로 특허권자가 실시하지 않을 경우 등을 고려하여야 한다는 점과, 법제정 이후 현재까지 단 한건도 취소사례가 없다는 점 등을 고려하여 한미 FTA협정 이행에 따라 폐지하게 되었다. 넷째, 민사소송법에서 영업비밀 등을 보호하기 위하여 비밀심리제도를 운영하고 있다. 그러나 심리시 본인의 영업비밀이 상대방 당사자에게 개시되므로 충분히 이 제도만으로는 충실하게 심리를 진행할 수 없는 경우가 많을 수밖에 없다. 따라서 영업 비밀 등을 상대방 당사자에게 개시된 경우 이를 비밀로 유지해 줄 것을 법원에 요청할 수 있는 제도의 도입이 필요하다. 이와 같은 제도가 이미 미국 뿐 아니라 일본에서도 논의되어 입법화되어 있어 우리나라에서도 한미 FTA의 협정 사항의 이행으로 도입되었다.

영업비밀보호법의 규범적 본질

나종갑 한국지식재산학회 2022 産業財産權 Vol.- No.73

The legality of trade secrets law has been established lately, compared to those of the patent and the copyright. After the industrial revolution, the large scale enterprises and industries needed 새 change the notion of secrecy of trade secrets, from absolute secrecy to relative secrecy. The change inevitably leaded the modification of the legality of the trade secrets law. The absolute secrecy requiring secrecy against all of human in the world is thought of the reflection of the property interest of trade secrets. The rational is that the exclusiveness of property rights of trade secrets requires the exclusively owning trade secrets. However, the relative secrecy substituting the absolute secrecy required the reasonable effort to maintain secrecy instead of the absoluteness of secrecy. The main issue of the trade secrets law now has been focused on the commercial morality of the acquisition of the trade secrets. Then, under the maintaining the reasonable effort to maintain secret for the requirement of the trade secrets protection, there is no proper means of the acquisition of trade secrets even to the reverse engineering. The Korean trade secrets protection act requires the secrecy only, not any effort to maintaining secrecy as the sufficient condition for the protection of trade secrets. However, the law is not reconcile the rational of the general trade secrets law theory. It also provide a bad policy to encouraging invention, discovery and labor, because it encourages the free riding industries. 영업비밀보호법리는 특허나 저작권에 관한 법리보다 상대적으로 늦게 확립되었다. 산업혁명 이후 기업과 산업의 거대화는 영업비밀의 비밀성에 대한 변화를 요구할 수 밖에 없게 되었고, 절대적 비밀성에서 상대적 비밀성으로 변화를 하게 되었다. 절대적 비밀성에서 상대적 비밀성으로의 변화는 영업비밀의 법적 속성에 대하여도 변화를 가져올 수 밖에 없었다. 세상 모든 사람에게 알려지지 않을 것을 요구하던 절대적 비밀성은 그 바탕을 재산권적 속성에서 기인한 것으로 판단되는데, 상대적 비밀성은 절대적 비밀성을 대체하면서 합리적이거나 상당한 노력에 의한 비밀성 유지노력으로 절대적 비밀성을 대체했다. 이로 인하여 영업비밀의 재산권 속성을 침해하였는지 보다는 영업비밀의 취득행위의 적절성 여부, 즉 상도덕적 적절성으로 변화했다. 상대적 비밀성하에서 비밀성을 유지하기 위한 상당한 노력 또는 합리적 노력을 한 경우에는 영업비밀취득의 도덕적 정당성은 존재하지 않는다. 즉 적절한 방법에 의한 역분석도 허용되지 않는다. 우리 영업비밀보호법은 비밀관리성에 대하여 비밀로 유지되면 족한 것으로 규정하고 있으나, 이는 비밀성유지노력을 요구하지 않는 것으로서 상대적 비밀성을 취하는 법리와는 어긋난다. 그 뿐만 아니라 정책적으로도 타당하지 않다. 기술정보나 경영정보의 개발보다는 무임승차를 장려하기 때문이다.

영업비밀 공동보유자의 동의 없는 자기사용은 침해행위인가? -공유 조문 흠결에 대한 해석론 모델의 제시-

박준석 서울대학교 법학연구소 2023 서울대학교 法學 Vol.64 No.1

The Korean intellectual property law, which consists of a maximum of 10 or more diverse laws, has its own characteristics in each of the three major fields of patent, trademark, and copyright while the trademark law and the unfair competition prevention law (exactly, Korean Unfair Competition Prevention Act, hereinafter “KUCPA” commonly belong to the trademark field and require reasonable interpretation to fill the gap arising from different circumstances. Among them, the KUCPA requires courts to go through reasonable and elaborated interpretation process to compensate for defects in the provisions because relevant statutory provisions are so brief that there are large gaps between almost all the provisions. The same is true of whether the "free use" (self-use by a co-owner without the consent of the other co-owners) is recognized among trade secret co-owners (common holders), which is the core issue of this article. In such interpretation process of the KUCPA, unlike patent law, copyright law etc., from the outset, there is a clear limit of the comparative legal analysis that is currently frequently adopted in Korean intellectual property law academia and practice. Furthermore, regarding the free use of trade secrets, there is almost no academic discussion in Japan, and even in the United States, there are only contradicting arguments that analyzed conflicting trends in very rare cases in opposite directions. Unavoidably, the most suitable interpretation process to fill the gap of co-ownership provisions in KUCPA can be achieved only by applying co-ownership provisions in other Korean laws that are most similar in nature mutatis mutandis to the trade secret protection in the KUCPA, while making appropriate revisions during the application process after taking into consideration the unique characteristics of trade secret protection. Although the basic nature of the KUCPA has been severely debated, the prevailing views are that it is close to tort law rather than property law. From this point of view, if we first look at the co-ownership provisions in the Korean Civil Act (hereinafter, KCA) as Korean general tort law rather than those provisions in Korean intellectual property law, there has been a series of Supreme Court judgments and supporting academic opinions to argue that the related provisions about tenancy-in-common rather than joint-tenancy among 3 types of joint ownership in the KCA shall be directly applied to the interpretation of the co-ownership issue in the intellectual property law in general and such an argument is currently dominant. However, even if such co-ownership issue falls under the type of tenancy-in-common basically, it is very unreasonable to ignore the intrinsic characteristics of the intellectual property laws and unconditionally apply the tenancy-in-common provisions of the KCA. Typically, Article 263 of the KCA, which allows free disposal of shares and free use & profit gathering without the consent of the co-owners, contradicts the very nature of the entire KUCPA protection including trade secret protection whose legal status cannot be freely disposed of in general. Therefore, it is necessary to look at co-ownership provisions of all the Korean IP Law one by one in the following steps. At this moment, this article followed a premeditated sequence based on how much similar in nature to trade secrets while thoroughly examined each of the 10 Korean intellectual property laws in total. Several significant implications were drawn through the process of examining individual laws, such as so-called trademark law field (general unfair competition prevention regulations under the KUCPA, the Korean Trademark Act, and geographical indication rights under the Agricultural and Fishery Products Quality Control Act), patent law field (the Korean Patent Act, the Korean Utility Model Act, the Korean Plant Variety Protection Act, and the Korean Design Protection Act) and copyright law field etc. (the K... 최대 10개 이상의 다양한 법률들로 구성된 한국 지적재산권법은 특허‧상표‧저작권 3대 분야별로 각각의 특징이 있는데, 상표 분야에 속하는 상표법과 부정경쟁방지법은 공통적으로 서로 다른 사정 때문에 생긴 조문의 흠을 메우는 해석론이 필요한 상황이다. 그 중 부정경쟁방지법은 관련 법조문이 너무 간략하여 조문 간의 공백이 아주 크기 때문에 법원 등이 그 조문흠결을 보충하기 위한 합리적이고 치밀한 해석론 과정을 거쳐야 한다. 이 글의 핵심주제인 영업비밀 공유자(공동보유자) 사이의 자유사용(다른 공유자의 동의 없이, 공유자 일부가 스스로 하는 사용) 인정여부에 관해서도 마찬가지이다. 부정경쟁방지법의 그러한 보충해석에 있어서는 한국 지재법 학계와 실무에서 현재 성행하는 비교법적 접근법이 특허법‧저작권법 등을 대상으로 한 경우와는 다르게 처음부터 한계가 분명하다. 영업비밀 자유사용에 관해서는 일본의 경우 거의 논의가 없고, 미국의 경우조차 서로 엇갈리는 판결들의 동향을 역시 서로 정반대 방향으로 분석한 논의가 존재할 따름이다. 결국 부정경쟁방지법의 공유조문 흠결을 보충할 가장 타당한 해석론 전개는 전체 한국법 안에서 부정경쟁방지법의 영업비밀 보호규정들과 성질상 가까운 다른 법률이 과연 무엇인지 포착해서 준용하는 한편 영업비밀의 고유한 특징을 고려해 준용과정에서 적절한 수정을 가미함으로써 달성될 수 있다. 우리 부정경쟁방지법의 기본적 성격을 둘러싸고 논란이 진행 중이지만, 물권적 보호가 아니라 불법행위적 보호에 더 가깝다고 파악하는 견해들이 유력하다. 그런 견지에서 지재법이 아니라 불법행위 일반법인 민법에 먼저 눈을 돌려보면, 민법의 3가지 공동소유 형태 중 합유가 아니라 협의의 공유 관련 규정들이 지적재산권법 전반의 ‘공유’ 쟁점 해석에 직접 적용되어야 한다고 주장하는 대법원의 잇따른 판결들과 그에 찬성하는 학설이 존재하며 그런 주장이 현재 지배적인 견해이다. 하지만, 지재권 공유 관계 전반을 기본적으로 협의의 공유로 파악하더라도 지적재산권법의 본질적 특징을 무시하고 민법의 공유 조문들을 무조건 적용하여서는 곤란하다. 대표적으로 공유 지분의 자유로운 처분과 공유자 동의 없이 자유로운 사용수익을 허용한 민법 제263조는 영업비밀 보호를 포함한 전체 부정경쟁방지법의 보호가 그 성질상 자유롭게 처분될 수 없다는 특성과 배치된다. 따라서 그 다음 수순으로 한국 지재법의 공유 조문들을 살펴보아야 한다. 이때 엄밀하게 고려해 영업비밀에 성질상 가까운 순서를 따르되, 총 10개나 되는 지재법 개별 법률들을 빠짐없이 검토하였다. 상표 분야(부정경쟁방지법 상의 일반부정경쟁방지 규율부분, 상표법, 농수산물품질관리법상의 지리적표시권), 특허 분야(특허법, 실용신안법, 식물신품종보호법, 디자인보호법), 저작권 분야 등(구 컴퓨터프로그램보호법을 포함하여 저작권법, 반도체설계법)의 개별 법률들을 고찰하는 과정을 거치면서 몇 가지 의미 있는 시사점을 도출할 수 있었다. 상표법은 자유사용 인정여부에 대해 침묵하고 있다. 사견으로는 일부 공유자의 부정한 자유사용 때문에 다른 공유자까지 부정사용 취소의 불이익을 받을 것을 고려해 적어도 자유사용 인정에 관해 우려하면서 지극히 신중하겠다는 취지가 반영된듯하다. 또한 농수산물품질관리법의 지리적표시권에서 ...

영업비밀 분쟁의 현황과 그 증가 원인: 특허와의 비교를 중심으로

설민수 한국지식재산연구원 2014 지식재산연구 Vol.9 No.3

Trade Secrets which feature secrecy as most essential element arecompeting dominant status of intellectual property protecting industrialtechnologies with patents which feature disclose the operativeprinciples of non-obvious inventions to public, though trade secrets arelatecomer. This article shows that trade secrets are working as moreimportant intellectual property than patents in protecting big companyand high-tech technologies which have impacts through empiricalanalysis of first courts opinions of civil cases granting damage awardsfrom 2009 to 2013. The analysis features in general consequences ofoutcome, parties, technologies and procedures in disputes comparingtrade secrets infringement with patents. The cause of exponentialgrowth of trade secrets as intellectual property protecting industrialtechnologies lies in evolving industrial structure toward mid or highlevel technologies and ICT manufacture industries utilizing trade secretsin fixed assets in fierce price cutting competition, changing industrialenvironment towards fluidity of employees which weakens royalties tofirms and transformation into the digital informations. Meanwhile,institutional factors in trade secrets like elasticities of subject mattersand extension of criminal liability aided by crime of misappropriationcontribute this exponential growth. The rapid rising of trade secrets asintellectual property and proliferation of infringement disputes could be demand of times of digitalized high-tech industry, but it remains tasks ofbalancing interests of employees who contribute substantially to formingthe trade secrets. 비밀성을 최대 특징으로 하는 영업비밀은 그 짧은 역사에도 불구하고 국내에서 진보성을 갖춘 발명의 작동원칙 공개를 핵심으로 하는 특허와 산업기술을 보호하기 위한 주된 지식재산권의 지위를 다투고 있다. 이 글은 2009년부터 2013년 사이에 침해에 따른 손해배상이 인정된 제1심 민사판결을 통해 특허와 대비되는 영업비밀 분쟁의 일반적 모습과 그 분쟁당사자, 분쟁대상기술, 분쟁절차상의특징을 분석해 한국의 현실에 있어 영업비밀이 특허보다는 그 파장이 큰 대기업과첨단기술에 관련하여 산업기술을 보호하는 중요한 지식재산권으로 작동하고 있음을 보여준다. 이렇게 영업비밀이 산업기술을 보호하는 주된 지식재산권으로 급속하게 성장한 데는 고정자산을 활용하는 영업비밀의 효과가 큰 가격경쟁력을 위주로 하는 중고위기술과 ICT 제조업 위주로 산업구조가 변화해왔고 그 과정에서 근로자 집단의 충성도 약화와 이동성 강화, 디지털정보로의 전환과 같은 산업환경의변화 같은 요인이 큰 역할을 했다. 그와 함께 무정형성과 같은 영업비밀 자체의특징과 배임죄와 결합한 형사적 책임의 확장 같은 보호제도의 구조적 요인 또한일정부분 작용했다고 볼 수 있다. 이러한 영업비밀의 지식재산권으로서의 급속한부상과 분쟁의 확산은 디지털화 된 산업시대의 요구라는 측면이 있지만 향후 근로자가 상당부분 형성에 기여한 기술정보의 공정한 귀속문제 해결이라는 법적 과제를 남기고 있다.

일반 논문 : 특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언

조영선 ( Young Sun Cho ) 고려대학교 법학연구원 2011 고려법학 Vol.0 No.63

발명이 성립한 이후 출원을 거쳐 특허등록을 받기까지의 법적 실체인``특허를 받을 수 있는 권리``는 현실에서의 활용도 등에 비추어 특허권에 못지않은 중요성을 가진다. 우리 특허법은 특허를 받을 권리의 법적 성질에 대하여 아무런 선언적 규정을 두지 않고 있으며, 종래 위 권리는 국가를 상대로 특허의 부여를 청구할 수 있는 절차적 권리임은 물론, 당연히 사적 재산권으로서의 성격도 가지는 것으로 받아들여져 왔다. 그러나 특허법 규정들을 분석해 보면 적어도 우리 특허법은 특허를 받을 권리에 ``특허의 부여를 청구할 수 있는 절차권``으로서의 성격 외에 사적 재산권으로서의 성격까지 부여하고 있는 것으로는 이해되지 않는다. 오히려 이는 영업비밀보호법의 틀에서 해결방법을 찾는 것으로 충분하며 오히려 더 효과적이다. 이 점에서 실정법의 태도를 무시하고 특허를 받을 수 있는 권리에 막연히 재산권적 성질을 전제하는 것은 법 정합적 해석론이나 적절한 입법론 수립에 도움이 되지 않는다. 한편, 우리나라를 제외한 대부분의 선진국들은 특허를 받을 수 있는 권리가 사적 재산권임을 명확히 하고 관련된 공시수단을 확보함으로써, 양도, 담보제공, 실시권 설정 등 특허등록 이전(以前)에 발명을 활용할 수 있는 제도보장을 하고 있다. 일본 또한 최근의 특허법 개정을 통해 모인출원에 관하여 특허등록 명의이전에 의한 정당한 권리자 보호를 인정하는 등 이러한 비교법적 추세를 수용하였다. 우리나라 역시 향후 특허를 받을 수 있는 권리의 적절한 보호를 위해 영업비밀보호법 상 구제수단을 적절히 활용하는 한편, 그 사적 재산권으로서의 성질을 분명히 선언하고, 공시제도 마련, 질권설정 금지 철폐 등 입법적 개선을 통해 발명의 조기 활용을 뒷받침할 필요가 있다. Differentiating it from other countries, current Korean Patent Act does not explicitly provide the ``Private Property Nature`` of pre- registration invention. Nonetheless, most commentators have regarded the invention automatically entail the subsistence of number of ``property rights`` even without patent registration. This article is upon the critical standpoint that those conventional belief is not only statutorily groundless but also harms establishing appropriate law amendment direction. The analysis of Korean Patent Act shows it is premised on that ``The right to be patented`` is nothing but the ``Right to seek for the patent registration``. Instead, the inventor or patent applicant can find the proper solution of protecting the invention in the realm of ``Trade Secret`` as it is ``Useful Information`` by its nature. However, the comparative law`s research reveals that many other countries such as Germany, England, France, Japan and the U.S. provide the property right nature of pre-registration inventions. To protect the inventor`s standing more efficiently and to harmonize with the global regulation, considering the amendment of Korean Patent Act is worthwhile, which will involve to declare the private property right nature of invention before its registration. Plus, to precipitate the utilization of invention from early stage, the law needs to allow the capability of mortgage, execution and publicly accessible registration of filed invention.

특허권에 대한 경매절차

박종학 한국민사집행법학회 2008 民事執行法硏究 : 韓國民事執行法學會誌 Vol.4 No.-

현대사회는 지식재산이 전통적인 동산, 부동산과 동등 또는 그 이상의 가 치로 평가되는 지식정보사회이다. 인간의 정신적인 활동에 의하여 생산된 무 형의 정신적 산물로서 재산적 가치가 있는 것을 지식재산이라고 한다. 이러 한 지식재산에는 문화목적에 기여하는 저작권과 산업목적에 기여하는 산업재 산권이 포함되고 산업재산권에는 다시 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등이 포함된다. 우리 법제는 지난 IMF를 겪으면서 큰 변화를 겪었다. 그 중 에서도 많은 기업들이 도산하고 개인들이 파산하면서 도산법 분야와 경매로 대변되는 강제집행법 분야가 크게 주목을 받았다. 지금도 많은 사람들은 경 매를 하나의 재테크 수단으로 생각하고 있을 정도로 온 국민의 부동산 열기 는 식을 줄 모른다. 최근에는 부동산 거품이 거론되면서 주식형 펀드가입이 유행처럼 번지고 있지만 부동산과 주식 사이를 오고 가는 자본의 흐름은 향후에도 그다지 변 하지 않을 것으로 보인다. 현재도 강제집행법 분야의 주류는 여전히 부동산 경매가 대부분을 차지하고 있다. 동산과 채권이 그 다음이고 기타재산으로서 특허권으로 대표되는 지식재산권에 대한 강제집행은 그다지 활발하지 아니하 다. 이는 지식재산의 재산적 가치에 대한 일반인의 접근이 쉽지 않기 때문인 것이 한 원인이 아닐까 한다. 사실 지식재산은 이를 보유하고 있더라도 그에 대한 가치측정이 어렵다. 지식재산은 기본적으로 이를 활용하여야 그에 대한 수익을 창출할 수 있는데 그 활용에는 많은 제약이 있다. 즉 지식재산을 활 용하여 수익을 창출하기 위해서는 각종 전제조건이 갖추어져야 하는 것이다. 하나 또는 수개의 관련 지식재산만으로는 하나의 아이템에 불과한 것으로 취 급되어 그 장래가치가 과소평가될 수도 있다. 이러한 어려움에도 불구하고 지식재산은 향후 지식정보화사회의 핵심가치가 될 것이기에 이에 대한 관심 은 지속적으로 증가할 것이다. 그러한 의미에서 지식재산에 대한 재산적 가 치에 주목하여 채무자가 보유한 지식재산에 대한 강제집행절차를 정리해 보 는 것은 나름대로 의미가 있다고 보여진다. 우리 민사집행법은 지식재산인 특허권, 상표권, 저작권, 실용신안권, 디자인 권, 골프회원권, 전화가입권, 콘도회원권 등을 하나의 기타재산으로 분류하고 이에 대한 강제집행절차에 대하여는 최소한의 기본적인 규정만을 두고 있다. 이는 경제 및 법률생활의 발전에 따라 재산권이 복잡화, 세분화 되는 경향이 있어서 그에 따른 강제집행의 방법도 다양할 수밖에 없고 이를 모두 법률로 정하여 둘 수는 없으므로 최소한의 규정만을 두고 그 대부분을 집행실무의 운용에 맡겨두고 있는 것이다. 그리하여 집행기관에게 폭넓은 재량권이 인정 되고 있고, 이로 인하여 구체적인 집행절차를 운용함에 있어서는 그 대상인 재산권의 성질에 따라 개별적인 배려가 필요하다. 이글에서는 산업재산권의 대표주자인 특허권에 대한 경매절차를 알아보고자 한다. 그 내용은 특허권이 가지고 있는 특성에 맞추어 설명을 하겠지만 실무적인 경매절차는 다른 기타 재산권과 크게 다르지 않을 것이므로 몇몇 특허권에 고유한 특성을 제외하고 는 다른 재산권에 대한 경매절차에도 응용할 수 있을 것이다. 먼저 특허와 관련하여 경매의 대상이 되는 것을 살펴보았다. 이에는 특허 권 외에도 특허권을 수인이 공유하는 경우에 그 지분, 특허발명을 독점적으 로 실시할 수 있는 전용실시권과 특허권을 비독점적으로 실시할 수 있는 통 상실시권, 특허권을 취득하기 이전의 상태로서 특허를 받을 수 있는 권리 및 영업비밀(이른바 노하우) 등을 살펴보았다. 사회가 발전하면서 특허와 관련하 여 더 많은 집행의 대상이 되는 특허관련 재산권이 나타나겠지만 아직까지 특허권에 대한 경매조차 활발하지 아니한 점을 반영하여 향후에 집행이 될 수 있는 것으로 보이는 것만 우선하여 살펴보고자 한 것이다. 다음으로 구체적인 경매절차인 압류, 환가, 배당절차를 살펴보았는데, 압류 절차에서는 관할법원, 압류명령의 신청, 압류명령, 압류명령의 송달, 압류명령 의 효력 및 등록의 촉탁절차를 살펴보았고, 환가절차에서는 현금화명령의 신 청, 채무자의 심문절차, 그리고 특허권에 대한 평가에 대하여 간략히 소개하 였다. 이러한 특허권에 대한 가치평가는 특허권이 활발하게 유통되는 핵심전 제이다. 그 가치가 평가되어야거래의 대상이 될 수 있을 것이기 때문이다. 그리고 특허권에 대한 평가가 이루어진 후에는 특허권을 매각하여 금전으로 환가하게 되는데 그 절차에는 특허권을 집행관 또는 적당한 감정인으로 하여 금 평가하게 하여 그 값으로 집행채권의 지급에 갈음하여 채권자에게 양도하 게 하는 양도명령과 특허권에 대하여 법원이 집행관에게 매각을 명하게 하는 매각명령이 있다. 이러한 환가절차에서 특허권이 매각되어 금전으로 환가되 면 채권자들에게 각자의 순위에 따라 배분하는 배당절차가 개시된다. 배당이 완료되면 특허권에 대한 경매절차는 종료된다. 이상과 같이 특허권에 대한 경매절차를 살펴보는 것은 지식재산의 대표주자인 특허권이 유체동산이나 부 동산과 같이 독립된 재산으로서 거래되고 있음을 보기 위함이다. 전통적으로 지식재산은 다른 재산의 부가적인 재산으로 취급되어 왔고, 회사에 있어서는 영업비밀 등으로 취급되어 왔으나, 오늘날에 있어서는 개인이나 법인의 주요 자산으로 자리매김하고 있고, 향후에는 전통적인 유체재산보다 더 큰 재산적 가치를 가진 것으로 평가받을 수도 있을 것이다. 앞으로 지식재산에 대한 객 관적이고 투명한 가치평가가 이루어질 수 있는 방안이 고안되면 직접 거래의 대상이 되거나 금융기관으로부터 대출을 받을 때 담보물로서의 기능도 활발 하게 이루어질 것이고, 그리하여 지식정보화사회의 사회경제적 기반이 지식재 산으로 이전될 것을 기대해 본다.

미국 특허법상 선행기술로서 판매된 발명 법리(On-Sale Bar)와 미국 연방대법원 Helsinn 판결

이주환(Lee, Joo Hwan) 한국법학원 2019 저스티스 Vol.- No.174

미국 특허법상 On-Sale Bar 법리는 발명자가 자신의 특허발명의 출원일로부터 역산하여 1년 이상의 시점에서 제3자와 당해 특허발명의 실시에 대하여 라이선스계약을 체결하였다면, 즉 당해 특허발명에 대한 판매행위를 하였다면, 발명자는 자신의 출원발명에 대하여 특허권을 부여받을 수 없다는 법리를 의미한다. 미국 특허법 제102조 (a)(1)은 출원발명의 신규성을 판단할 수 있는 5가지 선행기술로 특허를 받은 발명, 간행물에 게재된 발명, 공연히 실시된 발명, 판매된 발명, 그 이외에 일반대중이 이용가능한 발명을 규정하고 있다. 여기서 판매된 발명이 미국 특허법상 On-Sale Bar 법리에 해당하는 선행기술이다. 우리 특허법 제29조 제1항 각호는 미국 특허법이 규정하는 판매된 발명에 해당하는 선행기술을 언급하고 있지는 않지만, 우리 특허법상 공지발명이 판매된 발명에 대응하는 선행기술이라고 판단할 수 있다. 미국 연방대법원은 Helsinn 판결을 통하여 발명자가 제3자와 라이선스계약을 체결하면서 비밀유지의무를 부담하게 한 경우에도, 발명자의 라이선스계약 체결행위를 미국 특허법상 선행기술로서 판매된 발명에 해당한다는 법리를 명시적으로 채택하였다. Helsinn 판결은 On-Sale Bar 법리가 당해 특허발명의 내용이 일반대중에게 알려지지 않는다고 하더라도, 혹은 일반대중에 이용가능하지 않다고 하더라도, 발명자의 특허발명의 판매행위에 적용된다고 판시함으로써, On-Sale Bar 법리의 적용범위를 명확히 하였다는 점에서 의의가 있다. 이런 측면에서 Helsinn 판결은 특허권자로부터 특허침해소송을 당한 피고에게 유리한 판결이라는 의미를 가진다. 결국 Helsinn 판결은 2000년대 이후에 선고된 여러 연방대법원 판결들과 함께 미국에서 균형적인 특허보호의 시대를 열고 있는 판결이다. 우리 대법원은 신규성의 인정여부를 판단할 수 있는 선행기술의 의미를 일반대중에 알려진 기술, 즉 공지기술이라고 판단하고 있다. 따라서 미국에 특허권을 등록받고자 하는 자는 출원일로부터 역산하여 1년 이상의 시점에서 자신의 특허발명에 대하여 라이선스계약을 체결한 사실만으로 특허권을 등록받을 수 없다는 사실을 유념하여야 할 것이다. 따라서 미국에서 특허권을 받고자하는 자는 자신의 특허발명을 조기에 출원하고 이후에 라이선스계약을 체결하는 것이 바람직하다. In U.S. patent law, On-Sale Bar means that a patent is not granted to an inventor if the inventor has engaged in the sale of the patent invention by obtaining a license contract for the use of the patent invention with a third party more than a year before the date of application for the invention. The U.S. Supreme Court explicitly has adopted the legal principle that the act of entering into a license agreement by an inventor is an invention sold as a prior art under the U.S. patent law, even if the inventor has imposed a confidentiality obligation by entering into a license agreement with a third party through the Helsinn decision. The decision has clarified the scope of On-Sale Bar by determining that On-Sale Bar are applicable to the sale of the inventor’s patent invention, even if the contents of the patent invention is not known to the public or if it is not available to the public. In this respect, Helsinn decision means a ruling in favor of a defendant who has been sued for patent infringement by patentees. After all, the decision is opening an era of balanced patent protection in U.S. along with several Supreme Court decisions since the 2000s. The South Korea’s Supreme Court judges that prior arts is known arts to the public. Therefore, a person who wishes to register a patent in U.S. should bear in mind that he or she cannot obtain a patent right just by entering into a license contract for his patent invention more than a year before the date of application for the invention. It is desirable for a person seeking a patent in U.S. to apply for his patent invention early and enter into a licensing agreement later.

기술유출방지를 위한 「특허출원공개제도」에 관한 고찰

윤선희 한국지식재산학회 2022 産業財産權 Vol.- No.71

As a result of the technology hegemonic war between the United States and China, the Global Value Chain has been reorganized, with each country enacting and revising various laws to protect their key technologies. Countries all over the world have implemented and are operating an application disclosure system in the Patent Act that provides exceptions to related technologies to treat patented inventions as confidential without public disclosure in the case of 'inventions necessary for national security or national defense.' The Korean Patent Act contains exceptions as well, but it can only be treated as a secret patent when it is necessary for national defense. As a result, it is difficult to apply in emergency status other than those required for national defense, such as wartime, or in situations that endanger national safety. In addition to the Patent Act, Korea has enacted and is operating the Act On Prevention Of Divulgence And Protection Of Industrial Technology, the Defense Technology Security Act, and the Foreign Trade Act separately, but there are parts that are not linked to one another other. To better understand these issues, the application disclosure and its exception system under the Patent Act were examined, and whether technology leakage could be prevented by the exception provision (Article 41 of the Patent Act) was compared and reviewed with other related laws. As an alternative, this study proposed mandating domestic applications as first applications prior to filing an overseas patent application and broadening the scope of application disclosure. 미·중 간 기술 패권 전쟁으로 인하여 글로벌 가치사슬(Global Value Chain)로 재편되면서 각국은 자국의 중요한 기술들을 보호하기 위해 각종 법제를 제·개정하고 있다. 우리나라를 비롯한 세계 각국은 특허법상 출원공개제도에서는 ‘국가의 안전을 해치는 경우 또는 국방상 필요한 발명’에 대하여 출원한 발명을 공개하지 않고 비밀로 취급하여 관련기술들을 특허출원공개제도의 예외규정으로 도입하여 운영하고 있다. 우리 특허법도 예외규정을 두고는 있으나, ‘국방상 필요한 경우’에 한정하여 비밀특허로 취급할 수 있도록 하고 있다. 전시 등의 국방상 필요한 경우 이외의 긴급사태나 국가의 안전을 해치는 경우에는 적용하기 어렵다. 또한 우리나라는 특허법 외에도 산업기술보호법, 방위산업기술보호법, 대외무역법 등을 별도로 제정하여 운용하고 있으나 서로 연계가 되어 있지 않는 부분이 있다. 이러한 문제점을 파악하기 위하여 특허법상의 특허출원공개제도와 그 예외제도에 살펴보고, 예외(특허법 제41조)제도에 의해 기술유출을 방지할 수 있는지 여부를 다른 법률과도 비교·검토한 후 그 대안으로 해외 특허출원 전에 반드시 국내출원을 제1출원으로 의무화하고 출원공개범위도 확대하는 방안을 검토하였다.