특허쟁송과 당업자의 기술수준

조영선(Cho Youngsun) 한국법학원 2005 저스티스 Vol.- No.86

(1) 당업자의 기술수준은 발명의 진보성 판단, 명세서의 기재요건 구비 여부, 기능식 청구항의 적법 여부, 출원보정에 있어 신규사항 추가 여부의 판단기준이 될 뿐 아니라, 특허침해를 둘러싼 청구범위의 해석과 권리범위의 확정, 균등침해 판단 등 특허법 전반의 쟁점들을 관통하는 핵심적인 개념이자 대표적인 불확정개념이기 때문에 가급적 특허법의 명문 규정에 부합하고 법적 안정성을 도모할 수 있는 해석론이 필요하다. 그 가운에 가장 중요한 것은 발명의 진보성과 명세서의 기재요건 구비 여부를 판단하기 위한 기준이 되는 당업자의 기술수준 문제, 특히 이를 동질적인 것으로 보아야 할 지 여부와 그 필요성이라 할 것인데, 발명의 진보성 판단의 기준이 되는 당업자의 기술수준을 명세서 기재요건으로서의 그것과 이질적인 것으로 이해하여 전자를 일률적으로 높게 설정하는 것은 특허법 명문의 규정에 반할 뿐 아니라 발명의 진보성 판단의 자료로 삼을 수 있는 선행기술의 ‘범위’와 이를 기초로 용이하게 발명에 이를 수 있는 지 여부에 관한 당업자의 ‘수준’을 동일시 한 문제점이 있다. 당업자의 수준이 높은 것을 전제로 하여 어렵게 진보성의 관문을 통과한 발명의 경우, 명세서를 이해할 수 있는 당업자의 수준 또한 높게 보아 상대적으로 폭넓은 기재를 인정함으로써 넓은 권리범위를 보장하여야 하고, 반대의 경우 진보성 관문의 통과가 쉬운 대신 발명의 명세서 역시 기술 수준이 낮은 당업자들을 이해시킬 수 있을 정도로 구체적이고 상세하게 하도록 함으로써 좁은 권리범위를 인정하는 것이 논리적으로 타당하고 형평에 부합하며, 나아가 정책적으로 연구개발에 대한 투자가 필요한 분야나 기초과학적 성격, 공익적 성격이 강한 분야에서의 기술적 도전을 장려하는 기능을 수행할 수 있다. 뿐만 아니라 청구항의 보정 등에 있어 신규사항 추가와 당업자의 기술수준, 기능식 청구항과 당업자의 기술수준, 특허청구범위 해석, 치환자명성에 있어서의 각 당업자의 기술수준은 이를 모두 동일하게 이해하는 것이 법적 예측가능성이라는 면에서 타당하다고 생각된다. (2) 당업자의 기술수준은 소송법상의 요건사실로서, 사실의 문제이지 신규성, 진보성 판단 등과 같은 법률 판단의 문제가 아닌 이상, 이를 막연히 심사관, 심판관이 가진 기술수준과 동일시하거나 변론의 전취지에 의하여 형성된 심증만으로 확정하여서는 곤란하고, 당해 기술분야에서 활동하는 기술자가 가지는 학력이나 자격의 정도, 당해 기술분야에서 마주치게 되는 문제점들에 관한 선행기술의 해결 례, 당해 기술분야의 속성으로서의 유추가능성(Predictability) 등 당업자의 수준을 객관적으로 추단할 수 있는 간접사실들의 목록을 충실히 해 나가는 한편, 심판, 소송에 있어서도 당사자에게 그 주장, 입증을 촉구하는 노력을 게을리 하지 말아야 한다.

특허분석을 이용한 당업자 수준에서의 Coconut Oil 추출기 개발에 관한 연구

김영태 한국지식재산교육연구학회 2020 지식재산 교육과 연구 Vol.8 No.1

In this paper, in relation to the Appropriate technology, the preceding technology investigation and patent technology classification are carried out in the Coconut Oil extractor. The national scope of patent search was developed as part of the knowledge property sharing project, which was developed using domestic technology, so the KIPRIS search engine was used. The keywords are proper technology, coconut oil, dairy products, research on prior technology and patent search. The technology classification of patents was based on the assumption that the extraction of fat and wax from food or grain was not by chemical methods but by physical forces or temperatures. The entire valid patent was classified by function. Among them, patents including the press method or the screw method, which were both suited for appropriate technology, were analyzed with emphasis. Since patent specifications should be listed so that they can be easily carried out by a person skilled in the relevant field of technology, it proposed research opportunities and concepts on the development of the screw-type Coconut Oil extractor because the same kind of patent analysis can identify the characteristics of the technology even if the person is not skilled in the relevant field. 본 논문에서는 적정기술과 관련하여 Coconut Oil 추출기에 있어 선행기술조사와 특허 기술 분류를 진행한다. 특허검색에서의 국가 범위는 국내 기술을 활용하여 개발하는 지식재산 나눔 사업의 목적으로 개발하고 있기에 한국으로, 검색엔진은 KIPRIS를 사용하였다. 키워드는 적정기술, 코코넛오일, 착유기, 선행기술조사, 특허검색이다. 특허의 기술 분류는 식품이나 곡류 등에서 지방 및 왁스 등을 추출함에서 화학적 방식이 아닌 물리적인 힘이나 온도를 가하는 방식을 전제로 하였다. 전체 유효특허를 기능별로 분류하였다. 그중 적정기술에 적합한 프레스 방식이나 스크루 방식을 포함하는 특허를 중점으로 분석하였다. 특허 명세서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재해야 하므로 같은 부류의 특허를 분석하면 당업자가 아니더라도 해당 기술의 특성을 파악할 수 있어서 이를 통해 스크류 방식의 Coconut Oil 추출기 개발에 관한 연구 및 개념을 제안하였다.

특허법에서의 ‘그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자’에 대한 연구

윤여강 한국지식재산학회 2009 産業財産權 Vol.- No.30

The interpretation of 'ordinary skilled person in the art' in Korean patent articles 29 (inventive step) and 42 (description requirement) is important for defining requirement of specification of invention, scope of amendment allowance, and scope of what protection is sought. The meaning of 'ordinary skilled person in the art' between Korean patent article 29 and article 42 differs in point of 'field of technical art,' 'level of technique,' 'number of person,' 'using language,' and 'scope of technical art.' I suggest that the meaning of 'ordinary' in 'ordinary skilled person' of Korean patent law article 42 should be regarded as 'normal,' or 'average' level of knowledge in a specific technical field. On the other hands, the meaning of 'ordinary' in 'ordinary skilled person' in Korean patent law article 29 should be regarded as 'normal understanding' of the upmost high level of technique in the art. It is necessary and prior thing to define 'field of technical art,' 'level of technical art', and then define 'ordinary skilled person in the art' before judging inventive step and description requirements.

최근 진보성관련 판례동향 및 객관적 판단기준을 위한 제안

신혜은 전남대학교 법학연구소 2010 법학논총 Vol.30 No.3

본 논문에서는 최근 진보성관련 판례동향을 분석하고 진보성판단을 위한 객관적판단기준을 제안하였다. 진보성은 특허제도의 근간 및 동 제도를 통해 이루려는 목적과 가장 관련이 깊은 특허요건이라고 할 수 있어서 진보성 판단은 해당 국가의 특허정책이나 산업발전의 정도와 관련이 깊다. 그런데 특허법 제29조 제1항에 따르면, “특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명(신규성이 상실된 발명)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없다.”고 규정하고 있을 뿐이어서 특허청 심사기준이나 법원의 판례를 통해 구체적인 기준을 제시하는 것은 매우 중요하다. 특허청은 최근 「특허·실용신안 심사지침서」 중 「제2부 특허를 받을 수 있는 발명」부분을개정하여 진보성 판단요건을 수정 및 보완하였다. 실무계에서는 우리나라의 진보성판단기준에 대해, 미국이나 유럽 등의 판단기준과 비교하여 너무 높은 것이 아닌지,당업자의 기술상식 등이 중요한 판단요소로 작용하여 주관적인 판단으로 흐를 우려는 없는지에 대한 의문이 제기되어 왔다. 본 논문에서는 개정된 진보성 관련 심사기준과 최근 대법원의 진보성관련 판례를 분석해 봄으로써 우리나라 산업실정에 맞으면서도 국제적 동향에 부합하는 진보성 판단을 위한 합리적인 기준을 모색해 보았다. 본 연구자는 최근 대법원의 주요판결의 분석을 통해 진보성을 인정받기 위한 요건과 진보성 부정의 근거를 비교분석한 후 보다 객관적으로 진보성을 판단하기 위한 방안을 제안하였다. 먼저 진보성 판단을 위한 전제조건으로 진보성의 존재의의를 고려해 볼 때 진보성 판단기준이 지나치게 높아지는 것은 경계할 필요가 있다는 점을 명확히 하였다. 아울러 주지기술에 의한 진보성 부정의 문제점에 대해 살펴본 후 진보성 판단이 구체적 타당성을 갖추기 위해서는 무엇보다 판단의 전제로서 당업자의 수준에 대한 심리를 강화할 필요가 있다는 점을 주장하였다. 또한 해당 기술분야별로구체적인 심사기준을 정립하고, 진보성을 이유로 특허를 거절하기 위해서는 단순히결론을 언급하는 것만으로는 안되고 진보성이 없다는 결론을 지지할 수 있는 논리정연한 이유를 반드시 제시할 것을 제안하였다. 본 연구에서는 특허제도에서 진보성이 갖는 존재의의를 고려해 볼 때 지나치게 높아지는 진보성 요건은 경계할 필요가 있다는 점을 감안하면서 예측가능하면서 구체적 타당성을 가지는 진보성 판단을 위한 방안을 제안하였다. 그런데 간과하지 말아야할 것은 진보성 요건의 완화가 일으킬 수 있는 폐해에 대해서도 고민해야 한다는 것이다. 자연적 진보를 넘어서서 독점권을 부여할만한 가치가 있는 발명에 대해서만 특허권을 부여한다는 진보성 요건은 본질적으로 추상적일 수밖에 없어서 구체적인 요건이나 판단방법은 심사·심판실무나 판례의 축적을 통해 해결해 나갈 수밖에 없을것인바, 관련 판례의 축적을 통한 객관적인 판단기준의 합일점을 기대해 본다. This article relates to the analysis of recent supreme court cases on inventive step and suggestion of objective guidelines to decide non-obviousness. The purpose of the Patent Law is to encourage, protect and utilize inventions, thereby improving and developing technology, and to contribute to the development of industry. Among requirements for patent registration non-obviousness is the most important one to achieve the desired purpose of the Patent Law. Recently the interest on non-obviousness as requirements for patent registration is increasing worldwidely. That’s partly caused by the U.S supreme court decision so called KSR case. The U.S supreme court had been applied TSM-test as guideline on decision the non-obviousness of patent application for long time. However, the TSM test has been the subject of much criticism. The U.S. Supreme Court addressed the issue in KSR v. Teleflex (2006). The unanimous decision, rendered on April 30,2007, overturned a decision of the Federal Circuit. The Patent and Trademark Office (PTO) of United State also revised its Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103. According to the Examination Guidelines, the Graham test is framework for the objective analysis for determining obviousness and the TSM-test is still useful in determining the non-obviousness of the claimed invention, but TSM-test should be applied not rigidly. Once the Graham factual inquiries are resolved, office personnel must determine whether the claimed invention would have been obvious to one of ordinary skill in the art. The Examination Guidelines also reads that “rejections on obviousness cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness” and suggest some rationales that may support a conclusion of obviousness. Korean Intellectual Patent Office also revised its Examination Guidelines recently and suggest more objective guidelines for Determining Obviousness. Under these circumstances as described above, it is intended in this article to find out more objective and reasonable guidelines for deciding non-obviousness by analyzing of recent supreme court cases on inventive step.

저작권법상 실질적 유사성 판단의 관점에 대한 연구

김창화 한국저작권위원회 2014 계간 저작권 Vol.27 No.2

저작권의 침해 여부 판단시, 가장 핵심적인 이슈가 되는 것은 원고와 피고의 저작물이 실질적으로 유사한가 여부이다. 이러한 실질적 유사성의 판단은 그 판단의 주체가 누가 되느냐에 따라 달라질 수 있으며, 그 판단 주체가 되는 것에는 일반 청중이나 전문가 등이 될 수 있다. 그런데, 대부분의 나라에서는 저작권법의 바탕을 경제적 인센티브 이론에 두고 있으며, 이러한 경우, 저작권 침해는 해당 저작물의 수요를감소하게 하고, 이는 저작권자의 손해로 귀결된다고 한다. 따라서 수요의 감소가 일어나는지 여부는 결국 일반 청중의 관점이 기준이 될 수밖에 없으며, 실질적 유사성의 판단에 있어 일반 청중이 그 판단의 주체가 된다. 그런데, 이러한 일반 청중 관점에 의한 실질적 유사성의 판단은 여러 면에서 문제점을 갖고 있다. 먼저, 일반 청중이 실질적 유사성을 판단하는 경우, 일반 청중의 자발적이고 즉각적인 반응을 통해 이루어지는 것이기 때문에, 즉 어떠한 분석이나 비판적 비교 없이 이루어지는 것이기 때문에 그 판단이 명확하지 않다. 또한, 저작권 침해의 판단은 단순히 두 저작물을 비교하여 그 유사성을 판단하는 것이 아니라, 저작권법에 의해 보호되는 범위를 한정하고, 여러 보호에 대한 제한 사유를 고려해야 함에도 불구하고, 일반 청중은그러한 지식을 가지고 판단하지 못하며, 이는 그릇된 판단을 야기할 수 있다. 그리고마지막으로, 최근 과학 기술의 발전으로 컴퓨터 프로그램과 같은 기능성 저작물들의경우에는 일반 청중이 유사성을 판단한다는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 일반청중들이 두 작품의 전체적인 면을 직관적인 느낌에 의해서 살펴보는 방법보다는 보다 적절한 판단 주체가 필요하다 할 것이다. 이러한 일반 청중 테스트에 대한 보완방법으로서 제기되고 있는 것이 바로 의도된 청중 테스트이며, 이는 저작물의 유형에 따라 청중을 정하고, 이러한 청중의 관점에서 실질적 유사성을 판단하는 것이다. 의도된 청중 테스트는 일반 청중에 비해 보다 전문적인 지식을 갖고 있어 실질적 유사성을 판단하는데 있어 타당한 결과를 낳을 수 있다. 하지만, 이 경우에도 의도된 청중을 확인하는 어려움 등이 있고, 저작권법의 궁극적인 목적인 보호와 이용에 대한 조화에 적절치 않을 수 있다. 또한, 저작물 유형별로 나누어 관점을 달리하는 것도 법적 안정성 측면에서 문제가 있다. 따라서 저작권 침해 여부를 적절히 판단할 수 있고, 저작권자와 이용자의 이익을 적절히조화시킬 수 있는 관점이 필요하며, 이에 대한 대안으로서, 전문가와 일반 청중의 중간적 지식을 갖고 있으며, 특허침해에서의 균등론 판단을 하는 주체로서의 특허법상의 당업자가 도입될 수 있을 것이다. 이러한 당업자의 관점은 특히, 우리나라와 같이실질적 유사성의 판단이 법적 문제의 일부이고, 저작권자의 이익이 지나치게 보호되고 있는 경우에 보다 타당하다 할 것이다.

독일에서의 진보성 판단: Audi AG 특허의 진보성 판단

최덕규(Dukkyu Choi) 세창출판사 2021 창작과 권리 Vol.- No.103

세계에 내세울 만한 진보성 판단기준이 우리나라에 있는가?

한상욱(Han Sang Wook) 한국정보법학회 2009 정보법학 Vol.13 No.3

Since 2007 when Korea and China joined the tri-polar patent cooperation among the U.S., Japan and Europe, Korea has been a leader in the development of the world patent system, and is expected to play a role suitable for such international standing. As most countries are competitively implementing policies to strengthen the protection of intellectual property, if the standard of judgment on inventiveness is vague, a patent right will not receive proper protection and its future will be uncertain; this will in turn invalidate the policy to strengthen the protection of intellectual property. An ideal standard of judgment on inventiveness should enable one to predict whether a patent is invalid or not and to arrive at a reasonable and specific conclusion when judging inventiveness. If the standard of judgment on inventiveness becomes excessively uniform and mechanical by overly focusing on its role as the predictability tool, it will be difficult to derive a reasonable and specific conclusion. On the other hand, if the focus is only on reasonableness and specificity, the patent’s validity will be difficult to predict until the court’s judgment becomes finalized. Thus, the search for an appropriate standard of judgment on inventiveness is a course of making efforts to find an optimal balance between the above two conflicting functions, i.e., predictability and the securing of specificity and reasonableness. The U.S. as well has gone through the course to find an optimal balance between the two functions of a standard of judgment on inventiveness, as shown by TSM test and the decision rendered in the KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc. case. In the decision rendered in 2007 in the FormFactor, Inc. v. Phicom Corp. case (2005 Hu 3284), the Korean Supreme Court presented the Korean standard of judgment on inventiveness, which exceeds the decision rendered in the KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc. case, and can be regarded as on par with standards in other countries. More specifically, the decision, by presenting a standard similar to TSM test bestows the predictability; the standard also makes it possible to pursue the specificity and reasonableness against the mechanical and uniform application of TSM test, which is warned in the decision rendered in the KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc. case, by acknowledging inventiveness via consideration of the following factors at the time of filing: (i) the level of technology, (ii) common knowledge of technology, (iii) the basic problems in the field of relevant technology, and (iv) the demand of relevant industry, etc. These allowed the predictability and the specificity and reasonableness to supplement each other. Hence, it can be concluded that the Korean Supreme Court presented a standard of judgment on inventiveness which harmoniously pursues the predictability and the specificity and reasonableness. I believe that such a standard of judgment on inventiveness is sufficient to be evaluated as a new standard that will bring a balance in the confused-state of the judgment on inventiveness since the decision rendered in the KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc. case. As a practicing attorney, I acknowledge that I should make more efforts to reflect the standard to business affairs, to analyze the standard, and to introduce the standard to overseas. 미국, 일본, 유럽을 중심으로 한 3극 특허협력이, 2007년을 기점으로 하여 한국, 중국을 포함하여 5극 협력체제로 전환되면서, 한국은 세계 특허제도의 발전을 리드하는 나라가 되었고, 이러한 국제적 위상에 걸맞는 역할이 기대되고 있다. 세계각국이 경쟁적으로 지적재산권 보호 강화의 정책을 펴고 있는 현실에서 진보성의 판단기준이 명확하지 않으면, 보호되어야 할 특허권의 운명이 불확실하게 되어 이러한 지적재산권 보호강화 정책 역시 실효성을 잃게 된다. 이상적인 진보성 판단기준은 특허의 무효여부에 대한 예측가능성과, 진보성 판단이 구체적으로 타당한 결론에 이를 수 있도록 하는 기준이 되어야 한다. 예측가능성만을 중시하여 그 결과 진보성 판단기준이 지나치게 획일적이고 기계적이 되면, 구체적으로 타당한 결론에 이르기가 어렵게 되고, 반대로 구체적 타당성만을 중시하게 되면 최종적으로 법원의 판단이 확정될 때까지 특허의 유효성은 안개 속에 있게 된다. 따라서 적절한 진보성 판단기준의 모색은 위 두 가지 기능 즉, 예측가능성과 구체적 타당성 확보라는 일응 상충하는 두 목표 사이에서 적정점을 찾는 노력의 과정이다. 미국의 경우에도, TSM Test를 비롯하여 최근의 KSR 판결에 이르기까지 이러한 진보성 판단기준의 두 목표 사이에서 적정점을 찾아가는 과정을 겪어왔다. 우리 대법원은 2007년 폼펙터 판결(2005후 3284)을 통하여 미국의 KSR 판결을 뛰어 넘어 세계에 내세울수 있는 우리의 진보성 판단기준을 제시하였다. 즉, 미국의 TSM Test 와 유사한 기준을 통하여 예측가능성을 제공하고, KSR 판결에서 경고하고 있는 TSM Test의 기계적, 획일적인 적용 역시 출원 당시의 1) 기술수준, 2) 기술상식, 3) 해당 기술분야의 기본적 과제, 4) 발전경향, 5) 해당 업계의 요구 등을 고려하여 진보성을 인정할 수 있다는 구체적 타당성을 추구할 수 있는 기준을 제시하여 상호 보완하도록 하였다. 즉 우리 대법원은 예측가능성과 구체적 타당성을 조화롭게 추구한 합리적인 진보성 판단 기준을 제시하였고, 이러한 우리 대법원의 진보성 판단기준은 KSR 판결 이후 혼란스러운 세계 진보성 판단의 균형을 잡는 새로운 기준으로 평가됨에 부족함이 없는 기준으로 생각한다. 이를 실무에 반영하고 분석하고 다른 나라에 소개하는 노력이 그 동안 부족했다는 실무가로서의 자성과 이를 위한 각오를 다시 다진다.

특허침해소송에서 권리남용 법리 적용의 문제점

구대환(Koo, Dae-Hwan) 조선대학교 법학연구원 2013 法學論叢 Vol.20 No.2

2012. 1. 19. 대법원은 2010다95390 전원합의체판결에서 특허 무효심결 확정 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 특허침해소송법원은 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성을 판단할 수 있다고 하였다. 전통적으로 대법원은 피고가 특허무효의 항변을 제기하는 경우, (특허발명에 대한 진보성 판단 여부에 있어서는 일관성이 없었지만) 특허발명이 출원 전에 공지되었거나 공지기술로부터 용이하게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 하는 방식에 의하거나 확인대상발명이 자유기술의 영역에 속하기 때문에 침해를 구성하지 않는다고 하는 방식에 의하여 사건을 해결해왔다. 그런데 2010다95390 사건에서 대법원은 그 동안 일반적으로 적용해 오던 공지기술제외의 원칙이나 자유기술의 항변의 법리가 아닌 권리남용의 법리를 도입함으로써 다음과 같은 의문을 야기하였다. 1. 특허권자는 상당한 비용을 투자하여 특허를 취득하고, 특허에 무효의 사유가 명백하게 존재하는지의 여부에 대하여는 전혀 알지 못한 채, 자신의 권리를 행사한 것에 불과한 것임에도 이를 가리켜 특허권 남용이라고 하는 법원의 판단을 수긍하기 어렵다. 2. 그 동안 대법원은 오랫동안 공지기술제외의 원칙이나 자유기술의 항변에 기초하여 사건을 해결해왔고 2010다95390 사건도 이러한 방식에 의하여 해결함에 있어서 특별히 법리적으로 문제될 사항이 없음에도 불구하고 새롭게 권리남용의 법리를 채택한 이유가 분명하지 않다. 3. 특허심판원에서 특허가 진보성이 결여되어 무효로 될 것이 명백하다고 판단할 때의 명백성의 정도가 명확하지 않다. 4. 진보성을 판단하기 위하여서는 해당업계에 통상의 지식을 가진 자를 상정할 수 있는 기술적 전문지식이 필요하지만, 현재의 법원은 이러한 기술적 전문지식을 지닌 법관이 갖추어져 있지 않다. 이 논문은 특허침해소송에서 특허권에 진보성이 없는 것이 명백하다는 이유로 특허권자의 권리행사를 권리남용이라고 하는 것은 적절하지 않다고 하면서 그 이유를 구체적으로 지적하였다. 2010다 95390 전원합의체판결은 권한분배의 원칙보다는 실체적 진실에 부합하는 판결을 내리겠다고 선언하였다는 점에 그 의의가 있다. 그러나 기술적 전문성이 없는 법관에 의한 진보성 판단은 판단의 오류로 인하여 문제를 가중시킬 수 있음에 유의하여야 한다. The Korean Supreme Court in a unanimous en banc decision 2010 da 95390 rendered on January 19, 2012 held that the courts could dismiss a patent injunction or damages claim on the ground that they are patent abuse when it is obvious that once the patented invention is examined by the Intellectual Property Tribunal (IPT) of the Korean Intellectual Property Office (KIPO), it will be invalidated due to lack of inventive step even before it is conclusively invalidated by IPT of the KIPO. It is obvious that the unanimous en banc decision declared that the court would examine inventive step of a patent at issue in order to decide whether defendant's argument of patent abuse was right. It appears that the Supreme Court emphasizes more truth and fact rather than keeping formal restrictions such as distribution of powers. Traditionally, when a defendant raises a patent invalidity defense, the Supreme Court has generally decided that allegedly infringing device or process does not constitute infringement when the patent (or allegedly infringing device or process) lacks novelty or inventiveness, even if the Supreme Court has not been coherent in reviewing inventive step of the patented invention. By employing the legal notion of patent abuse into a patent infringement case in 2010 da 95390, the Supreme Court raised the following issues: 1. It is not appropriate to hold that patentee's enforcement of his patent right is patent abuse even if he has received his patent right with great cost legitimately. 2. Even if the Supreme Court has solved patent infringement cases by novelty or inventive step test without any special difficulty, it is not clear why the Supreme Court uses patent abuse in this case. 3. The degree of obviousness that the patent will become invalid when it is examined by the IPT is not clear. 4. The courts are generally not equipped with judges having technological knowledge enough to imagine a person having an ordinary skill in the technological field. For these reasons, it is inappropriate to use the notion of patent abuse in infringement lawsuits. However, en banc decision 2010 da 95390 significant meaning in that it has enabled the court to decide more in line with truth and equity by officially declaring that the court can examine inventive step of a patent at issue to decide whether defendant's argument of patent abuse is right.

한국 특허법상 특허발명의 진보성 판단

박성수 서울대학교 기술과법센터 2007 Law & technology Vol.3 No.6

특허법 제29조 제2항이 규정하는 진보성과 관련하여 흔히 진보성이 인정되는 경우에만 특허가 부여되는 것으로 오해하기 쉽지만, 심사관이 발명이 자명함을 증명하지 못하는 한 특허가 부여되는 것이다. 진보성 판단과 관련하여 종래의 구성이나 작용효과를 중시하는 견해, 혹은 양자를 동일시하는 견해 등은 실무상 의미가 없다. 대법원 판례가 작용효과를 중시한다거나 혹은 화학발명에 있어서는 작용효과가 중시된다는 분석 역시 실제로는 무의미하다. 판례는 구성이든 작용효과이든 쟁점으로 된 사안에서 그에 관한 상세한 설시를 한 것뿐이다. 일반적인 진보성 판단방법은 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정하고, (2) 선행공지기술을 특정한 후, (3) 청구항에 기재된 발명과 선행공지기술을 대비하여 양자의 차이점을 파악한 다음 (4) 청구항에 기재된 발명이 선행공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 것인지 판단하는 것이다. 청구항의 해석을 위해서는 항상 명세서의 발명의 상세한 설명을 참조하여야 하며, 청구항의 해석을 잘못하여 진보성 판단을 그르친 경우는 물론이고 선행공지기술을 잘못 파악한 경우도 법률문제로 상고이유가 될 수 있다. 선행공지발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실이므로 재판상 자백이 성립할 수 있으며, 출원 명세서에서 종래의 기술이라고 소개한 기술은 항상 선행공지기술로 인정된다. 용이추고성과 관련하여 특허청은 발명의 동기를 중시하며, 우리 법원은 종래 이에 관한 구체적인 판단기준을 제시하지 않다가 최근 사후적 고찰의 금지를 명시적으로 선언하고 개별 구성요소는 공지된 발명의 경우 선행공지기술과의 대비판단에 관하여“암시, 동기, 특허출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구”등의 의미 있는 기준을 설시하였다. 최근의 특허법원 판결도“구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성”을 살펴보아야 한다는 의미 있는 설시를 하여 주목받고 있다. With regard to Art. 29 sec. 2 of Korean Patent Act, a very frequently confused concept is that non-obviousness should be recognized by authorities. However, any invention can be patented if only the examiner cannot prove the invention is obvious. Some commentators are arguing that Korean courts are tend to give importance to‘ effect of invention’, but this arguments are meaningless, since court are just judging issues of those cases. Even though some decisions are discussing much of the inventions’effects, it is only because the effects were the issues. Generally speaking, judging non-obviousness consists of four steps. (1) interpreting claimed invention, (2) determining closest prior art, (3) spotting differences, (4) and deciding if it is difficult to invent claimed invention out of prior art for an ordinary person skilled in the art. To interpret claimed invention, it is unevitable to refer to the detailed descriptions of the specification. If a patent court’s judgment of non-obviousness of an invention is not correct because of wrong understanding of prior art, it can be appealed to the Korean Supreme Court for a legal question, as well as claimed invention interpretation error. What elements lie in the prior art can be confessed by parties. Arts described in specifications as conventional should be regarded as known art. KIPO tends to focus on motivation of invention, while Korean Courts are very recently starts to reveal its concrete criteria of non-obviousness. Korean Supreme Court made it clear that ‘No hindsight’, and we should consider“ suggestion, motivation as well as state of the art when patent file was made, trend of the technology development, needs of the technology area”. Korean Patent Court also made a very notable decision recently that“ even though all elements of an invention are known to the public, the difficulties to combinate them in terms of the invention as a whole”.

미국 특허심사 평석: 진보성 판단에 대하여 : 미국특허출원 제15/456,689호의 심사보고서에 관하여

최덕규(Dukkyu Choi) 세창출판사 2021 창작과 권리 Vol.- No.103