균등론 적용요건의 판단 기준에 대한 연구 : 한국, 미국, 일본 판례를 중심으로

장유미 서울대학교 대학원 2015 국내석사

특허발명의 보호범위는 특허법 제97조에 따라 특허 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다. 특허침해 소송에서 특허침해 여부를 판단하는 경우 혹은 권리범위확인 심판에서 권리범위의 판단을 할 경우 특허청구범위의 확정 작업은 매우 중요하며 필수적인 사안이다. 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법 (피고실시제품 등)이 특허청구범위의 문언해석에 의해 해당 특허발명의 구성요소를 그대로 가지고 있는 경우에 침해가 성립된다. 하지만 언어가 가지는 표현상의 한계로 인하여 발명의 보호 영역을 아무리 상세하게 기재한다고 하더라도 청구하고자 하는 기술적 범위를 특허청구범위에 그대로 담는 것이 어렵고, 장래 발생할 수 있는 침해유형을 모두 예상하여 특허청구범위를 작성하는 것도 사실상 불가능하다. 또 대개 특허침해에 있어서 침해자들은 특허발명을 그대로 모방하는 경우는 거의 없고 특허발명에 사소한 변경을 가하여 특허권의 보호 범위를 회피하고자 한다. 이에 특허발명의 실질적 가치를 보호하지 위해 등장하게 된 이론이 균등론이다. 균등론은 특허권의 침해 여부를 판단함에 있어서, 청구항의 모든 구성요소가 동일해야 한다고 하는 구성완비의 원칙 (all elements rules)이 지나치게 엄격하게 적용되는 경우 미세한 부분의 개량이나 변형으로 특허권의 침해를 회피할 수 있게 되어 특허권의 실질적인 보호가 곤란하게 되는 것을 막기 위하여 특허청구범위의 문언적 기재와 일치하지 않는 경우에도 단순한 변형에 불과한 것이나 용이하게 변형 또는 치환할 수 있는 것이 라고 판단되는 경우에 권리침해를 인정하는 이론으로서 각국에서 판례에 의해 인정되고 있는 법리이다. 따라서 균등 침해 여부를 판단할 때 균등론의 적용요건을 어떻게 해석하느냐에 따라 균등 침해의 적용 범위 및 적용대상이 다르게 되므로 무엇보다 이들 요건이 어떠한 의미를 지니는지, 각 사안에서 구체적인 판단 기준을 이해하는 것이 매우 중요하다. 우리나라는 대법원 97후2200 판결에서 균등론에 대한 명시적인 판결을 내렸는데 균등론의 적용요건으로 5가지 요건을 확립했다. 균등론 인정의 적극적 요건으로 분류되는 과제해결원리의 동일성, 작용효과 동일성의 요건(치환가능성), 치환자명성과 소극적 요건인 자유실시기술의 항변과 출원경과금반언의 원칙을 제시했다. 이 판결로 인해 법원이 균등론을 명시적으로 인정한 것은 고무적인 일이지만 당시 균등론에 대한 국내 판례가 부족했고 학계의 연구 성과 또한 미진한 상황에서 외국의 균등 이론을 수동적으로 받아들인 것이기 때문에 대법원 판결에 의해 균등론의 적용요건이 제시되었지만 각 요건에 대한 통일된 판단 기준이 이후의 판례에서도 여전히 마련되어 있지 않아 실무상의 혼란과 균등론의 법적 안정성과 예측가능성에 있어 문제점이 존재한다. 또 기존의 연구에서는 각국에서 최초로 균등론 적용요건을 판시한 판결들에 대한 분석과 검토를 하거나 특허권은 발명자가 자신의 발명을 영업비밀(Trade Secret)로서 공중에게 공개한 것에 대한 반대급부로서 주어지는 것이기 때문에 발명은 출원서류에 기재되어 공중에게 일정한 기여를 한 범위 내에서만 보호를 받는다는 주로 계약법적인 입장에 입각한 연구가 많고 균등론을 특허청구범위 해석의 예외로서 최대한 그 적용을 제한하려는 방향으로 분석하고 있다. 하지만 특허분쟁소송에서 특허청구범위 해석에 관련한 문제는 가장 중요하고 빈번하게 발생하는 사안이며 권리범위를 획정하는 하나의 방법으로서 균등론은 현실적으로 예외 사항이 아니라 특허침해의 일반적 판단원칙이 되어야 한다. 이를 위해서는 궁극적으로 입법을 통해 특허법에 균등이 특허의 권리범위에 속한다는 것을 명시할 필요가 있을 것이다. 그리고 균등론의 입법을 위해서는 무엇보다 먼저 균등론 관련 판례를 분석한 뒤 현재 각 적용요건에 대해 적합한 판단 기준을 정립하는 연구가 지속적으로 활발히 진행되어야 한다. 따라서 이 글에서는 균등론의 법리가 가장 발달한 미국에서의 논의와 판례, 또 우리나라 균등론에 직접적인 영향을 미친 일본의 논의와 판례를 검토해보면서 기존의 논의를 살펴보고 우리나라의 균등 침해의 적용 요건의 의미와 판단기준을 고찰해보고 현재 균등 침해의 적용요건의 해석의 문제점과 향후 개선 방향에 대해 제안해보고자 한다.

균등론과 금반언의 원칙과의 관계에 대한 고찰

박성진 연세대학교 법무대학원 2003 국내석사

특허권에 있어서 가장 핵심이 되는 것은 특허청구범위 해석이다. 청구범위는 발명자의 권리를 정의하고, 그 발명이 신규성, 이용가능성, 진보성 등의 요건을 어떻게 만족하고 있는지를 나타내어 준다. 또한 청구범위는 선행기술로부터 구별되는 당해 발명의 신규한 구성요소들로 표현되며, 발명을 실시하기에 명확하게 표현된다. 그러나 기술적 사상인 발명의 추상적 특성상, 발명을 표현하는데 있어서 언어적 한계에 부딪히게 되며 그 범위를 확정하는 것도 어렵다. 이러한 문제점들은 특허침해 시에 자주 발생하게 된다. 따라서 특허침해사건에서 청구범위해석에 대해서는 구체적인 판례이론인 균등론과 금반언의 원칙을 적용해야 할 필요성이 있다. 그러나 균등론의 남용은 공중의 이익에 반할 수 있고 기술혁신에 있어서 방해가 될 수 있기 때문에 공정한 적용을 위해서는 금반언의 원칙에 의해서 그 범위가 제한되기도 한다. 본고에서는 균등론과 금반언의 원칙과의 관계에 대하여 설명하고 있으며, 양자는 모두 특허의 보호를 위해서 필요한 것들이며 여기서 말하는 특허의 보호란 특허발명에 사소한 비본질적 변화를 가함으로써 특허침해를 피하려고 하는 복제자의 노력으로부터 권리자를 보호하는 것을 말한다. 공정한 특허의 보호를 위해서는 청구범위의 해석에 있어서 균등론과 금반언의 원칙과의 관계에 대해서 정확하게 알 필요가 있다. 따라서 본 논문에서는 특허제도의 기본원리에 대한 관점과 법적안정성과 구체적 타당성에 대한 관점 그리고 pro-patent 와 anti-patent의 관점에 있어서 두 이론이 어떠한 관계에 있는지에 대해서 연구해 보았다. The core of a patent is claim interpretation. The claims define the inventor's right, and demonstrate how the invention fulfills the requirement of novelty, utility, and nonobviousness and describe all the element of novelty that distinguish the invention from the prior art, articulate the ways in which the invention is actually useful, and state what it is about the invention that would not have been obvious to one skilled in the prior art. However, a claim is a linguistic description of a mental concept. Due to the inherent limitations of language, the fit between the description and the concept is almost always inexact. In addition, confirming the boundary of claims is so difficult. And such problems often occur in infringement. So, in order to resolve it, we apply the doctrine of equivalents which is concrete judicial theory. But, to abuse the doctrine of equivalents may be detrimental to the public and the innovation. So sometimes the prosection history estoppel limits the equivalents. This article tells us to address once the relation two patent law concepts, 'the doctrine of equivalents' and 'the rule of prosecution history estoppel' and tells us a patent protects its holder against efforts of copyist to evade liability for infringement by making only insubstantial changes to a patented invention. For the patent of fair protection, we need to know the relation of them. So I think that the study for the relation of 'the doctrine of equivalents' and 'the prosecution history estoppel' is needed with a view to the purpose of patent system, the legal stability and the concrete relevancy, pro-patent and anti-patent.

특허발명의 권리보호범위에 관한 연구 : 균등론과 간접침해를 중심으로

이창희 배재대학교 법무대학원 2008 국내석사

In the beginning stage of the patent system, the applicants could obtain the right of the patent only by explaining the contents of the invention. But as the technology get to develop rapidly, we are facing the issues about how far the range to be admitted as the patent right. So, the applicants need to thinking out the system that characterizes the claim limits of invention to be admitted as the patent, as well as explaining the contents of it. That is, we call it, "the claim of the patent". in the case of the simple invention, the claim limit of the patent is relatively easy to identify and understand. Because a nowaday high-technology is very difficult, the simple claim did not express exactly the invention. In case of the patent-infringed action, it is so hard to realize the invention only by the literal expressions on the claim limit of the patent. This thesis is the study about the protection range of the invention using the interpretation of the claim limit of the patent based on Doctrine of Equivalents The world has come to a Point of universal comPetition without regard to national boundaries, which is commonly called the age of "patent War" The Doctrine of Equivalents is a extended interpretation theory of the claims which regards, despite of an accused device having a different structure with a part of comPrising elements of the invention written in the language of the claims, the structure of substantially equivalent to the different comprising element is included in the claim scope of tlle invention. This thesis was being overviewed the development history and the corresponding principles of the claim to investigate the application or the Doctrine of Equivalents and indirect attack on judging a patent infringement. Applying the Doctrine of Equivalents is going to get confirmed the literal scope of the claims, judged the literal infringement by way of comparing to an accused device and judged, in case it is not infringe literally, whether the accused device is infringed under the Doctrine of Equivalents or not, by applying the Doctrine of Equivalents, Regarding the requirement of adapting the Doctrine of Equivalents, as a result of having analysed the our Supreme Court's cases in view of being Presented as a standard by the judicial precedents, we have to establish the standard which define a Protection scope appropriate to our technological level. The Doctrine of Equivalents is an interpretation method which have developed in western countries and the legal regulations or intellectual property right which is different to the other legislation examples is being considered as a trend of restraint and unification among all the nations. Consequently, the analysis policy as a definite judgement standard is synthesized by investigating the foreign cases, estoppel and the Patent Law Treaty which stipulated the application of the Doctrine of Equivalents in this thesis. Our Court as well as Patent and Trademark Office should indicate the definite guide lines concerning the application standard of the Doctrine of Equivalents and various way of indirect attacks to perform functions of substantial protection or a inventor and public notice of claim scope to a third Party. 특허제도가 인정된 초기에는 출원인은 특허 받고자 하는 발명을 설명하는 것으로 충분하였으나 기술이 발전함에 따라 발명 간에 서로 저촉하는 부문이 발생하고 특허권의 독점권이 어디까지 주어지는가가 점차 문제화되기 시작하였다. 그래서 발명의 상세한 설명과는 별도로 출원인은 특허 받고자 하는 발명을 자기가 필요 최소한도로 특정하는 제도를 생각하게 되었고 이것이 곧 특허청구범위가 된 것이다. 그러나 특허청구범위의 기재는 발명이 상대적으로 단순할 때는 간결하게 발명을 알아볼 수 있었지만 현대사회의 첨단 기술은 고도로 복잡하여 특허청구범위의 단순한 기재에 의하여 특허받고자 하는 발명을 정확하게 표현할 수 가없게 되었을 뿐만 아니라 특허침해소송에서도 특허발명의 특허청구범위의 문언 기재만으로 특허받은 발명을 재현하는 것이 결코 쉽지만은 않다. 본 논문에서는 특허권침해에 있어서 특허청구범위 해석에 균등론의 적용을 중심으로 한 특허발명의 보호범위에 관하여 연구를 시도한 것이다. 특허권침해에 있어서 특허발명의 보호범위를 확정하여 권리자를 보호하고, 제3자의 법적 안정성을 확보하여 사회적 형평성을 이루고자 하는 특허청구범위제도와 그 해석에 적용되고 있는 균등론과 간접침해에 대하여 살펴보고자 한다. 특허발명의 보호범위를 확정하기 위하여서는 먼저 특허청구범위의 해석이 이루어져야 하며, 그 해석과 관련하여 미국, 독일 및 일본 등에서 발전하여 온 해석방법과 침해판단의 제 원칙이 현재 우리나라의 판례 등의 실무에 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 균등론은 원래 특허권침해소송에 있어서 침해 여부를 판단하기 위하여 법원에 의해 안출, 적용되어 왔던 특허청구범위해석의 법리를 통칭하는 개념이다. 따라서 기술적 사상의 창작인 발명의 권리 화된 무체재산권을 일정한 요건으로 파악하는 것은 곤란하다. 우선, 특허발명의 보호범위를 확정하기 위해서는 특허법에 그 근거가 마련되어야 하나 우리 특허법 제97조에는 "특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다."라고 규정하고, 같은 법 제42조 제4항 3호에 "특허청구범위에는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만을 기재하여야 한다.” 라고 규정하고 있어, 결국 기술적 구성의 문언에 따른 해석에 의하여만 보호범위가 정하여 기재되어 균등론을 적용하여 특허권자를 보호할 수 없게 되므로 특허발명을 실질적으로 보호할 수 있는 균등론의 법적 근거가 미비하여 이를 보완하여야 할 필요성이 있으며, 법원에서 특허권침해판단 시에 균등론이라는 용어를 사용하거나, 아니면 용어는 사용하지 아니하더라도 실질적으로 균등론을 적용한 판례가 보이나, 그 적용에 있어서 균등의 성립요건 및 판단시기 등에 대한 법리 등의 설명이 부족함을 알 수 있다. 또한, 간접침해의 경우는 특허법의 관련규정(제127조) 자체가 애매모호하게 규정되어 있을 뿐만 아니라 관련 학설이나 판례도 그러한 입법적 미비를 보완할 정도로 발전되어 있지 않아 이해 당사자 간의 분쟁의 소지가 더욱 크다 할 것이며, 종국적으로 분쟁 해결도 합리적으로 이루어지는 것을 기대하기가 어려울 것이다. 따라서, 지금까지 전개되어온 특허권의 보호범위를 정하는 일반적인 특허침해에 관한 이론 및 판례를 각 나라별로 간략히 살펴보고 나서, 특허권 침해종류에 따라, 특히 간접침해를 미국의 입법적 판단 및 관련 학설들과 우리나라의 경우를 대비 고찰하여 특허권 침해 성립 여부에 관한 판단기준과 관련문제들을 정리해 보고 특허권에 대하여 어느 정도까지 행위를 침해로 인정해서 특허권자를 보호할 것인지를 살펴보는데 그 목적이 있다.

韓·美·日의 最近 判例를 통한 均等論에 관한 考察

임준호 延世大學校 法務大學院 2002 국내석사

본 논문에서는 우리나라를 포함하여 미국과 일본에서의 균등론에 관한 판례의 흐름을 정리하고 최근의 주요 판례를 심층 검토해 봄으로써 韓·美·日의 판례 동향을 살펴보았다. 또한, 본 논문에서는 韓·美·日의 특허법, 특히 우리나라 특허법 제97조, 미국 특허법 제112조, 일본 특허법 제70조와 관련하여 이 조문들이 균등론 적용과 어떠한 상관관계를 갖고 있는지에 관해 비교 검토하고, 균등론의 적용요건을 적극적 요건과 소극적 요건으로 나누어 정리해 보았다. 이러한 검토를 통해 韓·美·日3국의 적용요건들이 몇가지 점을 제외하고는 서로 매우 유사하다는 사실을 확인할 수 있었다. 우리나라의 경우는 학설은 사실상 균등론을 인정하고 있었으나, 판례는 예전부터 특허청구범위에 대해 엄격한 해석 태도를 취하고 있었다. 그런데 최근 우리나라의 특허법원의 판결(특허법원 1998.9.17 선고, 98허2160)에서 균등론의 적용요건으로 네 가지의 요건을 처음으로 구체적으로 제시한데 이어 최근 대법원의 판결(대법원 2000.7.28 선고, 97후2200)에서는 한가지의 요건을 더 추가하여 다섯 가지의 균등론의 적용요건을 직접 설시한 바 있다. 적용요건을 설시한 최근의 대법원 판결들을 종합해 분석해보면, (가)호 발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 (1) 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일 또는 유사하며, (2) 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (4) (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, (5) 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한 (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 본다. 이와 같이, 우리나라 대법원에서 밝히 균등론의 적용요건은 일본의 최고재판소의 Ball Spline 사건판결이나 미국 Hilton Davis 사건판결에서 채용한 균등론과 매우 유사한 데, 이는 우리나라 대법원이 특허법 통일화라는 세계 조류에 부응하기 위한 것으로 보인다. 다만, 우리나라의 대법원 판례는 일본이나 미국의 판례 및 우리나라 특허법원의 판례와는 달리 치환용이성 판단시점을 제조시(또는 침해시)라고 명시하고 있지 않다는 점에 특색이 있다. 한편, 최근에 미국 CAFC에서 내려진 Festo 사건판결에 의하면, 보정이 자발 보정인지의 여부, 또는 선행 기술 회피를 위해 이루어졌는 여부를 떠나, 모든 보정은 심사 경과 금반언 원칙이 적용될 가능성이 있다고 하였기 때문에, Festo 판결은 특허 출원의 심사 실무 및 소송 실무면에서도 큰 영향을 줄 것으로 보인다. 이 Festo 판결은 미국에 있어서 균등론의 적용을 제한되는 경향이 계속되고 있음을 확인할 수 있는 상당히 의미있는 판결이다. 균등론은 형평법 실현을 위하여 사법적으로 창조된 것로서, 균등론의 핵심은 형평법상 누구도 특허 모방품을 실시하는 것을 허락할 수 없도록 요구하는 것이다. 만약 경미한 변경에 의해 특허권의 효력을 벗어날 수 있다고 하다면, 발명자의 발명의욕을 떨어뜨려, 발명의 보호 장려를 통하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적을 달성할 수 없게 될 뿐만 아니라 사회의 정의 공평 관념에도 반하기 때문이다. 날로 국가간의 특허분쟁의 효율적인 대처의 중요성이 커져가는 상황에서, 제외국의 균등론에 대한 논의 및 판례에 대한 심층적인 연구가 절실히 요구되는 시점이라 여겨진다. This purpose of this study is to investigate the trend on the doctrine of equivalents by reviewing the recent judicial precedents in Korea, Japan and the United States, and analyze the ruling in the context of a number of cases from the nations thereof. In addition, this study compares the different approaches to the doctrine of equivalents in Korea, Japan and the United States in terms of legal basis. This analysis and review comes to the conclusion that "there seems to be an international tendency towards convergence of the law on the doctrine of equivalents". However, it is also fact that there are a little variance among these nations. Although Korean commentators have taken the view that a doctrine of equivalents should be recognized in Korea, the court s have traditionally taken a strict view of the scope of patent claims. The Patent Court has recently expressed its view on the issue about the doctrine of equivalents. This Court affirmed the existence of a doctrine of equivalents in Korean patent law holding that something falling outside the literal scope of a patent claim could nevertheless be an infringement of that claim if 4 requirements is fulfilled. Thereafter , the Supreme Court went on to hold that even when some of the claimed element s interchange or replace the elements of the accused product (or process), the accused product would be considered "an equivalent of the claimed arrangement " provided five conditions are met : (1) the accused product and the patented invention employ the same and similar principles in solving problems, (2) although interchanging as above, the element of the accused product which interchanged an element set out in the claim has the same object and performed substantially the same function to produce substantially the same effect as the element of the claim it interchanged, (3) by interchanging as above, the interchanges found in the accused product are so obvious that a per son of ordinary skill in the art to which the invention pertains could have easily arrived at the accused product . (4) The accused product is not identical with or an obvious modification of the known or prior art existing at the time of filing the patent . (5) There is no relevant file wrapper estoppel against the patentee. (i.e., in the process of prosecuting the patent application, there is no exceptional circumstance that results in the accused product being intentionally excluded from the patent's scope of protection.) Clearly, the doctrine of equivalents laid out by Korean Supreme Court is strikingly similar to that adopted by the Japanese Supreme Court in Ball Spline Case and US Supreme Court in it s earlier decision, Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. This similarity is probably no accident. In writing its opinion, the Korean Supreme Court probably paid close attention to the harmonization of world patent enforcement standards. However, the requirements to apply the doctrine of equivalents presented by Korean Supreme Court in Korea is different from those of Japan and the United States in that there has no shown the standard time of judgement about "known interchangeability (in requirement (3) abovementioned)" Meanwhile, the CAFC in the United States issued its long-awaited en banc decision in Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. on November 29, 2000. The decision continues the trend to limit applicability of the doctrine of equivalents, and expand prosecution history estoppel, and should be of keen interest to anyone involved in patent prosecution or litigation. The doctrine of equivalent s is judicially-created to achieve equity and the essence of the doctrine is that equity mandates that one not be allowed to practice a fraud on a patent. If such a third party could escape enforcement of the patent by such minor modifications, this would discourage the creation of new technology. This result would be contrary to not just the objective of the patent law -- which contributes to the development of industry through the protection and promotion of inventions -- but also contrary to social mores of justice and fairness. In this regard, it is required to the depth study about the discussion and judicial precedents about the Doctrine of Equivalents in foreign countries including Japan and the United States.

特許請求範圍解釋에 있어서 均等論에 관한 硏究

이수영 延世大學校 法務大學院 2003 국내석사

특허제도는 산업상 이용가능성에 있는 발명을 한 자에게 그 발명을 일정기간 독점적,배타적으로 실시할 수 있는 권리인 특허권을 부여함으로 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 확립된 제도이다. 이러한 특허권은 신규의 발명에 대해 명세서 및 도면에서 상세히 기재하고, 그 기재된 내용중에서 보호를 받고자 하는 사항을 특허청구범위에 명확하고 간결하게 기재함으로써 발명자에게 부여되는 권리이다. 하지만 특허청구범위를 명확하고 간결하게 표현하는 데는 한계가 있으므로 권리자를 보호하고, 제3자의 법적안정성을 확보하여 사회적 형평성을 이루기 위해 특허청구범위 해석방법의 하나로 균등론이 적용된다. 균등론은 특허청구범위를 해석하여 발명의 보호범위를 정함에 있어 단순히 특허청구범위의 문언기재에 의한 문리해석의 범위를 넘어 문언과 균등 내지 등가의 발명도 보호범위에 속한다고 하는, 침해소송의 경험칙으로부터 발전하여온 이론이다. 클레임을 문언대로 침해하고 있지 아니한 피고의 제품, 방법도 여전히 특허침해가 될 수 있다는 균등론은 미국의 common law에서 발전되었는데 이에 관하여 연방대법원(Supreme Court)은 1853년의 Winans판결에서 최초로 이를 확인하였는데, 균등론의 대표적판결은 1950년 연방대법원의 Graver Tank 판결이다. 또한 1982년에 창설된 연방순회항소법원(CAFC)은 다수의 사건에서 균등론을 정의하고 적용시켜 왔다. 1995년의 Hillton Davis사건에서 균등론의 존재를 확인하고 재정의하였다. 그 후 연방대법원은 Hillton Davis판결에 대한 상고사건인 1996년의 Warner-Jenkinson판결에서 균등론을 재확인하였고, 이전의 균등론 적용판결과 달리 제3자의 이익에 비중을 둔 Festo판결은 Warner-Jenkinson판결로 회귀하는 최근의 대법원판결이 나왔다. 일본은 1992년 대심원의 소위 파나마모자사건에서 균등론을 처음으로 인정한 이후 정면으로 다룬 최고재판소의 볼스프라인판결에 이르기까지 균등론을 적용하여 특허권침해를 인정한 판결이 계속해서 내려지고 있으며 학설상으로 이를 인정하는 것이 다수설의 입장이고 이로 인해 일본에서 균등론의 이론적인 문제는 거의 해결되었다고 본다. 우리나라 판례들에서는 특허침해에서 균등론을 직접 거론하지 않고 사실상 균등의 개념을 나타내는 것으로 인정되어왔는데, 대법원 1994. 1. 11 선고 93후824판결에서 균등침해의 성립요건인 치환용이성의 이론을 적용한 이래 우리나라에서도 균등론에 대하여 점차 적극적인 입장에 선 판례들이 나타나다가 최근 2000. 7. 28 선고 97후2200판결에서 균등론을 정면으로 인정하기에 이르렀다. 이 판례를 통해 미국, 일본등에서 거론되었던 균등론의 적용요건들이 재확인되었고, 이 후 국내 특허침해소송에서 균등론적용의 기준을 명시적으로 제시되었다 균등의 성립요건으로 통상 치환가능성과 치환용이성을 들고 있다. 즉, 침해행위태양이 특허발명의 구성요건의 일부를 다른 기술로 치환한 것이므로 문언적으로는 침해에 해당되지 않더라도 실질적으로 기능과 작용, 효과가 동일하고 또한 그것이 특허발명의 기술적 사상의 범위내에 있고(치환가능성), 그 치환이 당업자에 있어 용이하게 가능한 것(치환용이성)이라면 침해에 해당한다. 이는 균등론 적용을 위한 적극적요건에 해당하고 그 중 어느 요건이라도 결여되면 균등에 의한 침해는 부정된다. 소극적 요건으로 대상제품이 공지기술과 동일한 경우이거나 공지기술로부터 용이하게 생각해낼 수 있는 것 이라든가 출원과정 등에서 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 기술인 경우가 있는데 이는 균등론이 적용되지 않는다는 것이다. 균등론을 인정한 판례의 취지는 특허권의 법적안정성과 제3자 보호보다는 특허권의 정당한 보호를 위한 것이다. 이에 특허제도가 국제화가 되고 있는 지금 균등론에 대한 보다 많은 연구가 행해져 균등론의 명확한 적용기준이 제시되어 특허청구범위의 해석방법을 보다 명확하게 확립되어져야 할 것이다. The purpose of patent system shall be to encourage, protect and utilize inventions, thereby improving and developing technology, and to contribute to the development of industry. The scope of patent right have to be carefully decided to balance patentee's proprietary right and the public interest. So, patent claims need to be interpreted to determine their technical scopes. The protection scope of an invention prescribed in Korean Patent act article 97 is 'claims'. The protection scope of an invention must be clearly written in claims to be strongly protected by law. But the description of the invention on claims has limits by the abstraction to be another character of the invention itself. Therefore, claims need a legal interpretation and it is reasonable that the equivalents to the elements written in claims must be included in the protection range of the patent right. This principle constitutes the judicially created "Doctrine of equivalents." Doctrine of eqivalent has long been recognized by courts in the United States. Although Graver Tank case predates the currently operative United States Patent Act of 1952, doctrine of equivalents is reconfirmed by Warner Jenkinson case in 1997. Along cases decided by the Court of Appeals for the Federal Circuit, under what circumstances and to what extent the doctrine of equivalents can apply have been changing. Japanese patent system has long been criticized by U.S. for narrow protection of patentee's proprietary rights. Before the t-PA case decided by Osaka High Court in 1996, doctrine of equivalents is not recognized. Although in few exceptional cases courts have used the concept of "substantially identical" to expand the interpretation of claims in order to sustain infringement decisions, courts in principle are against going beyond to the literal interpretation of patent claims to find infringement. In 1998, Japanese Supreme Court eventually recognizes doctrine of equivalents in Ball Spline case and articulates five conditions for applying doctrine of equivalents. In Korea, the Supreme Court sentenced a decision that decided the patent infringement under the doctrine of equivalents in 2000. Requirement of the doctrine of equivalent adopted by Korean Supreme Court, Japanese Supreme Court and U.S. Supreme Court have some differences but many common judgement factors as usual. The most important requirements are "the interchangeability" and "the Known interchangeability".

特許請求範圍에 관한 硏究 : 均等論을 중심으로

최두진 延世大學校 法務大學院 2002 국내석사

특허제도가 인정된 초기에는 출원인은 특허받고자 하는 발명을 설명하는 것으로 충분하였으나 기술이 발전함에 따라 발명간에 서로 저촉하는 부문이 발생하고 특허권의 독점권이 어디까지 주어지는가가 점차 문제화되기 시작하였다. 그래서 발명의 상세한 설명과는 별도로 출원인은 특허받고자 하는 발명을 자기가 필요최소한도로 특정하는 제도를 생각하게 되었고 이것이 곧 특허청구범위가 된 것이다. 그러나 특허청구범위의 기재는 발명이 상대적으로 단순할 때는 간결하게 발명을 알아볼 수 있었지만 현대사회의 첨단 기술은 고도로 복잡하여 특허청구범위의 단순한 기재에 의하여 특허받고자 하는 발명을 정확하게 표현할 수 가 없게 되었을 뿐 아니라 특허침해소송에 있어서 특허발명의 특허청구범위의 문언기재만으로 특허받은 발명을 재현하는 것이 힘들어지고 있다. 특허청구범위는 그 자체가 특허발명을 특정하는 것임에도 불구하고 해석이 필요한 것은 바로 이러한 이유 때문이다. 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 특허청구범위 해석의 기본 원칙이다. 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 도면이나 발명의 상세한 설명과 같은 명세서의 다른 기재에 의한 보충해석이 인정되고 있지만 그 보충성 때문에 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위를 확장 해석하는 것은 불허되며 또 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의제한 해석할 수도 없다. 특허청구범위는 발명의 구성에 빠질 수 없는 사항으로만 기재되어야 하는 것은 특허법이 요구하는 특허출원요건이다. 그런데 발명의 구성의 일부에 변경이 있지만 전체적으로는 동일한 발명이라고 보여지는 경우 위와 같은 특허청구범위 해석의 원칙을 엄격히 한다면 특허침해가 인정되지 않는다는 부당한 결론에 이르고 만다. 대법원은 이러한 경우 특허청구범위 해석의 원칙과는 상관없이 전부터 「단순한 설계변경」이라는 표현으로 침해를 인정해왔다. 즉 「단순한 설계변경」은 특허발명의 동일성을 해치는 것이 아니고 특허청구범위의 문언기재에서 나타난 기술적 사상의 범위에 포함된다고 보아왔던 것이다. 하지만 특허발명과 침해 대상물의 구성에 차이가 있음에도 그 차이는 「단순한 설계변경」에 지나지 않으므로 특허발명의 침해에 해당한다고 인정하는 것은 막연한 표현일 뿐 아니라 한편 자의적인 면도 포함하고 있어서 어느 경우에 「단순한 설계변경」에 해당되는 것인 지의 객관적 기준은 일반인이 예측하기에 어려운 것이 되고 만다. 특허청구범위가 특허발명의 효력이 미치는 범위를 공시하여 한편 특허권자에게는 독점권이 부여되는 한계를 설정하고 일반 공중에게는 특허권이 미치지 않는 범위를 명백히 하는 기능을 하고 있다면 이러한 특허청구범위를 어떻게 파악하느냐의 해석 방법도 특허발명의 범위를 한정하는 한 잣대로서 객관화 될 필요가 있는 것이다. 특허권의 침해는 특허청구범위의 문언 그대로의 침해의 경우보다는 일부의 구성에서 차이를 보이는 침해가 훨씬 많은 것은 경험적 사실인데 이렇게 발명의 구성에서 차이가 있음에도 불구하고 특허발명의 침해가 인정되는 경우가 있는 것은 특허발명과 침해 대상물 사이에 발명의 동일성이 인정되기 때문이다. 발명은 본래 기술적 사상이고 추상적인 것이다. 이러한 추상적인 발명이 특허청구범위라는 틀 안에서 표현되어야 하기 때문에 특허청구범위의 문언기재와 추상적인 기술적 사상인 발명과는 필연적으로 괴리가 발생할 수밖에 없는 것이다. 그러므로 올바른 특허청구범위의 해석은 특허청구범위의 기재에 나타난 발명의 본질 즉 기술적 사상을 파악하는 것이라고 할 수 있고 대상물이 특허발명을 침해하고있는가 아닌가는 대상물이 이렇게 특허청구범위에서 추출된 특허발명의 기술적 사상을 이용하고 있는가에 초점이 모아져야 하는 것이다. 미국에서 시작한 균등론은 특허침해소송 있어서 이러한 특허발명의 기술적 사상을 가급적 객관적으로 파악하고 그로부터 인정된 기술적 사상을 이용하고 있는 대상물에 대하여 특허권의 침해를 인정하기 위하여 발달된 이론이다. 미국의 Waner Jenkinson 연방대법원 판결, 일본 최고재의 Ball Spline 판결 그리고 우리나라 대법원의 Byer Geselshaft 판결 등에서 차례로 균등론이 인정되고 있는 것은 특허발명과 대상물의 구성에 있어서 차이가 있으나 과연 대상물이 특허 발명의 기술적 사상의 동일성의 범위 내에 있는지의 판단에 있어서 균등론이 구체적이고 합리적인 판단방법을 제시하고있기 때문이라고 생각된다. 미국과 일본 그리고 우리의 대법원이 인정하고 있는 균등론의 요건은 약간의 차이점은 있으나 대체로는 같다. 가장 중요한 요건은 치환 가능성이다. 치환 가능성은 특허발명의 구성요소 중 일부의 구성요소를 대상물에서 바꾸었어도 실질적으로는 동일한 발명이라고 볼 수 있는지의 요건이다. 그렇지만 이 요건은 종래 우리나라에서 인정되어오던 동일성의 판단방법과 큰 차이를 보이는 것은 아니다. 대법원은 발명의 동일성의 판단에 있어서 발명의 목적 구성과 효과의 3요소를 기준으로 판단을 해왔다. 다만 균등론은 구성요소가 다른 경우의 침해문제이므로 구성의 판단은 제외되고 있다. 다음의 요건은 치환 용이성이다. 대상물에의 치환자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해낼 수 있는 정도로 자명한 경우에 균등침해에 해당된다는 것이다. 치환 용이성은 발명의 목적 구성 효과의 3요소 중에 구성에 관련된다. 특허발명과 대상물의 구성에 차이가 있어도 그 차이가 적다면 동일한 발명이라는 것인데 그 차이의 대소의 판단을 객관화하고 있는 점에 의의가 있다. 균등론은 이러한 적극적 요건이외에 소극적 요건에도 해당하지 않아야 한다. 소극적 요건은 대상물이 발명특허의 출원시에 이미 공지된 기술이나 그로부터 용이하게 도출할 수 있는 기술이 아닐 것과 특허발명의 출원절차를 통하여 대상물의 치환된 구성요소가 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없을 것이다. 이 소극적 요건은 균등론에 있어서만 인정되는 것이 아니라 문언기재의 침해여부의 판단에서도 인정되는 것으로 특허청구범위의 해석에 있어 일반적인 것이라고 할 수 있다. 그러나 균등론의 요건은 현재 적극적인 요건보다는 소극적 요건에 좀더 중점이 주어지고 있는 상황이라고 말할 수 있다. 그것은 예전부터 균등론은 종전의 특허 청구범위의 정당한 해석을 넘어선 것이 아닌가 하는 인식이 널리 퍼져있었기 때문이라고 생각된다. 균등론이라고 하여도 실질적 특허발명의 실질적 동일성의 범위를 넘어 해석될 수 없는 것은 균등론이 문언기재의 원칙에 대한 예외라는 보충성에서 기인하는 제한이지만 균등론은 특허발명과 대상물의 구성이 다름에도 불구하고 인정될 수 있다는 점에서 이러한 소극적인 제한은 균등론의 적법성을 보장하기 위하여 꼭 필요한 요건이라고 할 것이다. 대법원은 또 소극적 요건으로서 오로지 출원경과 사실만을 적용제외사실로 들고 있는 것이 아니라 오히려 「특단의 사정」에 출원경과 사실을 포함하고 있는 형식을 취하고 있다. 따라서 「특단의 사정」을 이루는 것은 무엇인가의 연구 등은 앞으로 균등론 연구의 과제라고 하겠다. In the beginning stage of patent system, the applicants acquired the right only by explaining the contents of the subject matter. But as the technologies get to upgrade so rapidly, the things to infringe another between the inventions get to appear and we are facing the issues about how far the range to be admitted as the patent is. So, the applicants need to thinking out the system which characterizes the claim limits of the subject matter to be admitted as the patent, as well as explaining the contents of it. That is, we call it, "the claim of the patent" . But in the case of the simple subject matter, it is relatively easy to identify and understand the limits and the meaning of that limits on the claims forms, while the complicated matter with high-tech methodology in nowadays, we can't express exactly the contents of the subject matter, so for the patent-infringed actions it is so hard to realize that limits only by the literal expressions on the forms in the patented invention. As one of the basic principles in interpreting the meaning of the claim, firstly we may pick up the one that interpretation of the claim should be restricted within the contents of claim on the specifications. However, when not understanding and not defining the technical framework and the claim limits of the patent, we can interpret secondly by the supplements data on the specifications such as the drawings and the descriptions. It is one of the requirements of the patent law to register the contents made up of necessary factors to the inventions on the claim sheets. In the case that there is a partial change of the invention but the same identity of that invention is not changed as a whole, if the interpretation strictly made, we get the irrational conclusion that the infringement can not be determined. The Supreme Court have held that the case above must be treated as 'the simple design-around'- that is, the simple design around may be one of the infringement types - without respect to the basic principle discussed above. As a result, the Court sees that simple design-around as one of the technical events on the literal expressions of the claim limits. However, Although there are the differences between patented-inventions and the factors of the infringed matters, admitting the differences as the simple design-around and including the design-around within the infringement types would be the obscure assertion and the arbitrary attitude to the judgement of infringements. Therefore, we can't expect whether the cases treated are the simple design-around or not and so can't get the rational criterion of the judgement. By illustrating the effect of the claim limits on the validity of patented-inventions, for the patentee, there should be the anticipation of the limit to the patent, and for the public, that illustration can play a role to define the ineffective range of the patent. To be so, How to interpret the limits of the patent claims must be opened publicly as a tool to understand that meanings. In fact, much more infringement types are derived from the differences in the partial factors of inventions, rather than the infringements from the contravention of the literal meaning. in those cases, the reason we admit that types as infringements is that there are the identities between the patented-inventions and the infringing matters. By nature, the invention is abstractive and the ones are the technical events. Because this abstractive invention should be expressed within the circle of the claim limits, the gap between the inventions as abstractive technical events and the literal expressions on the claim limits would appear inevitably. Therefore, desirable(or correct) interpretation of the claim limits is to find the substance of invention, that is, the technical event underlying the recordings on the claim limits. And in judging the infringement, we have to focus on whether the matter infringes the patented-inventions or not and whether the matter utilizes the technical events derived from the claim limits or not. The doctrine of equivalents initialized by U.S. is the theory developed for the purpose of admitting the infringement of the matter using the technical events and finding the technical events with unbiased attitude in the patented-infringement actions. The reason the doctrine of equivalents is accepted in many judicial precedents, such as the decision of "Byer Geselshaft" of the Supreme Court, the decision of "Ball Spline" of the Japanese Supreme Court and the decision of "Waner Jenkinson"of the U.S Supreme Court, I think, that the doctrine of equivalent could provide the rational and concrete judgement methodoloies in whether the matter is within the identity of the technical events of the patented-inventions or not, in spite of differences between composition factors in both discussed. Requirements of the doctrine of equivalents adopted by Supreme Court, Japanese Supreme Court and U.S. Supreme Court, have some differences but have many common judgement factors as usual. One of the most important requirements is "the interchangeability". The interchangeability can be described as "whether the matter might be the same inventions or not, when the parts of factors as the necessary factors to the patented-inventions are substituted for others". So, this requirement does not have conspicuous differences from "the judgement method of the identification" as accepted so far in our Supreme Court. And as the next requirement, we can pick up "the known-interchangeability". If the interchanging of the factors in the matter would be the self-evident case that anyone who having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains, that interchange should be the infringement of the equivalents.

特許請求範圍 解釋에 있어서 均等論에 관한 硏究

이강옥 韓南大學校 行政政策大學院 2004 국내석사

본 논문에서는 특허청구범위 해석의 핵심적인 이론인 균등론에 대하여 살펴보았다. 특허청구범위는 특허로서 보호받고자 하는 사항을 기재하는 것으로, 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 특허권자가 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리범위와 경업자 내지 일반 공중이 자유로이 이용할 수 있는 기술범위와 한계가 명확해 진다. 그러므로, 특허청구범위를 정확히 해석하여 그 내용과 범위를 확정하는 것은 특허를 허여하는 단계나 특허침해를 판단하는 소송의 단계에서 매우 중요하다. 따라서, 본 논문에서는 먼저 특허청구범위의 해석원리를 살펴봄으로써 특허권의 보호범위에 대하여 정리하였고, 특허청구범위 해석의 가장 중요한 이론인 균등론의 적용범위, 적용요건 등 균등론에 의한 전반적인 청구범위 기준에 대하여 살펴보았다. 그리고 미국, 일본 및 우리나라의 제도와 판례를 분석하여 특허청구범위 해석에 있어서 균등론의 적용방법 및 우리나라에 적합한 균등론의 적용요건에 대하여 검토해 보았다. 균등론이라 함은 특허발명과 타인의 실시형태를 비교하여 타인의 실시형태가 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지 아니하고, 그 특허청구범위의 문언기재와도 반드시 일치하는 것은 아니지만, 그것이 특허발명에 개시된 내용으로부터 평균적 전문가가 쉽게 치환하여 동일한 효과를 얻을 수 있는 것일 때는 특허발명의 기술사상과 동일한 것으로서 특허발명의 기술적 범위에 포함된다는 이론이다. 균등론은 중심한정주의 하에서 발전해 온 이론이지만 최근에는 중심한정주의와 주변한정주의를 가리지 않고 특허청구범위를 해석하는 중심적 해석원리로 그 영역을 넓혀가고 있는 실정이다. 균등론은 청구범위를 확대 해석하여 권리자에게 보다 유리하게 적용될 수 있으며, 제3자는 보호범위의 예측이 어려워 법적 안정성을 해할 우려도 있어 청구범위의 확대 해석을 제한하기 위한 이론이 발전하고 있으며 그 대표적인 이론이 포대금반언의 원칙이라 할 수 있다. 따라서 포대금반언의 원리는 균등론의 적용범위를 조절하는 기능으로 잘 활용할 필요가 있다고 보며, 균등론의 성부를 좌우하는 중요한 원리로 앞으로 특허청구범위 해석에 있어서 많은 기여를 할 것으로 보인다. 우리나라도 최근의 대법원 판례에서 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통되거나 동일하고 치환된 구성요소가 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고, 당업자가 그 구성요소가 용이하고 자명하게 치환할 수 있고, 출원절차를 통하여 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단이 사정이 없는 한 그 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 균등론의 성립요건을 제시하였다. 따라서 우리나라도 대법원의 판례를 근거로 특허발명의 보호범위를 판단함에 있어 치환가능성과 치환용이성을 침해시로 판단하는 적용요건과 특허청구범위가 지나치게 확장되는 전체대비방식보다 구성요소마다 동일성을 판단하는 요소대비방식의 판단기준에 따라 적용하여야 할 것이다. 외국기술의 근소한 모방자나 근소한 개량자가 특허에 의한 독점배타적 권리의 확장해석을 주장하며, 어려운 중소기업 등에 군림하려고 들어 중소기업 등이 무분별한 소송사태에 휘말려 훌륭한 기술을 갖고 있어도 국가발전에 기여를 못하는 경우가 있다. 이러한 현실에 비추어 균등이론에 무분별한 적용에 의한 보호범위의 확장은 억제 되어야 할 것이나 균등이론 그 자체는 발명을 공개하는 대가로서 주어지는 독점배타적인 특허권을 보호하기 위해서 필요하며, 특허의 침해여부를 판단함에 있어 유용하다고 할 수 있다. 또한, 앞으로 국내 산업발전의 추이에 따라 균등론의 적용범위를 적절히 조절해 나가는 것이 중요하며, 특허청구범위 해석에 있어서 특허권자와 제3자를 합리적으로 보호할 수 있는 통일적인 판단기준이 요구되고 있다고 할 수 있다. 따라서 균등론이 특허법 조약 초안에도 삽입되어 보호범위 판단의 국제적 기준이 될 가능성이 많기 때문에, 우리나라가 균등론을 정면으로 받아들인 것은 특허발명의 국제적 보호에 동참하고, 국가발전에 도움이 될 것으로 보인다.

특허청구범위의 해석에 있어서 균등론의 적용에 관한 연구

김연정 연세대학교 법무대학원 2001 국내석사

본 논문에서는 특허 청구 범위 해석에 있어서 균등론의 적용에 관해 연구하였다. 일반적인 특허청구범위의 해석, 균등론의 성립 요건 및 균등론을 적용을 제한하는 요건에 대해 미국의 판례를 중심으로 발전해온 이론과, 미국, 일본, 유럽에서 균등론을 적용한 판례와 균등론에 관한 우리나라의 최근 판례를 살펴보았다. 특허 발명의 보호범위를 확정하는 일은 특허청구범위를 해석하는 것에서 시작하며, 균등론은 이러한 특허청구범위의 해석과 관련하여 특허청구범위의 문리 해석을 넘어, 문언과 균등인 발명도 기술적 범위 내에 속한다고 보는 이론이다. 균등론을 적용함에 있어서는 특허권자의 보호와 제3자의 법적 안정의 조화를 도모하여야 하며, 균등론은 형식적인 차이에도 불구하고 실질적인 균가성을 인정하기 위한 이론이므로, 구체적인 사안에 따라 공평 타당한 결론을 도출하고자 해야 한다. 균등론의 성립 요건으로는 치환가능성과 치환자명성을 드는데, 치환가능성은 발명의 기능, 방법, 효과가 동일한 지 여부로 판단하며, 치환자명성은 발명의 구성요소의 일부를 치환하는 것이 당업자라면 용이하게 추고가능한 지를 판단하는 것으로, 발명의 성립 요건 중 자명성와 관련하여 논해진다. 미국에서는 균등론을 제한하기 위해서는 출원 경과 금반언의 원칙이 주로 적용된다. 출원 경과 금반언의 원칙이 적용되는 범위에 대해서는 최근 대법원의 Festo 사건에서는 특허성과 관련되며 청구범위를 축소한 보정을 하면 출원 경과 금반언의 원칙이 적용된다는 접근 방식을 취하여 균등론의 적용을 제한하고 있다. 균등론의 판단 방법에 대해서는 요소대비방식과 전체대비방식이 있는데 미국에서는 요소대비방식의 원칙으로 정리된 것으로 보인다. 우리나라에서 균등론을 적용한 판례는 권리범위확인심판의 상고심 판결이 대부분이며, 균등론을 직접적으로 적용한 판례는 보이지 않았으나, 최근 대법원에서 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, 작용효과가 동일하고, 치환자명성이 있으며, (가)호 발명이 공지 기술이 아니고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명에서 의식적으로 제외되는 등 특단의 사정이 없으면 특허발명와 (가)호 발명은 균등하다고 판시하여 균등론의 성립요건에 대해 판시하고 있다. 그러나 치환자명성의 적용시점 등 각 요건에 대한 좀 더 구체적인 논의가 필요하며, 이와 같이 판시한 법적 토대를 마련하는 것이 필요하다고 생각된다. The purpose of this study is to investigate how to apply the Doctrine of Equivalent s in int erpreting claims of patented inventions alleged to have been infringed. Specifically, the study discusses a general method of interpreting claims of a patent , requirements for applying the Doctrine of Equivalents, and several legal theories used to restrict the doctrine while citing judicial precedents of foreign countries including the United States, Japan, and Europe; as well as doctrines recently established in Korea. Determining and confirming a claimed scope for protection depends on int erpretation of the claims of a patent. Infringement is allowed even if the accused product or process does not fall within the literal scope of the patent claim. Therefore, the Doctrine of Equivalents attempts to balance two policy concerns : protecting patentees' exclusive rights to inventions against others that make insignificant changes to the patented inventions, and providing the public with notice about the limits of the patent monopoly. The requirements for applying the Doctrine of Equivalents includes "interchangeability" and "known interchangeability." "Interchangeability" discusses whether or not an accused product or process performs substantially the same function in subst antially the same way to obtain subst antially the same result as the pat ented claim. "Known Interchangeability" discusses whether or not a person skilled in the relevant technical area would have known of the interchangeability between elements in the accused and patented products. To bar application of the Doctrine of Equivalents, the "Prosecution History of Estoppel" is generally cited in United States. In the "Festo" case recently tried in the Supreme Court, the discussion focused on "patentability" of the original claim. That is, if a case claim is narrowed to obtain a patent because the original claim is rejected due to a lack of patent ability, the Doctrine of Equivalents does not apply by citing the "Prosecution History of Estoppel." Although no precedence has directly cited the Doctrine of Equivalents in Korea, Supreme Court trial decisions recently presented the requirements for the application of the Doctrine of Equivalents by stating that, "the accused product or process and the patented invention employ the same or similar technical ideas and principles in solving problems, the accused product or process actually constitutes the requirement of known interchangeability, interchangeability is clearly derived, the accused product or process is not easily derived or it is already introduced before the application of the concerned patent, and the elements of int erchangeability shall be construed to be the same as the item patented, unless the elements of interchangeability of the accused product or process is excluded intentionally in the patented product and/or invention." In this regard, judicial base needs to be established for applying of the Doctrine of Equivalents in Korean Patent Law. Furthermore, the scope for application of the Doctrine of Equivalents should be tangibly discussed to suit Korean Patent Law and the Korean technological environment.

特許請求範圍의 解釋에 있어 均等論의 適用에 關한 硏究 : 미국 판례를 중심으로

정재용 延世大學校 法務大學院 2002 국내석사

특허발명의 보호범위에 속하는지 여부는 법적 안정성의 견지로부터 원칙적으로 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만이 기재된 특허청구범위의 구성에 의해 결정해야 할 것이다. 예를 들면 물건에 관한 특허발명과 침해로 주장된 물품(이하 “(가)호 물품”이라 한다)의 일부의 구성을 달리할 경우에 해당물품은 해당 발명의 보호범위에 속하지 않는 것이라고 해야 할 것이다. 그러나 이러한 경우에 있어서도 해결해야 할 기술적 과제 및 그 기초되는 기술적 사상이 특허발명과 침해로 주장된 물품에 있어서 변함이 없고, 침해로 주장된 물품이 특허발명의 핵심적인 작용효과를 모두 발휘함과 동시에, 이와 관련된 일부 다른 구성이 현저한 효과를 나타내는 등의 각별한 기술적 의의가 인정되지 않고, 침해로 주장된 물품의 침해 시 기술수준으로 보아 특허발명의 일부를 다른 구성으로 치환이 가능하고, 용이하게 치환할 수 있는 경우에는 예외로서 침해로 주장된 물품은 특허청구범위에 속하는 것으로 해석하는 이론이 균등론이다. 균등론은 특허청구범위를 해석하여 발명의 보호범위를 정함에 있어 단순히 특허청구범위의 문언기재에 의한 문리해석의 범위를 넘어 문언과 균등 내지 등가의 발명도 보호범위에 속한다고 하는, 침해소송의 경험칙으로부터 발전하여 온 이론이다. 다시 말해서 균등론은, 원고의 특허발명과 피고의 실시형태를 비교하여, 피고의 실시형태가 원고 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지 아니하고 특허청구범위의 문언기재와도 반드시 일치하는 것은 아니지만, 그것이 원고의 특허발명에 개시된 내용으로부터 평균적 전문가가 쉽게 치환하여 동일한 효과를 얻을 수 있는 것일 때에는 이는 원고 발명의 기술사상과 균등한 것으로서 원고 발명의 기술전 범위에 포함된다고 보는, 공평의 원리에 입각한 이론이다. 우리나라의 판례, 일본의 최고재판소 판례 및 미국의 판례를 바탕으로 균등영역에서 침해문제 발생시 어떠한 것이 균등물에 해당되는 지에 대한 필자 나름대로의 기준을 정리해보았다. 즉 균등론의 적용요건은 다음과 같다고 할 수 있다. 첫째 특허발명의 구성요소 중 일부를 (가)호 발명이 치환하는 것이 가능하여야 한다. 이는 미국에서 균등론의 성립요건으로 들고 있는 3단계 테스트 “즉, 특허발명의 구성요소를 (가)호 발명의 구성요소로 치환하더라도 실질적으로 동일한 기능을 하고, 실질적으로 동일한 방법을 취한 결과 실질적으로 동일한 결과를 가져온 경우 특허발명과 (가)호 발명이 비본질적 차이 밖에 없으므로 균등물에 해당한다.”와 동일하다고 생각된다. 둘째로, 특허발명의 구성요소를 (가)호 발명의 구성요소로 치환하는 것이 당업자의 침해시에 용이한 경우에는 균등론이 성립된다. 셋째로, (가)호 발명이 공지기술과 동일하다든지 공지기술로부터 용이하게 생각해낼 수 있는 것이 아니 여야 균등론이 성립된다. 균등론이 특허청구범위의 권리범위를 확장하는 개념이라 하더라도 공지기술에까지 균등론을 적용하여서는 아니 된다. 이 요건은 문언침해에 대한 특허청구범위의 해석시 적용되어왔던 공지사실참작 및 제외의 원칙이 균등영역에서의 침해에 대한 특허청구범위의 해석인 균등론에 적용하여 특허권의 보호범위가 무한히 확장되는 것을 방지하기 위한 것으로 생각된다. 넷째로 출원인이 특허출원 중에 의식적 제외한 사항 및 출원과정 중에 보정을 한 것이 특허성과 관련된 것이라면, 이러한 사항에 대하여는 균등론이 성립되지 아니 한다. 이 요건은 문언침해에 대한 특허청구범위의 해석시 적용되어오던 출원경과 금반언의 원칙을 균등론의 소극적 요건으로 도입함으로써 균등론에 의해 특허권의 보호범위가 무한히 확장되는 것을 막기 위한 것으로 생각된다. 우리나라에서 균등론을 적용한 판례는 권리범위확인심판의 상고심 판결이 대부분이며, 균등론을 직접적으로 적용한 판례는 보이지 않았으나, 최근 대법원에서 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, 작용효과가 동일하고, 치환자명성이 있으며, (가)호 발명이 공지 기술이 아니고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명에서 의식적으로 제외되는 등 특단의 사정이 없으면 특허발명과 (가)호발명은 균등하다고 판시하여 균등론의 성립요건에 대해 판시하고 있다. 그러나, 우리나라 특허법상 균등론을 인정할 수 있는 법적 근거에 대한 논의는 확립되지 않았고 특허발명과 (가)호 발명을 대비한 방식에 있어서 구성요소별로 대비하는 방식으로 통일되어 있지 않다. 그리고 치환자명성의 적용시점 등 각 요건에 대한 좀 더 구체적인 논의가 필요하며, 균등론의 적용에 있어서 특허발명의 보호범위를 판단하는 기준을 명확히 해야할 것이다. It is necessary to define clearly the boundary of the scope of protection of the patented because the patent right has an exclusive effect. It is prescribed in Article 97 of the Patent Act that the scope of protection of the patented invention shall be limited to the matters which are described in the claims in the specification attached to a patent application. However, it is insufficient to define the boundary of the scope of protection of the patented invention by above the Article only because the actual claims are often described abstractly and collectively. The doctrine of equivalents as the one way in the interpretation of the claims has developed in U.S.A. The legal theory concerning the doctrine of equivalents is undeveloped in korea. Furthermore, even in the patent trial and court decisions, there is no systematic conformity with the doctrine of equivalents Accordingly, the purpose of this study is to investigate how to apply the the doctrine of equivalents in the interpretation of the claims. Chapter 1 deals with the purpose and extent of this study. Chapter 2 has analyzed the legal standards for interpretation of the claims as well as the necessity and manner of interpretation. Chapter 3 has analyzed the cases in relevance with the doctrine of equivalents in U.S.A. Chapter 4 has analyzed the doctrine of equivalents, which is one of the scope determination of patent right can be the case in which there exists insubstantial difference between the infringing and the patented. Chapter 5 describes conclusion of this study. The conclusion has attempted to extract some important legal principles for the doctrine of equivalents and estimate their legal effects and arrange the relations among them. And the conclusion has attempted to build the four requirements for the application of the doctrine of equivalents in korea.

特許請求範圍 解釋에 있어서 均等論 適用에 관한 考察 : 우리 나라와 諸外國의 判例 및 적용을 中心으로

박수호 延世大學校 法務大學院 2002 국내석사