실시요건과 특허풀을 활용하여 PAEs를 규제하는 새로운 모델에 대한 연구 및 입법론 : 미국 특허법을 중심으로

국문 초록 (Abstract)

4차 산업혁명이 세계경제의 화두로 떠오른 가운데 시간이 갈수록 기술의 중요성과 의존도는 높아지고 있는 추세이다. 4차 산업혁명 관련 기술의 선점과 독점이 각 나라와 기업의 생사(生死)에 중요 분기점이 되고 있는 것이다. 이러한 기술경쟁 사회에서 특허를 통하여 기술을 독점하는 것이 더욱 중요해 졌으며, 독점한 특허권을 기초로 권리를 주장하는 사례도 늘어나고 있다. 이러한 기술 중심 사회에서 특허를 보유하고 있으나 실시하지 않은 PAEs(Patent Assertion Entities)에 의한 특허권 주장 사례가 증가하고 있으며, 이를 방지하기 위해 미국을 선두로 다양한 규제들을 쏟아 냈다. 그러나 PAEs에 대한 규제들은 기대만큼 PAEs의 특허소송을 방지하지 못한 것으로 평가된다. 따라서 PAEs에 의한 특허소송을 사전에 차단할 수 있는 새로운 대안이 필요하다 할 것이며, Non-PAEs와 PAEs를 구분할 수 있는 기준도 필요하다 할 것이다. 본 연구에서는 PAEs를 사전에 규제하기 위한 1차적 기준으로 ‘실시요건을 소제기 요건으로 의제하는 방안’을 선정했으며, PAEs와 Non-PAEs를 구분하기 위한 2차적 기준으로 ‘소송 방어권의 활용에 대한 사전동의해 주는 의사표시’를 선정하였다. 그리고 이 둘을 융합하여 특허의 여려가지 쓰임새 중 소송에서 방어용으로 사용될 수 있는 성격만을 라이선싱하여 특허풀에 가입한 경우 소제기 요건을 만족하는 것으로 의제하는 입법안이 도출되었다. 이러한 입법안을 통하여 개인, 연구소, 대학 등 Non-PAEs의 특허권 활용 방안을 확보하면서 악의적 소송 제기자인 PAEs만을 규제할 수 있을 것으로 기대된다. 그리고 특허분쟁 보다는 적절한 로열티를 지불하고 특허기술을 사용하는 문화가 정착될 것으로 예상된다. 또한, 특허권 자체의 처분 및 활용도 발명의 실시 개념으로 포섭함에 따라 특허권의 자본화 및 유동화에 기여할 것으로 기대된다. 마지막으로 특허권을 포함한 지식재산권을 존중하는 문화가 확산되고 지식재산권을 널리 공유하면서 합리적인 라이선스가 가능한 시스템이 자리를 잡아 지식재산권을 통한 혁신이 세계 경제 발전의 원동력이 될 것이며, 4차 산업혁명이 원활히 일어날 수 있는 배경이 될 것으로 기대된다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

As the Fourth Industrial Revolution emerged as a hot topic in the world economy, the importance and dependence of technology is increasing with time. The preemption and monopoly of the technology related to the Fourth Industrial Revolution is becoming a turning point for numerous of countries and enterprise. In such technology-competing societies, it is becoming more important to monopolize technology through patents, and cases of claiming rights based on proprietary patents are also increasing. Claiming patent rights by PAEs(Patent Assertion Entities) that hold patents but are not worked is emerged as a social problem. In order to prevent this social problem, the United States has put various regulations at the forefront. However, regulations on PAEs are not expected to reduce the activities of PAEs as expected. Therefore, new regulations for preventing claiming patent rights by PAEs are necessary. And alternatives that can distinguish PAEs from individuals, research institutes, universities, etc., which can not work due to lack of working ability, are also necessary. As a first regulation for preventing PAEs’ attacks, regarding ‘Working Requirements’ as ‘Filing Requirements’ can be considered. And as the second regulation for distinguishing PAEs from Non-PAEs, ‘Prior permission on using defensive rights of patent’ can be considered. An legislative proposal that regards ‘Prior permission on using defensive rights of patent’ as ‘Requirements for filing patent infringement lawsuits’ is born and this proposal comes from incorporating ‘first regulation’ and ‘second regulation.’ If this legislative approval is accepted, it is expected that the Non-PAEs such as individuals, laboratories, and universities can maintain their exclusive right of patents. In addition, it is possible to impose legal control on PAEs only. Under this environments, the patent owner can legitimately ask the royalties to the licensees rather than patent infringement lawsuits. In addition, as the disposition and utilization of the patent rights themselves are incorporated into the concept of working requirements on inventions, they will contribute to the capitalization and secularization of the patent rights. Also, Innovation through intellectual property rights that will be the driving force of world economic development and the Fourth Industrial Revolution is expected to take place smoothly without patent obstacles by spreading a culture that respects intellectual property rights including patents and establishing reasonable licensing system that pays royalties for using patent technologies.

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론
• 1. PAEs의 정의 및 소송 동향
• 2. PAEs 규제의 실효성 검토
• 3. 소결
• Ⅱ. PAEs 규제와 ‘실시요건(Working Requirement)’ 사이의 관계
• 1. 실시요건에 대한 입법론 및 관련 연구
• 2. 실시요건 입법을 통한 PAEs 규제에 대한 논의
• 3. 실시요건 입법에 따른 문제점 고찰
• Ⅲ. PAEs 규제와 ‘특허풀(Patent Pool)’ 사이의 관계
• 1. 도입
• 2. PAEs에 대응하기 위한 특허풀 현황
• 3. 특허풀을 통한 PAEs 규제의 문제점
• 4. 새로운 특허풀 모델 제안
• Ⅳ. 실시요건과 특허풀을 활용한 PAEs 규제를 위한 새로운 모델 탐색
• 1. 도입
• 2. 특허법상 ‘실시’ 개념의 확장 필요성 및 입법론
• 3. 소송 방어권 사전허락을 통해 형성된 특허풀의 모델링
• 4. 소송 방어권 사전허락을 통해 형성된 특허풀의 PAEs 규제 예측
• 5. 소송 방어권 사전허락을 통해 형성된 특허풀의 장점 및 단점
• Ⅴ. 결론
• 참고문헌
• <국문초록>

참고문헌 (Reference)

1 윤선희, "특허전문관리회사(NPE)의 사업모델과 특허권의 행사현황" 세창출판사 (60) : 42-78, 2010

2 김형건, "특허괴물(NPE)에 대한 규제의 글로벌 동향과 시사점"

3 이해영, "미국 특허법 Ⅱ"

4 Lauren Cohen, "The growing problem of patent trolling: Cash-hungry patent trolls are squelching innovation and should be screened out"

5 Rajkumar. Valkhari, "The Effect of Patent Trolls on Innovation: A Multi-Jurisdictional Analysis" 1 : 2008

6 Heather Hildreth, "Sould an Inventor be Required to ‘work’ the Patent?"

7 Marketa Trimble, "Patent Working Requirements: Historical and Comparative Perspectives" University of Nevada 2016

8 An FTC Study, "Patent Assertion Entity Activity"

9 Love, B. J., "Patent Assertion Entities and Competition Policy" Cambridge University Press 2015

10 "NPE Litigation is Up in Q2 2016- and New Plaintiffs emerge"

11 Lemley, M. A., "Missing the Forest for the Trolls" 2117-2189, 2013

12 Marta Belcher, "HACKING THE PATENT SYSTEM, A GUIDE TO ALTERNATIVE PATENT LICENSING FOR INNOVATORS" Electronic Frontier Foundation (EFF) 2016

13 Maayan Perel, "From Non-Practicing Entities (NPEs) to Non-Practiced Patents (NPPs): A Proposal for a Patent Working Requirement" University of Haifa, Faculty of Law 2014

14 An FTC Report, "Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition"

15 미국 Unified Patents 보고서, "3Q Patent Dispute Report"

16 "2016 Patent Litigation Study: Are we at an inflection point?" 미국 PwC 보고서 2016