최근 진보성관련 판례동향 및 객관적 판단기준을 위한 제안 = The analysis of recent supreme court cases on inventive step and suggestion of objective guidelines to decide non-obviousness

국문 초록 (Abstract)

본 논문에서는 최근 진보성관련 판례동향을 분석하고 진보성판단을 위한 객관적판단기준을 제안하였다. 진보성은 특허제도의 근간 및 동 제도를 통해 이루려는 목적과 가장 관련이 깊은 특허요건이라고 할 수 있어서 진보성 판단은 해당 국가의 특허정책이나 산업발전의 정도와 관련이 깊다. 그런데 특허법 제29조 제1항에 따르면, “특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명(신규성이 상실된 발명)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없다.”고 규정하고 있을 뿐이어서 특허청 심사기준이나 법원의 판례를 통해 구체적인 기준을 제시하는 것은 매우 중요하다. 특허청은 최근 「특허·실용신안 심사지침서」 중 「제2부 특허를 받을 수 있는 발명」부분을개정하여 진보성 판단요건을 수정 및 보완하였다. 실무계에서는 우리나라의 진보성판단기준에 대해, 미국이나 유럽 등의 판단기준과 비교하여 너무 높은 것이 아닌지,당업자의 기술상식 등이 중요한 판단요소로 작용하여 주관적인 판단으로 흐를 우려는 없는지에 대한 의문이 제기되어 왔다. 본 논문에서는 개정된 진보성 관련 심사기준과 최근 대법원의 진보성관련 판례를 분석해 봄으로써 우리나라 산업실정에 맞으면서도 국제적 동향에 부합하는 진보성 판단을 위한 합리적인 기준을 모색해 보았다.
본 연구자는 최근 대법원의 주요판결의 분석을 통해 진보성을 인정받기 위한 요건과 진보성 부정의 근거를 비교분석한 후 보다 객관적으로 진보성을 판단하기 위한 방안을 제안하였다. 먼저 진보성 판단을 위한 전제조건으로 진보성의 존재의의를 고려해 볼 때 진보성 판단기준이 지나치게 높아지는 것은 경계할 필요가 있다는 점을 명확히 하였다. 아울러 주지기술에 의한 진보성 부정의 문제점에 대해 살펴본 후 진보성 판단이 구체적 타당성을 갖추기 위해서는 무엇보다 판단의 전제로서 당업자의 수준에 대한 심리를 강화할 필요가 있다는 점을 주장하였다. 또한 해당 기술분야별로구체적인 심사기준을 정립하고, 진보성을 이유로 특허를 거절하기 위해서는 단순히결론을 언급하는 것만으로는 안되고 진보성이 없다는 결론을 지지할 수 있는 논리정연한 이유를 반드시 제시할 것을 제안하였다.
본 연구에서는 특허제도에서 진보성이 갖는 존재의의를 고려해 볼 때 지나치게 높아지는 진보성 요건은 경계할 필요가 있다는 점을 감안하면서 예측가능하면서 구체적 타당성을 가지는 진보성 판단을 위한 방안을 제안하였다. 그런데 간과하지 말아야할 것은 진보성 요건의 완화가 일으킬 수 있는 폐해에 대해서도 고민해야 한다는 것이다. 자연적 진보를 넘어서서 독점권을 부여할만한 가치가 있는 발명에 대해서만 특허권을 부여한다는 진보성 요건은 본질적으로 추상적일 수밖에 없어서 구체적인 요건이나 판단방법은 심사·심판실무나 판례의 축적을 통해 해결해 나갈 수밖에 없을것인바, 관련 판례의 축적을 통한 객관적인 판단기준의 합일점을 기대해 본다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This article relates to the analysis of recent supreme court cases on inventive step and suggestion of objective guidelines to decide non-obviousness. The purpose of the Patent Law is to encourage, protect and utilize inventions, thereby improving and developing technology, and to contribute to the development of industry. Among requirements for patent registration non-obviousness is the most important one to achieve the desired purpose of the Patent Law.
Recently the interest on non-obviousness as requirements for patent registration is increasing worldwidely. That’s partly caused by the U.S supreme court decision so called KSR case. The U.S supreme court had been applied TSM-test as guideline on decision the non-obviousness of patent application for long time. However, the TSM test has been the subject of much criticism. The U.S. Supreme Court addressed the issue in KSR v. Teleflex (2006). The unanimous decision, rendered on April 30,2007, overturned a decision of the Federal Circuit. The Patent and Trademark Office (PTO) of United State also revised its Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103. According to the Examination Guidelines, the Graham test is framework for the objective analysis for determining obviousness and the TSM-test is still useful in determining the non-obviousness of the claimed invention, but TSM-test should be applied not rigidly. Once the Graham factual inquiries are resolved, office personnel must determine whether the claimed invention would have been obvious to one of ordinary skill in the art.
The Examination Guidelines also reads that “rejections on obviousness cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness” and suggest some rationales that may support a conclusion of obviousness.
Korean Intellectual Patent Office also revised its Examination Guidelines recently and suggest more objective guidelines for Determining Obviousness.
Under these circumstances as described above, it is intended in this article to find out more objective and reasonable guidelines for deciding non-obviousness by analyzing of recent supreme court cases on inventive step.

참고문헌 (Reference)

1 특허청, "특허·실용신안 심사지침서"

2 사단법인 일본 국제지적재산보호협회, "진보성 등에 관한 각국 운용 등의 조사연구보고서" 2007

3 노태악, "진보성 관련 2008년 및 2009년 중요 판결의 정리" 2010

4 한동수, "심결취소소송에서 주지관용기술의 증명 방법 및 발명의 진보성 판단시 2차적 고려사항" (76) : 2008

5 이윤원, "미국 KSR사건을 중심으로 본 진보성 기준의 동태적 분석" 한국산업재산권법학회 20 (20): 29-78, 2006

6 尾崎雄三, "進步性判斷における周知技術" 日本弁理士會 63 (63): 2010

7 日本弁理士會, "平成１８年度 特許委員會 硏究報告. in: 特許制度のあり方（進步性）の調査硏究" 2007

8 Amanda Wieker, "Secondary Considerations Should Be Given Increased Weight in Obviousness Inquiries under 35 U.S.C. §103 in the Post-KSR v. Teleflex World" 2008

9 國際第1委員會, "KSR最高裁判決後における米國での自明性判斷の動向" 日本知的財産協會 58 (58): 2008