부당하게 선점한 상표권의 권리행사 제한에 대한 연구 = A Study on the Restriction of Exercise of Rights Based on Unfairly Preoccupied Trademark Rights

국문 초록 (Abstract)

우리나라 상표법은 등록주의를 취하고 있어 타인이 사용하고 있거나 사용 준비 중인 상표라도 출원ㆍ등록이 되어 있지 않은 경우, 이를 선점하여 상표등록출원을 하고 다른 거절이유가 없는 경우 등록이 가능하며, 이러한 경우 타인의 상표선택의 기회를 부당하게 제한하게 될 우려가 있다. 특히 미디어가 발달한 현대사회에서는 유명방송에 출연한 상호나 캐릭터 명칭, 유명인이 SNS에 게시한 상표, 아이돌 그룹명이나 연예인 성명 등을 타인이 먼저 출원하여 상표권 분쟁이 발생하는 경우가 흔하다. 이에 우리 상표법에서는 상표의 부당한 선점 및 불사용 저장상표의 보유 등을 방지하기 위하여 사용주의적 요소를 가미하여 상표등록거절이유, 부등록사유, 취소사유, 선사용권 등 다양한 규정을 두고 있다. 그러나 상표등록이 무효 또는 취소가 확정되기 전에 상표권자의 침해금지청구권(법제107조) 또는 손해배상청구권(법 제109조) 행사 자체를 상표법상으로 제한하는 규정은 없으며 법원에서 권리남용 법리에 의하여 해결하고 있다. 이에 법적대응력이 부족한 개인이나 소상공인 등은 상표권자의 침해경고장에 대하여 제대로 대응하기 어려운 것이 현실이다.
해외 각국 상표법에서는 구체적인 내용에는 차이가 있지만, 대륙법계 국가와 영미법계 국가 인지 여부, 등록주의 인지 사용주의 인지 여부와 관계없이 부당하게 선점한 상표권의 행사, 불사용 상표에 대한 권리행사 또는 무효사유가 있는 상표권의 행사 등을 제한하기 위하여 침해금지청구 또는 손해배상청구 자체를 제한하는 취지의 규정을 가지고 있다. 일정기간 불사용 기간이 경과된 경우 독일, 중국 등 다수의 국가가 상표권 행사 자체를 제한하고 있으며(독일 상표법 제21조, 제25조; 중국 상표법 제64조), 일본의 경우 무효사유가 있는 상표권에 기초해서는 권리행사를 할 수 없다는 규정을 가지고 있다(일본 상표법 제39조). 사용주의 국가인 미국은 등록상표 불사용행위에 대하여 상표권자가 그 상표를 포기한 것으로 간주하는 규정을 두고 있고(15 U.S.C. §1127(1)), 상표가 포기 간주된 경우에는 취소심판청구 이전이라도 상표권이 존재하지 않는 것이 되어 그러한 상표권에 근거하여 금지청구나 손해배상청구를 할 수 없다. 영국과 호주에는 상표권자의 부당한 위협에 대하여 그러한 위협을 받은 자가 적극적으로 금지명령, 손해배상 등을 청구할 수 있는 규정을 가지고 있는 것이 특징이다(영국 상표법 제21조 내지 제21F조, 호주 상표법 제129조).
우리 상표법에도 이러한 해외 입법례를 참고하여 부당하게 선점한 상표권에 기한 권리행사, 불사용 상표에 기한 권리행사, 무효사유가 있는 상표권에 기한 권리행사 등을 제한할 수 있는 규정의 도입을 검토해 볼 필요가 있으며, 나아가 부당하게 권리행사를 한 상표권자에 대하여 적극적으로 금지청구, 손해배상청구를 할 수 있도록 하는 규정의 도입도 검토해 볼 필요가 있다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Korea's Trademark law adopts the principle of registration, so even if a trademark is being used or is being prepared for use by another person, if an application or registration has not been made, it is possible to preemptively file an application for trademark registration and register it if there is no other reason for refusal. and in this case, the opportunity to select another person's trademark may be unfairly restricted. Accordingly, registered countries have various regulations, including reasons for refusal of trademark registration, reasons for non-registration, reasons for cancellation, and pre-use, to prevent unfair preoccupation and possession of unused storage trademarks.
There are differences in details regardless of whether it is a continental and British law country, principle of registration or use, but overseas trademark laws have provisions to limit the exercise of unfairly preoccupied trademark rights or rights to unused trademarks. In countries that adopt the principle of registration principle, the use of a trademark is not premised on acquiring a trademark, but holding a trademark without using it limits the opportunity of others to choose a trademark and goes against the purpose of the trademark law. Therefore, if a certain period of non-use has elapsed, many countries, such as Germany and China, restrict the exercise of trademark rights itself (Articles 21 and 25 of the German Trademark Law; Article 64 of the Chinese Trademark Law). In the case of Japan, the right cannot be exercised on the basis of a trademark right that has grounds for invalidation (Japanese Trademark Law, Article 39). In the United States, which adopts the use-principle, the trademark owner is deemed to have abandoned the trademark if it has not been used for a certain period of time (15 U.S.C. §1127(1)). If the trademark is deemed abandoned, the trademark right ceases to exist even before the request for a trial for revocation, and no claim for injunction or compensation for damages can be made based on the trademark right. In the UK and Australia, it is characteristic that in the case of an unjustified threat from a trademark right holder, a person who has received such a threat can actively claim injunctive relief and damages (Articles 21 to 21F of the British Trademark Act; Article 129 of the Australian Trademark Act).
In Korean Trademark Act, it is necessary to review the introduction of regulations that can restrict the exercise of rights based on unfairly preoccupied trademark rights, exercise of rights based on unused trademarks and trademark rights with grounds for invalidation, referring to these overseas legislative examples.
Furthermore, it is necessary to review the introduction of a regulation that allows a trademark right holder to actively file an injunction and compensation for damages.

참고문헌 (Reference)

1 정태호, "특허판례연구" 박영사 2017

2 나종갑, "커먼로상 상표법의 형성: 영국을 중심으로" 한국지식재산연구원 10 (10): 69-97, 2015

3 윤정화, "중국 상표법상 모방상표 등록방지에 관한 연구" 법학연구소 17 (17): 613-637, 2016

4 정태호, "역혼동과 상표권 남용의 관계에 관한 고찰 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결을 중심으로 -" 법학연구소 19 (19): 149-180, 2016

5 육소영, "상표보호에 있어 등록의 의미 재해석" 법학연구소 (56) : 451-486, 2012

6 손영식, "상표법 제3조‘상표등록 받을 수 있는 자’ 규정의 타당성 및 보완방안" 한국지식재산연구원 9 (9): 179-214, 2014

7 나종갑, "상표권의 범위와 한계-헌법적 관점을 중심으로" 한국지식재산연구원 7 (7): 29-63, 2012

8 이동형, "상표권 남용의 성립요건에 관한 대법원 판례의 검토" 민사법의 이론과 실무학회 16 (16): 71-105, 2013

9 정태호, "상표권 남용에 관한 판례의 유형별 고찰: 한국과 일본의 판례를 중심으로" 한국지식재산연구원 9 (9): 203-240, 2014

10 박태일, "불사용취소로 될 것임이 명백한 상표권의 행사와 권리남용의 항변" 법원도서관 (64) : 2017

11 조영선, "불사용 상표에 대한 침해와 손해배상" 대한변호사협회 (437) : 6-22, 2013

12 김원준, "등록상표권의 행사와 권리남용-대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결을 중심으로-" 한국기업법학회 28 (28): 319-353, 2014

13 竹田稔, "知的財産權訴訟要論(特許·意匠·商標編)" 一般社團法人發明推進協會 2012

14 田村善之, "商標法槪說" 弘文堂 2000

15 岩坪哲, "商標権に係る権利濫用の抗弁の要件を定めた最高裁判決" 68 (68): 2018

16 박주연, "[기고] 중국, 상표법 개정으로 악의적 상표등록 규제"

17 "USPTO implements the Trademark Modernization Act"

18 Matthes, Jens, "The Trademarks Law Review: Germany, Lawreviews"

19 UK IPO, "The Intellectual Property (Unjustified Treats) Act 2017 Business Guidance"

20 Jonas, Kay-Uwe, "Revision of the German Trademark Law"

21 Weaver, Russell L., "Principles of Remedies Law" West Academic publishing 2017

22 "Injunctive relief, Cornell Law School, Legal Information Institute"

23 Rehaag, Constantin, "Germany: The German Trademark Law Modernization Act: In Force Now, mondaq"

24 KarlBeier, Friedrich, "Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law" IIC 1975