특허결정 후 계속심사제도 도입방안 = Continued Examination After Allowance: How to provide it if necessary

국문 초록 (Abstract)

현재 우리 특허법 상으로는 심사의 최종결과가 특허결정인 경우에는 명백히 잘못 기재된 내용(오기)에 대한 심사관의 직권 보정만 가능하며 그 외에는 특허등록 후 정정에 의하는 방법밖에 없는 반면, 외국의 경우 출원인의 편의를 위해 특허결정 후 분할출원제도(미국?EPO?일본), 특허허여통지 후 계속심사청구제도(미국), 특허부여대상 통지 후 보정제도(EPO)등이 마련되어 있다. 또한, 등록특허의 질을 담보할 수 있는 직권심사재개제도(미국?EPO)도 마련되어 있다. 이러한 외국제도와의 차이와 최근 특허의 무효율이 높은 현실을 감안하면 등록 전 단계에서의 출원에 대한 하자해소 또는 권리의 실효성 확보를 위한 보정기회 제공의 필요성은 충분히 인정된다고 할 수 있다. 이 글에서는 이와 같은 필요성에 대한 인식을 토대로 외국제도에 대한 장?단점 분석을 통해 우리 특허제도에 맞는 계속심사제도 도입방안을 몇 가지 제시해 보았다. 구체적 방안을 정함에 있어서 가장 중요한 것은 계속심사제도의 성격을 명확히 하는 것이다. 계속심사제도는 ① 출원인에게 특허등록 전 최종적인 보정의 기회를 제공한다는 측면과 ② 특허등록 전 최종적으로 등록대상 출원의 품질을 확인할 기회를 갖는다는 측면을 모두 내포하고 있는데, ①에 주로 초점을 맞출 경우와 ①뿐 아니라 ②도 중요한 기능으로 볼 경우 제도의 구체적 내용이 다르게 된다.
전자의 경우(①에 주로 초점을 맞출 경우) 제도변경을 최소화하면서 간접적으로 계속심사제도를 도입하고자 한다면 제1안이 바람직할 것이며, 직접적인 방법을 택할 경우 새롭게 특허결정 후 계속심사청구제도를 도입하는 제2안이 타당할 것이다. 제2안의 경우 특히 보정의 허용범위가 문제되는데 재개되는 심사의 효율성을 높이기 위해 보정범위를 제한하는 경우 보정범위 제한에 수반되는 문제로 인해 제도가 복잡해져 오히려 심사의 효율성에 지장을 초래할 가능성이 있으므로 신규사항 추가금지 외에 보정의 범위에 특별한 제한을 두지 않는 편이 타당할 것이다.
후자의 경우(①뿐 아니라 ②도 중요한 기능으로 볼 경우) 계속심사제도와 더불어 직권심사재재제도를 함께 도입하는 제3안이 타당할 것이다. 출원인의 청구에 의해서가 아니라 직권에 의해 바로 직전에 이루어진 행정처분(특허결정)을 취소해야 하는 부담이 없진 않지만 등록 전에 하자가 발견되었음에도 그대로 특허등록에 이르게 하고 등록 후에야 무효심판을 통해 해결하도록 하는 것은 특허청의 책무에 반하는 것이므로 위와 같은 부담에도 불구하고 등록특허의 품질향상을 높이기 위해 필요하다면 그 도입을 검토해 볼 필요가 있을 것이다.
마지막으로 계속심사청구제도와 특허결정 후 분할출원제도를 모두 도입하는 제4안도 참고로 제시하였지만 제2안에서 보정의 범위에 제한을 두지 않을 경우에는 특허결정 후 분할출원제도를 추가 도입할 필요성은 상대적으로 낮다고 생각된다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

If a patent application is finally rejected, the applicant may request continued examination of the application by filing an amendment(Art. 67 2 of the Patent Act). An applicant may also file a divisional application based on the finally rejected application within 30 days after receipt of final rejection of the application. In contrast, an applicant may neither request continued examination of the application nor file a divisional application based on the application if the application is allowed. This article compares the practice of the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the European Patent Office (EPO) and the Japan Patent Office (JPO) regarding continued examination after allowance and reviews whether it is necessary and how to provide it if necessary.
In the U.S., an applicant have two tools for continued examination after allowance. They are a Request for Continued Examination (RCE) and a continuing application (for example, divisional application). In addition, applications may be withdrawn from issue to permit resumption of examination at the initiative of the Office or upon petition by the applicant.
Although it does not have any RCE practice, the EPO can only grant a patent with a text that has been approved by the applicant. Even after an allowed text has been approved for grant, further examination proceedings are possible at the instigation of the applicant or the EPO until the decision to grant has been handed over to the internal post. A divisional application may also be filed after allowance if within the time limit.
The JPO does not permit resumption of examination once the application is allowed. However, an applicant may file a divisional application based on the allowed application within 30 days after receipt of the allowance.
The resumption of examination may be necessary if the examiner or the applicant becomes aware of the unpatentability of one or more claims of the allowed application. Thus, we need to provide tools for continued examination after allowance. The Patent Act needs to be amended either to allow an applicant to file a divisional application within 30 days after receipt of the allowance, or to permit resumption of examination at the initiative of the Office or upon request by the applicant. In the latter approach, the RCE filing must be limited to one time to minimize the abuse of the continued examination practice.

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. 미국의 계속심사제도
• Ⅲ. 유럽특허청의 관련 제도
• Ⅳ. 일본의 관련 제도
• V. 계속심사제도 도입의 필요성 및 구체적 도입방안
• Ⅵ. 결론
• 참고문헌
• 국문초록
• ABSTRACT

참고문헌 (Reference)

1 정상조, "특허법주해" 博英社 2010

2 김동준, "특허법상 분할출원제도 개선방안" 한국경영법률학회 19 (19): 459-496, 2008

3 특허청, "특허․실용신안 심사지침서"

4 전준형, "미국특허법" 세창출판사 2011

5 이해영, "고객의 요구를 반영한 맞춤형 특허제도 발전방안 연구" 특허청 2007

6 小山角太郞, "継續的出願と継續審査請求" 日本知的財産協會 60 (60): 2010

7 日本 特許廳, "産業財産權法（工業所有權法）の解說, 平成18年法律改正(平成18年法律第55号), 第２部 第３章 分割の時期的制限の緩和"

8 中山信弘, "新・注解 特許法" 靑林書院 2011

9 Hansen, Rober M., "Post-Allowance Prosecution: The End Game That Goes On To The End, AIPLA Practical Patent Prosecution Training for New Lawyers 2008"

10 USPTO, "MPEP"

11 EPO, "Guidelines for Examination in the European Patent Office"

12 Rudge, Andrew, "Guide to European Patents" West 2011

13 EPO, "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office"

14 Wheeler, George, "CONTINUATION AND RCE PRACTICE, AIPLA 2011 Practical Patent Prosecution Training for New Lawyers"