등록 이후 사용에 의해 식별력을 취득한 상표 구성 부분의 법적 취급 - 대법원 2011후3698 전원합의체 판결의 의미와 전망을 중심으로 - = Legal Position of the Trademark Acquired Distinctiveness by its Use After Registration

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

It does not permit the registration of a non distinctive trademark.
An inherently non distinctive trademark, however, may deserveprotection as a trademark and exceptionally permitted to be registered inview of the elements of the prior use principle. The prior use principlestates that if the mark has been used by a particular person as a mark forhis goods for a long enough period of time and thereby acquireddistinctiveness as a trademark indicating the source among tradersand/or consumers (Art. 6 (2)). In case, the trademark having nodistinctiveness at the time of decision whether to register and finallyacquired a degree of distinctiveness required by Art. 6 (2) afterregistration by its use, how such a registered trademark should betreated?Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 onthe Community trade mark Art. 52(2) provides an exception to theabsolute grounds for invalidity: Where the Community trade mark hasbeen registered..., it may nevertheless not be declared invalid if, inconsequence of the use which has been made of it, it has afterregistration acquired a distinctive character in relation to the goods orservices for which it is registered. However, in accordance withSupreme Court ruling on March 20, 2014, 2011hu3698, the trademarkacquired distinctiveness by its use after registration should be invalidated by trial. Furthermore, in trial to confirm scope of right, thetime of judgment whether a trademark acquired distinctiveness by itsuse should be by the time of trial decision.

국문 초록 (Abstract)

등록 결정 당시 상표 구성 전체 또는 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 상표 유사 여부 판단에서 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분이 상표의 요부가 될 수 있는지 여부인데, 이에 대해서학설은 물론 대법원 판례도 서로 대립하고 있었다. 이러한 상황 하에서, 대법원은2011후3698 전원합의체 판결을 통해 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적 유동적인 것이므로 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다는 취지로 판시하였다. 이에 따라 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다.
설령, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된경우에는 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단할 수 있게 되었다. 향후 상표제도전반에 미치는 대법원 2011후3698 전원합의체 판결의 영향은 매우 클 수밖에없다는 점을 고려하여, 본고는 먼저 상표의 유사 여부 판단의 원칙, 기준시점 및등록 결정 당시 상표 구성 전체 또는 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에의한 식별력을 취득한 부분이 상표 유사 여부 판단에서 상표의 요부가 될 수 있는지의 여부와 관련된 다양한 학설, 서로 대립되는 대법원 판례 등을 살펴본다. 아울러 등록상표의 구성 전체가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의해 식별력을취득한 경우와 등록결정 당시 등록상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 그 구성중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 식별력 없던 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우로 구분하여, 그 법적 효력을 대법원 2011후3698 전원합의체판결을 중심으로 고찰한다. 이를 통해 궁극적으로 대법원 2011후3698 전원합의체 판결이 향후 상표권 사건 처리에 미칠 영향을 결론 부분에서 제시한다.

참고문헌 (Reference)

1 박준석, "특허·상표·저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안: 미국의 최근 동향을 중심으로" 한국지식재산연구원 9 (9): 1-43, 2014

2 특허법원 지적재산소송실무연구회, "지적재산소송실무" 박영사 2010

3 이장호, "식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사 여부 판단" (20) : 2000

4 곽영목, "식별력 없는 상표의‘사용에 의한 식별력 취득’요건과 그 판단 시점 - 대법원 2008. 9. 25.선고 2006후2288 판결 -" (107) : 2009

5 송영식, "송영식 지적소유권법(하권)" 육법사 2013

6 박정희, "상표등록 당시 식별력이 미약하였던 부분이 그 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 식별력 있는 요부가 될 수 있는지 여부" 법원도서관 (74) : 2007

7 강경호, "사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력 - 특허법원 2009. 1. 9. 선고 2008허9696 판결 -" (110) : 2010

8 강동세, "사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력" 법조협회 56 (56): 102-140, 2007

9 김종석, "사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관한 몇 가지 문제" 2011

10 김대원, "사용에 의한 식별력 판단기준과 이에 의해 등록된 상표권의 효력" (28) : 2002

11 최성준, "사용에 의한 식별력 취득에 관하여" 2 (2):

12 이해완, "사용에 의하여 식별력을 취득한 상표에 관한 주요 쟁점 연구" 법학연구소 23 (23): 585-617, 2011

13 김원오, "등록 후 사용에 의해 비로소 식별력을 취득한 상표의 법적취급 - 하자치유의 인정과 무효심판 청구 제한의 필요성을 중심으로-" 한국지식재산학회 (40) : 261-312, 2013

14 김원오, "등록 후 비로소 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대한 법적 취급" 2013

15 Lange, "Marken- und Kennzeichenrecht" C. H. Beck 2006

16 Eisenführ, "Die graphische Darstellbarkeit der Marke in der deutschen und europäischen Praxis - Eine Bestandsaufnahme" (9-10) : 413-, 2006

17 Ströbele, "Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen" 1041-, 1999