상표법 제119조 제1항 제2호의 부정사용 판단에서의 역혼동의 적용 문제 - 특허법원 2021. 10. 8. 선고 2020허5597 판결에 대한 비판점을 중심으로 -

국문 초록 (Abstract)

최근에 특허법원에서 선고된 특허법원 2020허5597 판결(이하, “대상판결”이라 함)은 상표법 제119조 제1항 제2호에서의 사용권자의 부정사용에 의한 취소심판 사건을 다루었다. 그러나 이 사건이 역혼동과 관련된 것이었음에도 불구하고 대상판결에서는 이에 대해서 구체적인 판단을 하지 않았다. 대상판결의 사안은 국내에서 선행 상표권자가 먼저 상표등록을 받고 사용한 이후에 후행 상표사용자가 국내에서 상표를 사용하여 자신의 사용상표에 대한 인지도를 취득한 것이었다. 그런데 대상판결은 국내의 수요자들이 선행 상표권자의 사용권자가 사용한 상표를 후행 상표사용자의 상표로 혼동을 일으키는 상황만 고려할 뿐, 이에 관한 역혼동을 고려하지 않고 상표법 제119조 제1항 제2호에서의 부정사용에 의한 취소심판 사건의 판단을 하였다. 기존에는 상표등록의 무효심판 사건과 상표권 침해 사건에 관해서만 국내에서 관련 판결이 존재하여 대상판결에 관하여 역혼동 적용 문제의 검토 필요성이 더욱 필요하다고 보인다.
특허법원에서의 대상판결은 역혼동을 구체적으로 고려하지 않은 판단을 하였으므로, 이에 관하여 대법원은 역혼동을 구체적으로 고려한 판결을 선고해줄 필요가 있다고 생각한다. 특히 외국의 글로벌 기업이 후발적으로 자신의 상표를 국내에 진입시켜 그 인지도에 의해 국내의 중소기업의 선등록상표의 실효성을 상실시키고 사실상 상표등록의 취소를 통한 중소기업의 상표의 탈취행위를 초래할 수 있다. 이러한 상황을 방지하기 위해 대법원은 역혼동을 고려하여 상표법 제119조 제1항 제2호에 관한 판단 법리를 판시해줄 필요가 있다.
결국 상표법 제119조 제1항 제2호에서의 부정사용에 의한 취소심판 사건에서 역혼동을 고려한 판단 법리를 대법원이 판시해줄 필요가 있다. 따라서 대상판결에 대한 상고심인 대법원 2021후11209 사건은 매우 중요한 케이스라고 볼 수 있다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Patent Court decision 2020Heo5597(hereinafter referred to as the “the subject decision”), which was recently sentenced by the Patent Court, dealt with the case of a trial for cancellation of trademark registration based on the licensee’s use for unlawful purposes in Article 119 (1) 2 of the Trademark Act. However, even though this case was related to reverse confusion, the subject decision did not make a specific determination on it. In the case of the subject decision, the preceding trademark right holder first obtained trademark registration and used it in Korea, and then the subsequent trademark user used the trademark in Korea to acquire recognition for his own trademark. By the way, the subject decision only considered the situation in which domestic consumers confuse the trademark used by the licensee of the preceding trademark right holder with the trademark of the subsequent trademark user and made the decision of a trial for cancellation of trademark registration based on the licensee’s use for unlawful purposes in Article 119 (1) 2 of the Trademark Act without considering the reverse confusion in this regard. Previously, relevant decisions exist only in cases of trademark registration invalidation trials and trademark right infringement in Korea, so it seems necessary to further review the issue of reverse confusion application for the subject judgment.
Since the subject judgment in the Patent Court did not specifically consider reverse confusion, it is necessary for the Supreme Court to make a decision that specifically considers reverse confusion. In particular, foreign global companies may later enter their own trademarks into Korea and make domestic small and medium-sized enterprises lose the effectiveness of the pre-registered trademarks due to their recognition and in fact it may lead to the theft of small and medium-sized enterprises’ trademark through the cancellation of trademark registration. In order to prevent such a situation, the Supreme Court needs to judge the Legal principles for application of Article 119 (1) 2 of the Trademark Act in consideration of reverse confusion.
In conclusion, it is necessary for the Supreme Court to decide on the the Legal principles in consideration of reverse confusion in the case of a trial for cancellation of trademark registration based on the licensee’s use for unlawful purposes in Article 119 (1) 2 of the Trademark Act. Therefore, the Supreme Court 2021Hu11209 case, which is the final appeal against the subject decision, can be considered a very important case.

목차 (Table of Contents)

• 국문초록
• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. 상표법 제119조 제1항 제2호의 의의와 등록상표의 사용범위
• Ⅲ. 해당 규정에서의 혼동의 개념에 따른 관련 문제의 검토
• Ⅳ. 대상상표의 역혼동의 문제에 대한 구체적인 검토
• Ⅴ. 결론
• 참고문헌
• Abstract