미국 특허법상 양도인 금반언 원칙에 대한 법리의 역사적 전개과정 - 연방대법원 Minerva 판결을 중심으로 -

국문 초록 (Abstract)

미국 특허법상 양도인 금반언 원칙은 특허권을 양수인에게 양도한 양도인이 특허권의 양도이후에 제기된 특허침해소송에서 당해 특허권 이 무효라는 주장을 할 수 없다는 원칙을 의미한다. 양도인 금반언 원칙 은 출원인이 특허출원을 양도한 경우에도 적용된다. 양도인 금반언 원 칙은 특허발명의 양도를 둘러싼 양도인과 양수인의 “공정한 거래” 혹은 “공평의 법리”에 근거를 두고 있다. 그리고 양도인 금반언 원칙은 부동 산 양도인은 당해 부동산이 유효한 권리라는 내용을 담은 권리증서가 무효라고 주장을 할 수 없다는 “증서에 의한 금반언 원칙”이라는 부동 산 재산권법 법리에 기원을 두고 있다. 미국 연방대법원은 1924년 Westinghouse 판결을 통하여 양도인 금반언 원칙을 미국 특허법 법리로 인정하였다. 다만 Westinghouse 판결은 실제 사건에서 양도인 금반언 원칙을 적용하지 않았고, 이후의 연방대법원 판결인 1945년 Scott Paper 판결 또한 양도인 금반언 원칙을 적용하지 않았기 때문에, 양도인 금반 언 원칙이 미국 특허법 법리로서 유효한가에 대하여 많은 의문이 제기 되었다. 그러나 연방순회항소법원이 설립된 이후에 선고된 1988년 Diamond Scientific 판결은 양도인 금반언 원칙의 법적 지위를 강화하였 고, 이후 연방순회항소법원은 이 원칙의 적용범위를 확장하였다. 2021년 6월 29일 연방대법원은 Minerva 판결을 통하여 양도인 금반언 원칙의 폐기여부에 대하여 다시 판단하게 되었고, 양도인 금반언 원칙이 미국 특허법 법리로서 유효한 법리임을 재확인하였다. 다만 연방대법원은 연방순회항소법원의 법리와는 달리 양도인 금반언 원칙의 적용범위에 일정한 제한이 있다고 명시적으로 판결하였다. 이런 측면에서 Minerva 판결은 2000년대 이후에 선고된 많은 연방대법원의 판결과 함께 특허권 의 효력을 약화시킨 판결이라고 평가할 수 있다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Under the U.S. patent law, the assignor estoppel doctrine means that the assignor who has assigned patent rights to the assignee cannot claim that the patent rights is invalid in a patent infringement lawsuit after the assignment of the patent right. The doctrine applies even if the assignor assigns the patent application. The doctrine is based on the “fair dealing” or “principle of fairness” between the assignor and the assignee regarding the assignment of the patented invention. In addition, the doctrine has its origins of the principle under the real estate property law called the “estoppel by deed” that the assignor cannot claim that the deed of title containing the valid right to the real estate is invalid. The U.S. Supreme Court recognized the doctrine as a principle of the U.S. patent law through Westinghouse decision in 1924. However, since the Westinghouse decision did not apply the doctrine, and the subsequent Scott Paper decision in 1945 also did not apply the doctrine, many questions has been raised as to whether the doctrine is valid as a principle of the U.S. patent law. However, the Diamond Scientific decision decided in 1988 after the CAFC was established, strengthened the legal status of the doctrine, and the CAFC expanded the scope of this principle. On June 29, 2021, the Supreme Court again decided whether to abolish the doctrine through the Minerva decision, and reconfirmed that the doctrine is valid as a principle of the U.S. patent law. However, the Supreme Court explicitly ruled that, unlike the principle of the CAFC, there is a limit to the scope of the doctrine. In this respect, the Minerva decision can be evaluated as the decision that weakened the effects of patent rights, along with many decisions of the Supreme Court since the 2000s.

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. 미국 특허법상 양도인 금반언 원칙에 대한 법리의 역사적 전개과정
• 1. 양도인 금반언 원칙의 미국으로의 수용과정
• 2. 연방대법원의 Westinghouse 판결과 Scott Paper 판결
• 3. 연방순회항소법원의 양도인 금반언 원칙의 부활과 적용확장
• Ⅲ. 연방대법원 Minerva 판결
• 1. 사건의 경과와 지방법원 판결
• 2. 연방순회항소법원 판결과 연방대법원의 상고허가
• 3. 연방대법원 판결
• 4. Barrett 대법관의 반대의견
• 5. Alito 대법관의 반대의견
• Ⅳ. Minerva 판결의 의미와 영향력
• Ⅴ. Minerva 판결의 분석
• Ⅵ. 우리 특허법상 양도인 금반언 원칙과의 비교법적 검토
• Ⅶ. 결론
• 【참고문헌】
• <국문초록>

참고문헌 (Reference)

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