특허법상 분할출원의 공지예외주장- 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결을 중심으로 - = The Grace Period Exceptions on the Divisional Applications - Focused on the Supreme Court’s 2020Hu11479 Decision -

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

If inventors disclose inventions “with their will,” or inventions are disclosed “against their will,” the inventors cannot obtain a patent right for the inventions. The reason is that the inventions have already become public domain. However, it is too harsh for the inventors if they cannot 'always' obtain patent rights. Accordingly, the Patent Act allows inventors to overcome the reason for rejection of lack of novelty under 'certain conditions' even if they file an application for a patent after disclosing the inventions. This is referred to as the ‘grace period exceptions’. According to the Republic of Korea’s Patent Act, if inventors file an application for a patent ‘within 12 months’ from the date of disclosure of inventions, describes the purpose of claiming grace period exceptions in the patent application, and submit the documentary evidence of claiming grace period exceptions within ‘30 days’ from the date of filing the patent, the inventions is regarded as unknown. In the 2020Hu11479 decision, the Supreme Court had decided based on the provisions, words, and purpose of the grace period exceptions and the divisional applications, even if the applicant did not claim for grace period exceptions while filing the original patent application, if the claim was made in compliance with the due procedure, and the original application was filed within 12 months from the date of publication of the inventions, the effect of the grace period exceptions could be recognized. The 2020Hu11479 decision is significant in that the Supreme Court interpreted the grace period exceptions in a way that can effectively protect the applicant's rights as inventors. It can provide a ‘strong motivation’ for inventors to create another invention. The Supreme Court's policy in the 2020Hu11479 decision is a ‘good policy’ that can contribute to the industrial developments of the Republic of Korea.

국문 초록 (Abstract)

발명자가 자신이 완성한 발명을 ‘자신의 의사로’ 공개하거나, 또는 자신이 완성한 발명이 ‘자신의 의사에 반하여’ 공개된 경우, 발명자는 당해 발명에 대하여 특허권을 받을 수 없다. 그 이유는 당해 발명은 이미 공개되어 일반대중의 공유재산이 되었기 때문이다. 그러나 이러한 경우 발명자가 ‘항상’ 특허권을 받을 수 없게 된다면, 발명자에게 너무 가혹하다. 이에 특허법은 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개한 이후에 특허출원을 하여도, ‘일정 요건’ 하에서 신규성 흠결이라는 거절이유를 극복할 수 있도록 하는 제도를 두고 있다. 이는 ‘공지예외주장제도’라고 칭해진다. 우리 특허법은 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개한 날로부터 ‘12개월 이내’에 특허출원을 하면서, 특허출원서에 공지예외주장의 취지를 기재하고, 특허출원일로부터 ‘30일 이내’에 공지예외주장의 증명서류를 제출하면, 당해 발명은 공지되지 않은 것으로 간주한다는 규정을 두고 있다. 2022년 8월 31일 대법원은 2020후11479 판결에서 공지예외주장제도 및 분할출원제도의 규정, 문언, 취지에 근거하여, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원을 하면서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였고, 원특허출원이 발명의 공개일로부터 12개월 이내에 이루어졌다면, 공지예외의 효과가 인정된다고 판시하였다. 2020후11479 판결은 공지예외규정을 ‘출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호할 수 있는 방향’으로 해석하였다는 점에서 중요한 의의가 있다. 2020후11479 판결에서 대법원이 채택한 법리는 발명자로 하여금 신규성 흠결이라는 거절이유를 분할출원에 대한 공지예외주장을 통하여 극복할 수 있도록 함으로써, 발명자로 하여금 이후 또 다른 발명을 창출할 수 있도록 하는 ‘강한 동기’를 제공할 수 있다. 이는 특허법이 목적으로 하는 혁신을 통한 산업발전에 기여할 수 있다. 결국 2020후11479 판결에서의 대법원의 정책은 우리나라의 산업발전과 경제발전에 기여할 수 있는 ‘좋은 정책(good policy)’이다.