연구논문 : 수직자기기록용 바륨페라이트 박막의 제조방법이 자기 특성에 미치는 영향

나종갑,이택동 ( J . G . Na,T . D . Lee ) 대한금속재료학회 ( 구 대한금속학회 ) 1991 재료.물성 심포지엄 Vol.- No.-

특허의 진보성개념의 발전과 전개 : 반공유의 비극과 효율성

나종갑 한국지식재산학회 2010 産業財産權 Vol.- No.32

In 2007, the U.S. Supreme Court stats that "Granting patent protection to advances that would occur in the ordinary course without real innovation retards progress and may, in the case of patents combining previously known elements, deprive prior inventions of their value or utility" in KSR. The Court worried about the tragedy of anticommons, which makes unefficient use of resources due to too many exclusive rights, by the low level of barrier to patents under CAFC's TSM test which easily allows granting patents to inventors and easily recognizes patent infringement. The requirements for a patent are novelty, nonobviousness and utility in the U.S. The novelty requirement based on the natural rights perspective protects the public from allowing bad patents. The nonobviousness based on the Utilitarian perspective promotes the efficiency and welfare of the public. The U.S. court's view of novelty and nonobviousness deeply stems from the point mentioned above. Historically, the patent requirements evolved from the novelty to the nonobviousness. The case law shows this point:novelty, novelty plus, flash of genius, scrutinize-with-care (synergism), and nonobviousness. The low level of the requirements for patents of post Graham burdens the public under the pro-patent policy by the U.S.Government and the U.S. Courts then the KSR court comes back to the Graham. I argue that the U.S. courts use the nonobviousenss requirement to control the economic efficiency then, the KSR courts try to avoid the tragedy of anticommons by raising the level of obviousness. To do so, I analyze historical developments mentioned in several cases.

營業秘密의 國際産業스파이行爲에 대한 刑事的救濟 : 美國經濟스파이處罰法(EEA)과 不正競爭防止 및 營業秘密保護에관한法律을 中心으로

羅鍾甲 법무부 2006 통상법률 Vol.- No.67

현대사회에서는 과학기술의 발전이 국가의 경쟁력을 결정하고 궁극적으로 국가의 생존문제를 결정하게 되었다. 각국은 경쟁력이 있는 과학기술의 개발을 위하여 많은 노력을 하고 있다. 그러한 노력은 타국의 기술의 모방뿐만 아니라 스파이 행위에 의한 부정한 취득을 포함하고 있다. 국제 산업스파이행위는 최근의 문제는 아니다. 중세 유럽각국은 지적재산권법의 제정을 통하여 국제스파이행위를 장려하기도 하였다. 그러나 스파이 행위를 방지하기 위하여 국제조약은 영업비밀을 보호하기 시작하였다. 그럼에도 불구하고 산업스파이행위는 그치지 않고 있다. 현대에는 기술경쟁력이 국가경쟁력을 좌우하기 때문에 각국은 자신들의 기술을 개발하기 위하여 노력하고 있지만 한편으로는 외국의 기술을 모방하기 위하여 노력하고 있다. 미국에서는 1980년대에 외국의 산업스파이행위를 경험하였다. 미국은 그러한 경험을 통하여 스파이행위에 대한 민사상 구제방법만으로는 효과적인 영업비밀보호가 될 수 없음을 인식하여 1996년 경제스파이처벌법(the Economic Espionage Act of 1996)을 제정하게 된다. 위 법은 외국의 산업스파이 행위에 대하여 효과적으로 대처하기 위하여 체계적인 규정을 하고 있다. 한편 우리나라도 최근에 외국에 의한 스파이행위를 경험하게 되어 영업비밀보호가 중요한 현안으로 되었다. 우리나라에서는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에서 영업비밀침해행위에 대한 형사구제를 하고 있다. 그러나 우리나라의 현행법만으로는 외국의 스파이행위에 대하여 효과적인 영업비밀보호를 하고 있다고 할 수 없다. 따라서 우리도 미국의 1996년 경제스파이법과 같이 영업비밀침해행위에 대한 형사구제에 관하여 체계적인 단행법의 제정이 필요하다고 하지 않을 수 없다. In the current high-tech based society, the development of science and technology provides the nation's competitiveness and finally determines the nation's survival. All of the country in the world drive the development of science and technology providing the competitiveness to themselves. Such effort to develop the science and technology includes not only the research and development of their own but also the spying on other countries' science and technology. the international industrial spying is not the current problem. In the Middle Ages, the European countries enacted the intellectual property acts to spy out neighbor's science and technology, including kidnapping skilled Swedish ironworkers by France. In recent, international treaties provide the protection of trade secrets, which means the protection of trade secrets is not a national problem but an international problem. The U.S. experienced the international spying in the 1980s. Through such experience, the U.S. came to know that only the civil remedy for spying on trade secrets is not enough and thus enacted the Economic Espionage Act of 1996. This act provides a systematic protection for industrial spying on trade secrets. Meanwhile, recently Korea has experienced international industrial spying by neighbors. Therefore, the protection for trade secrets becomes a hot issue. the Unfair Competition and Trade Secrets Protection Act of Korea provides criminal remedies. Compared to the Economic Espionage Act of 1996 of the U.S., however, the Korean acts do not provide a enough protection for the trade secrets from industrial spying. Conclusively, Korea imperatively has to enact or amend a single act for the protection of trade secrets from industrial spying, like the Economic Espionage Act of 1996 of the U.S.

특허의 본질에 관한 연구

나종갑 한국지식재산학회 2005 産業財産權 Vol.- No.17

The rationales of the justification of intellectual property rights have been mainly expounded by utilitarian perspectives. However, the utilitarian perspectives do not provide the adequate justification of intellectual property rights in the current knowledge based society. The justification based on natural right perspectives may provide an alternative solution to the current knowledge based society. Especially Lockean theory among natural right perspectives provides in-depth rationales in the knowledge based society. In this paper, I argue that the distinction between trade secrets and patents are expound by the different feature between the state of nature and the civil society of Locke. Trade secrets can be recognized as the property in the state of nature while patents can be regarded as the property in the civil society. For ideas can be privatized as a form of trade secrets in the state of nature in which laws do not exist; the idea can be privatized as a form of patents in the civil society in which laws exist. This means that the patent as a legal monopoly on ideas in the civil society are a legal device for promoting the social surplus. Conclusively, Locke's theory is based not only on the natural right perspective but on the utilitarian perspective.

영업비밀보호법의 규범적 본질

나종갑 한국지식재산학회 2022 産業財産權 Vol.- No.73

The legality of trade secrets law has been established lately, compared to those of the patent and the copyright. After the industrial revolution, the large scale enterprises and industries needed 새 change the notion of secrecy of trade secrets, from absolute secrecy to relative secrecy. The change inevitably leaded the modification of the legality of the trade secrets law. The absolute secrecy requiring secrecy against all of human in the world is thought of the reflection of the property interest of trade secrets. The rational is that the exclusiveness of property rights of trade secrets requires the exclusively owning trade secrets. However, the relative secrecy substituting the absolute secrecy required the reasonable effort to maintain secrecy instead of the absoluteness of secrecy. The main issue of the trade secrets law now has been focused on the commercial morality of the acquisition of the trade secrets. Then, under the maintaining the reasonable effort to maintain secret for the requirement of the trade secrets protection, there is no proper means of the acquisition of trade secrets even to the reverse engineering. The Korean trade secrets protection act requires the secrecy only, not any effort to maintaining secrecy as the sufficient condition for the protection of trade secrets. However, the law is not reconcile the rational of the general trade secrets law theory. It also provide a bad policy to encouraging invention, discovery and labor, because it encourages the free riding industries. 영업비밀보호법리는 특허나 저작권에 관한 법리보다 상대적으로 늦게 확립되었다. 산업혁명 이후 기업과 산업의 거대화는 영업비밀의 비밀성에 대한 변화를 요구할 수 밖에 없게 되었고, 절대적 비밀성에서 상대적 비밀성으로 변화를 하게 되었다. 절대적 비밀성에서 상대적 비밀성으로의 변화는 영업비밀의 법적 속성에 대하여도 변화를 가져올 수 밖에 없었다. 세상 모든 사람에게 알려지지 않을 것을 요구하던 절대적 비밀성은 그 바탕을 재산권적 속성에서 기인한 것으로 판단되는데, 상대적 비밀성은 절대적 비밀성을 대체하면서 합리적이거나 상당한 노력에 의한 비밀성 유지노력으로 절대적 비밀성을 대체했다. 이로 인하여 영업비밀의 재산권 속성을 침해하였는지 보다는 영업비밀의 취득행위의 적절성 여부, 즉 상도덕적 적절성으로 변화했다. 상대적 비밀성하에서 비밀성을 유지하기 위한 상당한 노력 또는 합리적 노력을 한 경우에는 영업비밀취득의 도덕적 정당성은 존재하지 않는다. 즉 적절한 방법에 의한 역분석도 허용되지 않는다. 우리 영업비밀보호법은 비밀관리성에 대하여 비밀로 유지되면 족한 것으로 규정하고 있으나, 이는 비밀성유지노력을 요구하지 않는 것으로서 상대적 비밀성을 취하는 법리와는 어긋난다. 그 뿐만 아니라 정책적으로도 타당하지 않다. 기술정보나 경영정보의 개발보다는 무임승차를 장려하기 때문이다.

무역위원회의 대물적 관할: 물품 등의 정의와 무체물의 국제거래

나종갑 한국지식재산학회 2023 産業財産權 Vol.- No.74

본 연구는 무역위원회의 지식재산권 침해에 대한 국제불공정무역행위의 관할대상에 대하여 고찰한 것이다. 무역위원회의 관할은 학문적이라기 보다 실무적인 필요에 의하여 고찰 한 것이다. 본 주제는 2022. 12. 16. 무역위원회와 한국지식재산학회의 공동 심포지엄에서 발표한 글에 대하여 주석과 발표시에 토론자들의 토론내용을 반영하여 다시 정리한 것이다. 무역위원회의 지식재산권 침해로 인한 불공정무역행위의 관할은 불공정무역조사법이 아닌 산업통산자원부와 대외무역법상의 “물품등”의 정의에 의하여 정해지기 때문에 무역위원회의 의사가 아닌 산업통상자원부의 필요성에 의해 대외무역법이 개정이 되고, 이에 따라 불공정무역행위의 관할대상이 변경된다는 점에 큰 문제점이 있다. 나아가 전기통신망을 통한 국제거래행위로의 무역행위행태가 변화되고 있으므로 이에 대한 대처가 필요하다.

특허권의 기망적 취득과 그 특허권의 효력 - 정보공개의 원칙과 실시가능기재요건을 중심으로 -

나종갑 한국지식재산학회 2021 産業財産權 Vol.- No.69

최근 공정거래위원회는 대웅제약이 알비스D 특허출원 당시 데이터 를 조작해 특허를 출원한 후 경쟁약품회사의 제네릭 판매를 방해한 행위에 대하여 특허권의 남용을 인정하고 과징금을 부과했다. 특허제도는 특허권자와 사회와의 계약이라는 계약법적 사고하에 실 시가능기재요건(enablement requirement) 등 특허권자에게 특허발명에 대한 정보를 제공할 것을 요구하는 개시의무(the duty of disclosure)와 신의성실의 원칙을 발전시켜 왔다. 특허출원과 유지를 함에 있어서 특 허취득에 중요한 영향을 미치는 정보에 대하여 제출하지 않거나 허위 의 자료를 제출하는 행위는 특허제도의 본질을 위협하는 불공정한 행 위(inequitable conduct)이다. 특허출원과 특허권의 행사에 있어서 불공정한 행위에 대해서 특허법 과 공정거래법은 대응법리를 발전시켜왔다. 실시가능기재요건을 결여 한 경우에는 그 특허를 무효로 해왔고 기망등에 의해서 특허를 취득한 경우에는 그 특허권의 행사는 불공정한 행위로서 그 특허권의 효력을 부인해왔다. 뿐만 아니라 그러한 특허권의 행사는 특허권의 남용으로서 공정거래법 위반으로서 손해배상책임을 부과해왔다. 그런데, 우리 특허법 제42조 제3항은 실시가능기재요건에 대하여 분 명하게 규정하지 않았고, 그로 인하여 취득한 특허에 대해서도 무효심판을 제기할 수 없도록 했다. 우리 특허법에도 실시가능기재요건을 분명히 하고, 이에 대하여 특허무효심판을 제기할 수 있도록 하는 것이 필요하다. Recently, the Korea Fair Trade Commission decided that the Daewoong Pharm. Co., Ltd. falsely obtained a patent and misused it to prevent competitors from selling generic drugs. Under the patent system based upon a contract between the patentee and the public, the enablement requirement, the duty of disclosure requiring the patentee to disclosure the information of invent, and the doctrine of good faith are developed. In the course of the application and prosecution of invents to the Patent Office, non disclosing the material information or false information on the patentabiliy of invents shall be an inequitable conduct. As to the inequitable conduct during the prosecution of patent application and the enforcing the right of patent, the law of patent and the law of unfair trade have developed laws responding to the inequitable conduct. The law or the court declares the patent invalid in the want of enablement requirement. In a case of the falsely obtaining patents, the court development a equitable principle denying the enforcement of patent. In addition, the exercising the patent falsely obtained would trigger a punitive damages under the doctrine of patent misuse. However, Korea Patent Act Section 43 (3) does not clearly stipulate the enablement requirement and then can not bring a patent lacking the meet of the enablement requirement to the invalidation trial of patents because the clause, Section 133 (1) of the Korea Patent Act providing lists of bringing the causes to the the invalidation trial of patents does not include the lack of the enablement requirement and Section 43 (3). It is imperative that Korea Patent Act shall explicitly provide the enablement requirement and the lack of the enablement requirement as the cause of bringing to the the invalidation trial of patents.

일반명칭과 이차적 의미 :자유·재산권·그 한계

나종갑 법조협회 2004 法曹 Vol.53 No.9

재산권의 설정은 재산권자의 자유권의 확대이면서 동시에 타인의 자유권에 대한 제한이다. 일반명칭에 대하여 상표권을 인정한다면 이는 일반인에게 있어서는 자유권의 제한을 가져온다. 일반명칭은 만인의 공유인 재산(publici juris)이므로 그 어느 누구에게도 재산권을 인정할 수 없다. 상표법이 발달한 미국에서는 일반명칭은 상표가 될 수 없다는 점에 대하여는 이미 19세기에 정리가 되었다. 다만 특정인의 상표이었다가 일반명칭화된 경우에는 상표의 이중성을 인정할 수 있다. 다시 말하면 한편으로는 일반명칭으로 사용되면서 다른 한편으로는 상표적으로 사용될 수 있으므로 이러한 경우에 상표적 사용을 계속한다면 상표성을 회복(recapture)할 수 있다. 우리나라에서는 일반 명칭에 대한 재산권화, 즉 상표권의 취득을 인정할 수 있다고 해석하는 견해가 있으나, 우리나라에서도 일반명칭은 원칙적으로 상표가 될 수 없다고 하여야 한다. 이와 같은 해석은 유체물에 대한 재산법이론에 의해서도 설명할 수 있다. 예컨대, 공중의 재산에 대하여는 시효취득을 인정하지 않는 것이다. 공중의 재산은 항상 만인의 필요에 제공되고 있기 때문이다. 일반명칭도 항상 만인의 필요에 제공된다고 할 것이다.

실질적 권리 원칙과 일본의 ‘독점적 통상실시권’ 도그마

나종갑 한국정보법학회 2023 정보법학 Vol.27 No.1

In this article, I discuss the legality of assignment and license agreements with focus on an issue that an exclusive license can stand at a bar in a suit and the tax treatment. An exclusive license of a patent right is a mere license. Under the law of Korea, a licensee may use a patent under a permit to use. It is also true under an exclusive license. Neverless, the Korea court and majority of scholars agree that an exclusive licensee may bring a suit on his own name to a patent inf ringer. It is the reason that the inf ringer inf ringes the exclusiveness of an exclusive licensee. This reason is also alleged as to the trademark right license. However, this interpretation is orginated from the interpreatation in Japan that misunderstands the license is given to one person. The license which is given to a person is just a license which do not have any exclusive right to others. A license is a basic types of a license that aggregates an non-assertion agreement which means not to sue against a licensee and a representation and warranty which represents and warrants that the licensor has a right to license. In the U.S., the Substantial Right Doctrine, which requires transferring a ownership applies to a licensee, a successor provided in 35 U.S.C. 101 (d), who wants to sue. Namely the American court decides on whether the rights of patent owner are transferred to license. However, in Korea, a license is only a permit to use a patent invention. Then it is different from a license under the U.S. law. At the point of those differences, a reason that Korea Patent Act does not expressly provide a right to bring a suit to a mere licensee is a basic license that only permits to use without any violation of law. 본 논문에서는 독점적 통상실시권자가 특허침해소송을 제기할 수 있는지 여부를중심으로 양도, 전용권 및 통상권의 법적 본질에 대하여 소권과 세법상의 취급에 대하여 고찰했다. 특허권의 독점적 통상실시권은 기본적으로 통상실시권에 불과하다. 우리법상 통상실시권자는 실시허락을 받아 실시하는 자에 불과하다. 이는 소위 독점적 통상실시권이 부여된 경우에도 마찬가지이다. 그럼에도 불구하고 우리법원이나다수의 견해는 독점적 통상실시권자에게 특허권 침해로 인한 손해배상청구권을 인정하고 있다. 독점적 통상실시권자의 배타권을 침해하였기 때문에 손해배상청구를 할수 있다는 이유이다. 이러한 논리는 상표권의 통상사용권에 대하여도 같다. 그러나 이와 같은 해석은 일본에서 1인에게만 부여하는 통상실시권의 법적 본질을잘못 이해한 것에서 유래하는 것으로 판단된다. 통상실시권은 통상실시권에 불과하고 1인에게만 부여하는 통상실시권이라고 하더라도 어떠한 독점적 권리를 부여하는것은 아니다. 통상실시권은 미국에서 소송을 하지 않겠다(not to sue)는 것을 의미하는non-assertion agreement를 포함하고, 특허법에 의해 특허권자의 보증이 합쳐진 것이므로 가장 기본적인 라이선스(license)에 불과하다. 일본법이나 우리법은 전용권과 통상권만을 법에서 정하고 있지만, 미국은 라이선스는 주법이 관할하는 계약의 문제로서 라이선스 계약상 부여되거나 이전되는 권리에따라 각 계약마다 다른 성질을 갖게 된다. 미국의 경우 라이선시가 소송을 하기 위해서는 소유자로서의 지위(ownership)가 이전되어야 한다는 실질적 권리원칙(Substantial Right Doctrine)이 적용된다. 즉 미국 법원은 라이선시에게 소송을 할 수 있는 권리자로서의 지위가 승계(successor)되었는지 여부에 의해서 판단한다. 단지 허락(permit)에불과한 우리법상의 통상권과는 그 license의 개념이 다르다. 그와 같은 차이에서 보면우리법에 명시적으로 통상권자에게 소권을 부여하지 않은 것은 통상권은 기본적인라이선스에 불과하기 때문이라고 할 것이다. 독점적 통상권도 통상권에 불과하므로소송에 관한 권리가 없다고 하여야 한다.

나쁜 지적재산권의 재림 (II) - 대법원 2015.5.21. 선고 2014후768 전원합의체판결 -

나종갑 한국지식재산학회 2020 産業財産權 Vol.- No.64

The methods for treatment of the human body by medicine is basically a natural phenomena. Therefore they are not patentable under the Korea Patent Law without any cause. Nevertheless, the Korea Supreme Court decided The methods for treatment of the human body by medicine are patentable subject matter with emphasis on the effort and invested capital to get the data for the methods. To be patentable subject matter, there must be an invention using the law of nature. First of all, the Court might examine the application of the law of nature. That the law of nature is not a patentable subject matter seems a thesis. The thesis is not only based on the Utilitarian philosophy but also fundamentally on Lockean philosophy. Locke provides the justification of the privatization to the value by labour. However, he also provides a proviso of the justification that there is enough and as good left to other commoners. The law of nature is sole left to humans. The nature cannot be privatized. The privation of the nature would be violate the proviso. With application of the law of nature and addition of value, it can be privatized and patented. Robert Nozick, a Lockean philosopher, supporting the theory of Lockean property theory provides the weak proviso, that is lost of the future opportunity and the strong proviso, that is lost of the past liberty and argues that the weak proviso is not violate the Lockean proviso, enough and as good left. The bad intellectual property which make the past liberty that humans enjoy lose violates the proviso, enough and as good left. The methods for treatment of the human body by medicine and the use patents are different each other. The use patent is conferred to new things newly invented. However, The methods for treatment of the human body by medicine is not invented because it is followed by the invention of medicine. Nevertheless, the Supreme Court of Korea treats both equally for patentable subject matters. The use patent and the methods for treatment of the human body by medicine are differentiated respectively. The Supreme Court of Korea need to consider the fundamentals and philosophies of the intellectual property law. The starting point of the intellectual property law is the considering the fundamentals and philosophies of the intellectual property law. 인간의 질병의 치료를 위한 의약의 용량·용법은 원칙적으로 자연현상에 불과하다. 따라서 인간의 질병의 치료를 위한 의약의 용량·용법은 특별한 사정이 없는 한 특허를 받을 수 없다. 그럼에도 불구하고 우리 대법원은 노력과 자본이 투자되었다는 이유로 의약의 용량·용법에 대하여 특허요건을 심사하여 특허를 부여할 수 있도록 했다. 특허를 받기 위해서는 자연법칙을 이용한 발명이어야 함에도 불구하고 자연법칙의 이용성에 대한 검토는 이루어지지 않았다. 특허는 자연법칙 그 자체에 대해서는 부여할 수 없다. 이는 특허법의 명제라고 할 수 있다. 이러한 명제는 실용주의적 입장 뿐만 아니라 근본적으로 로크의 철학에서 기원한다. 로크는 자연상태 자체가 아닌 자연에 가한 가치있는 노동의 결과물에 대하여 재산권을 인정했지만, 재산권을 취득하기 위해서는 충분하고 동등하게 남겨둘 것이라는 단서를 충족해야 한다. 자연법칙은 유일한 것으로서 자연상태 그 자체이어서 사유화가 될 수 없고, 사유화는 충분하고 동등하게 남겨둘 것이라는 단서를 위반할 수밖에 없다. 따라서 자연법칙을 이용하여 새로운 가치를 창조하여야 사유화를 할 수 있다. 로크이론의 지지자인 로버트 노직은 로크이론을 강화시켰는데 그는 로크의 충분하고 동등하게를 장래 기회의 상실과 과거 자유의 상실로 나누어 장래 기회의 상실은 충분하고 동등하게 단서를 위반한 것으로 보지 않는다. 과거 자유의 상실하게 하는 나쁜 지적재산권은 충분하고 동등하게 남겨둘 수 없다는 조건을 위반하게 된다. 인간의 질병의 치료를 위한 의약의 용량·용법은 용도발명과도 다르다. 용도발명은 발명된 것이지만 의약의 용량·용법은 의약에 따르는 자연현상에 불과하다. 그럼에도 불구하고 대법원은 용도발명과 같이 취급하고 있다. 따라서 용도발명과 의약의 용량·용법은 구별하여야 하는 것이다. 우리 대법원은 지적재산권에 관한 철학에 대한 성찰이 필요하다. 지적재산권 철학은 지적재산권의 출발점이 된다.